Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2022 г. по делу N СИП-20/2022
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2022 года.
Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2022 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,
судей - Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Борисовой А.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd (rm 2013-12, 2/F, North Block 6, Polyacer E-Commerce Industrial Centre 238 Rd, Shantou, Guangdong, China) к иностранному лицу FERRERO SpA (Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 Alba, Cuneo, Italia) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 382808 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.
На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
В судебном заседании приняли участие представители:
от иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd - Каримов Д.А. (по доверенности от 13.08.2021);
от иностранного лица FERRERO SpA - Озолина И.Г., Коломыцева Ю.М. (по совместной доверенности от 31.05.2021).
Роспатент извещен о дате и времени судебного заседания, явку представителя в суд не обеспечил.
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
иностранное лицо Guangdong Funway Food Co., Ltd (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу FERRERO SpA о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 382808 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.
На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
Истец в обоснование заинтересованности указывает, что он лицензированной торгово-производственной компанией, имеющей резидентство на территории Китайской Народной Республики, самостоятельно производящее потребительские товары, в том числе на которые нанесены наименования, признанные элементами товарного знака, о прекращении правовой охраны которого просит иностранная компания. Истец также указывает, что потребительские товары реализуются в том числе в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВостокЭкспорт", выполняющего функции централизованного импортера для торговой сети "Светофор".
В обоснование исковых требований компания указывает на использование обозначения "СЮРПРИЗ" в настоящее время для своих товаров изделий из шоколада, печенья с игрушкой-сюрпризом, реализуемых через своих партнеров на территории Российской Федерации.
Компания также указывает, что несколько партий его товара, арестованы на территории Российской Федерации в связи с привлечением партнера компании к административной ответственности на основании того, что на товаре присутствуют обозначения "СЮРПРИЗ", которые сходны до степени смешения с товарным знаком истца.
В обоснование исковых требований компания ссылается на то, что ответчик, являясь спорного товарного знака, не использует его, а на направленное в его адрес в порядке статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предложение не ответил.
Ответчик представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, в котором указывает следующее.
По мнению ответчика, довод компании о том, что она не получила ответ на предложение заинтересованного лица является неверным, поскольку представители ответчика в связи с получением предложения заинтересованного лица сразу же направили в адрес истца по электронной почте уведомление о намерениях сократить перечень товаров по электронной почте 13.01.2022.
В ответ на отзыв ответчика на исковое заявление компания представила в материалы дела 13.05.2022 возражения на отзыв ответчика, в которых приводит следующие доводы.
Компания также подтвердила, что она ознакомилась с отзывом ответчика, который представлен в дело, и подтверждает, что в результате частичного удовлетворения предложения заинтересованного лица ответчиком, ответчик подал заявления о внесении изменений в государственный реестр товарных знаков Российской Федерации и в свидетельство на спорный товарный знак, его перечень товаров 30-го класса МКТУ сокращен до товара "кондитерские изделия".
Компания также указывает, что она обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковыми заявлениями по делу N СИП-30/2022 о прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 551073 в отношении части товаров 28, 30-го классов МКТУ вследствие его неиспользования и делу N СИП-47/2022 о прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 689359 в отношении части товаров 29, 30-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.
Компания указывает, что к заявлениям приложены документы представителей ответчика, представленные в настоящее дело, и подтверждающие их полномочия, с указанием на то, что они принимают участие в названном деле.
Вместе с тем компания указывает, что определениями председателя Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2022 в ускорении рассмотрения дел было отказано, в том числе со ссылкой на то, что "названные копии документов не могут достоверно свидетельствовать об уполномоченных лицах филиала, представительства или представителях ответчика по настоящему делу.
Компания указывает, что из указанных документов не представляется возможным достоверно установить местонахождения предполагаемых представителей ответчика на территории Российской Федерации, а адрес для направления корреспонденции, указанный в отзыве, поданном в рамках дела N СИП-20/2022, не может быть принят в качестве доказательства местонахождения уполномоченных представителей ответчика на территории Российской Федерации.
На основании вышеизложенного, компания пришла к выводу о том, что полномочия представителей ответчика не подтверждены материалами дела.
В обоснование возражений на отзыв ответчика компания указывает, что представленные ответчиком доказательства в обоснование использования спорного товарного знака, приложенные к отзыву на исковое заявление истца, свидетельствуют об использовании ответчиком других зарегистрированных товарных знаков.
Компания также указывает, что ответчик продает кондитерские изделия из своей популярной товарной линейки "Киндер", что прямо подтверждается информационным поиском принадлежащих ему товарных знаков - слова "Сюрприз" / "Surprise", "Delice", "Maxi", "Шоколад" и другие в сочетании с базовым брендом "Киндер" используются исключительно для обозначения отдельных товаров данной линейки и не имеют самостоятельного значения, а значит, не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству N 382808.
Компания ссылается на то, что ответчик 50 лет назад еще в 1970-м году с самым ранним приоритетом зарегистрировал обозначение "KINDER" в отношении товаров 30 класса МКТУ, после которого начал регистрировать обозначения исключительно в неразрывном словосочетании со словом "Киндер", как в отношении товаров 28 класса, так и 30 класса МКТУ.
Компания полагает, что ответчик не производит и не реализует кондитерские изделия, на которых бы использовался спорный товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, без изменений, влияющих на существо этого товарного знака.
По заказу компании подготовлено заключение от 31.03.2022 N СО-СО-3103/22-01 по результатам проведенного с 14.02.2022 по 29.03.2022 социологического опроса, в результате которого установлено, что подавляющее большинство потребителей отмечает, что не видели товаров, продающихся в упаковке с обозначением, состоящим только из одного слова "СЮРПРИЗ" или "SURPRISE" без стилизации надписи и без добавления к нему других слов, а следовательно, такие товары им не известны.
Компания указывает, что согласно социологическому опросу подавляющее большинство потребителей указали, что не могут по обозначению "СЮРПРИЗ" / "SURPRIZE" определить производителя, использующего его для индивидуализации своей продукции.
Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.
В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования по мотивам, изложенным в исковом заявлении и письменных возражениях на отзыв ответчика.
Представители ответчика возражали против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и письменных объяснениях.
Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.
Вместе с тем при подготовке дела к судебному разбирательству от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением в его адрес судебного акта.
Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 382808 был зарегистрирован 06.07.2009 с приоритетом от 30.05.2008 по заявке N 2008717118 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.".
Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, неиспользование правообладателем этого товарного знака, компания направила по юридическому адресу ответчика и указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации адресу для переписки предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.
Компания, не получив ответ на направленное им предложение заинтересованного лица, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.
Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 уточнение истца удовлетворено судом в следующей редакции: "Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 382808 от 06.07.2009 вследствие его неиспользования в отношении следующих товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован: 30 класс МКТУ - кондитерские изделия".
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него, представленных в материалы дела дополнениях по делу, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для отказа в удовлетворении исковых требований в связи со следующим.
Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Компанией соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением заинтересованного лица от 15.10.2021, кассовыми чеками, отчетом об отслеживании (том 1, лист дела 16-18).
В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.
Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".
Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.
Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.
Как верно указывает компания, иск обоснован неиспользованием спорного товарного знака со словесным обозначением "СЮРПРИЗ", а заинтересованность компании обусловлена, в том числе конфискацией его товаров по делам N А32-56264/2020, N А32-3087/2021 и N А32-28515/2021, в рамках которых рассматривался спор о привлечении импортера товаров к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в связи с незаконным использованием указанных товарных знаков.
Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность, так как он также осуществляет использование обозначения "СЮРПРИЗ" в настоящее время для своих товаров изделий из шоколада, печенья с игрушкой-сюрпризом, реализуемых через своих партнеров на территории Российской Федерации.
Кроме того истец представил следующие документы: отчет о публичной кредитоспособности Guangdong Funway Food Co., Ltd. (ООО Гуандун Фаньвэй Шипинь) с нотариальным переводом и легализацией; регистрационная форма участника внешнеторговой деятельности компании с нотариальным переводом и легализацией; лицензия на ведение хозяйственной деятельности с нотариальным переводом и легализацией; лицензия на продовольственный бизнес с нотариальным переводом и легализацией; технологическая карта производства продукции N 1; технологическая карта производства продукции N 2; договор от 24.10.2019 N 10 на поставку продукции; генеральное соглашение от 15.01.2020 N 1 о собственности на товар; заключение от 31.03.2022 N СО-СО-3103/22-01 по результатам проведенного с 14.02.2022 по 29.03.2022 социологического опроса среди 1500 жителей Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше - потребителей товаров 28, 29 и 30 классов МКТУ, а именно: игрушек, елочных украшений, яиц, молока, масла, пищевых жиров, какао, муки, кондитерских изделий, шоколада, сахара, сиропа из патоки.
Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.
Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.
При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (15.10.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 15.10.2018 по 15.10.2021 включительно.
В обоснование довода об использовании спорного товарного знака ответчиком представлены: товарные накладные с ООО "АКВАТЭРРА" от 22.10.2018, 13.04.2020, 22.06.2020 и 13.10.2021; товарная накладная с ООО "Нижегородская Логистическая компания" от 27.11.2018; товарная накладная с ООО "МАРР РУССИЯ" от 26.12.2018; товарные накладные с ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ФУД ТРЭЙД" от 10.01.2019, 21.03.2019, 19.05.2020, 17.09.2020 и 13.08.2020; товарная накладная с ООО "Свит Лайф Фудсервис" от 26.02.2019; товарные накладные с ООО "ЭВЭНКС" от 29.04.2019, 27.06.2019, 24.12.2020, 20.01.2021, 11.03.2021 и 03.06.2021; товарная накладная с ИП Булатов Ахмед Батталович от 15.05.2019; товарные накладные с ООО "Компаньон" от 13.07.2019, 20.12.2019, 14.02.2021 и 24.04.2021; товарные накладные с ООО "Диалог" от 15.08.2019, 25.11.2019, 20.07.2020 и 21.09.2020; товарная накладная с ИП Базяка Олег Алексеевич от 19.09.2019; товарная накладная с ООО "Сладкая жизнь плюс" от 18.10.2019; товарная накладная с ООО "Шамса-Боттлерс от 09.01.2020; товарные накладные с ООО "НЕО-ТРЕЙД" от 23.02.2020 и 26.08.2020; товарная накладная с ООО "Эником" от 13.03.2020; товарные накладные с ООО "ОПТИУМ ЛОГИСТИК" от 31.07.2020; Товарная накладная с ОП ООО "Сервико" от 28.09.2020; товарная накладная с ООО "КОНТИНЕНТ" от 20.11.2020; товарная накладная с ООО "Владторг" от 30.04.2021.; декларация от 18.07.2019; декларация от 12.09.2017; декларация на товары от 24.10.2019 на поставку 2640 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO ARDENNES S.A., декларация на товары N 10131010/111021/0676195 от 11.10.2021 на поставку 1848 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L., декларация на товары от 13.10.2021 на поставку 1848 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI.; Декларация на товары от 15.10.2020 на поставку 288 коробок фигурного молочного шоколада "Kinder СЮРПРИЗ" и 1176 коробок яиц "Kinder СЮРПРИЗ" из молочного шоколада, декларация на товары от 21.10.2020 на поставку 2640 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, письмо ЗАО "Ферреро Руссия" об объемах продаж яиц Kinder СЮРПРИЗ; фотографии кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ" в розничных магазинах; распечатка данных о содержании канала Kinder Russia на ресурсе YouTube и рекламных видеороликах; консолидированный отчет по состоянию на 31 августа 2019 г. Ферреро Интернешнл С.А., фотографии упаковки кондитерского изделия "Kinder СЮРПРИЗ".
При этом ответчик отмечает, что им выполнена часть требований в отношении прекращения правовой охраны спорного товарного знака для части товаров и подано заявление о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации и в свидетельство на спорный товарный знак, в результате перечень спорного товарного знака сокращен до следующих товаров: "кондитерские изделия".
В обоснование довода об использовании спорного товарного знака ответчик ссылается на то, что спорный товарный знак широко и давно используется в Российской Федерации для кондитерских изделий под контролем правообладателя, в частности, использовался в рассматриваемый период (с 15.10.2018 по 15.10.2021).
Ответчик указывает на то, что входит в группу компаний "Ferrero", продукция которой широко известна как в России, так и по всему миру.
Как указывает ответчик в отзыве на исковое заявление, компании группы "Ferrero" производят и продают, в том числе в России, кондитерские изделия, а также однородные им товары с использованием принадлежащих им товарных знаков.
Ответчик указывает, что спорный товарный знак интенсивно используется на территории Российской Федерации при введении в оборот кондитерских изделий, в частности, фигурного молочного шоколада с внутренним молочным слоем "Kinder СЮРПРИЗ", яиц "Kinder СЮРПРИЗ" из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри, которые разработаны компанией Ферреро С.п.А. и которые сейчас производятся различными компаниями, входящими в группу "Ferrero".
В обоснование довода об использовании спорного товарного знака ответчик указывает, что яйцо "Kinder Сюрприз" из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри производится, в том числе, компанией ЗАО "Ферреро Руссия" на территории Российской Федерации, что подтверждается декларациями соответствия, представленными в материалы дела (том дела 1, лист дела 83).
Ввоз закрытым акционерным обществом "Ферреро Руссия" (далее - общество "Ферреро Руссия" в Российскую Федерацию кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ", произведенных различными иными компаниями-производителями, входящими в группу компаний "Ferrero", подтверждается таможенными декларациями, представленными в материалы дела.
Согласно представленному в материалы дела ответчиком письму от общества "Ферреро Руссия" объемы продаж яиц Kinder СЮРПРИЗ в рассматриваемый период с 15 октября 2018 по 15 октября 2021 года по России составили 625 705 812 штук (том дела 1, лист дела 115).
Ответчик в обоснование довода об использовании спорного товарного знака также обоснованно ссылается на наличие кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ" разных серий в магазинах розничной продажи, а также на то, что внешний вид упаковок кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ" подтверждается приложенными фотографиями.
Как верно указал ответчик, фигурный молочный шоколад с внутренним молочным слоем "Kinder СЮРПРИЗ" и яйцо "Kinder СЮРПРИЗ" из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри относятся к кондитерским изделиям, что подтверждается в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), где указывается, что в товарную позицию 1806 включаются "кондитерские изделия из сахара, содержащие какао".
К товарной позиции (1806 90) относится "шоколад и изделия из него". В представленных таможенных декларациях в графе 33 указан следующий код товара: 1806 90 390 0. То есть, фигурный молочный шоколад с внутренним молочным слоем "Kinder СЮРПРИЗ" и яйцо "Kinder СЮРПРИЗ" из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой являются частным случаем кондитерских изделий.
Ответчик в обоснование довода об использовании спорного товарного знака также ссылается на сопровождение фактов введения в гражданский оборот продукции, маркированной спорным товарным знаком, обширной рекламной кампанией. Например, размещенный ролик, опубликованный 24.09.2020 "Kinder Сюрприз - Оживи игрушки в Applaydu!", набрал более 4 800 000 просмотров, а размещенный ролик "Новый год приходит с Kinder", опубликованный 25.11.2019, набрал более 1 400 000 просмотров.
Ответчик обращает внимание суда на то, что в рассматриваемый период кондитерские изделия "Kinder СЮРПРИЗ", на которых используется обозначение "СЮРПРИЗ", активно рекламировались, в частности, в сети Интернет. При этом на сайте YouTube создан специальный канал Kinder Russia, где публикуются различные рекламные ролики.
Таким образом, представленные документы, а также объемы продаж позволяют сделать вывод о фактическом использовании спорного товарного знака ответчиком в отношении товара, для которого зарегистрирован товарный знак.
Ответчик также ссылается на то, что спорный товарный знак используется на территории Российской Федерации для тех товаров, для которых он зарегистрирован в настоящее время - "кондитерские изделия".
В обоснование довода о том, что спорный товарный знак используется в Российской Федерации под контролем правообладателя, ответчик правомерно указывает на то, что кондитерские изделия в том числе содержащие обозначения "Kinder СЮРПРИЗ" производятся несколькими компаниями, входящими в группу компаний "Ferrero", в частности, обществом "Ферреро Руссия"; функции по обеспечению дистрибуции кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ" с использованием обозначения "СЮРПРИЗ" на территории Российской Федерации также осуществляются обществом "Ферреро Руссия", входящей в группу компаний "Ferrero"; консолидированным отчетом Ферреро Интернешнл С.А. подтверждается, что компании-производители кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ" FERRERO ARDENNES S.A., FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L., FERRERO POLSKA SP.Z O.O., общество "Ферреро Руссия" и компания-правообладатель спорного товарного знака FERRERO S.p.A. входят в одну группу компаний "Ferrero" (том дела 2, листы дела 150-161).
Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорного товарного знака, пришел к выводу о доказанности ответчиком использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица.
Довод истца о том, что прибавление элемента "Киндер" меняет существо товарного знака отклоняется судебной коллегией как несостоятельный.
Как отмечено в пункте 164 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.
Продукция группы "Ferrero" производится в соответствии с единым стандартом качества в рамках единого корпоративного контроля. Товарный знак "СЮРПРИЗ" по свидетельству Российской Федерации N 382808 используется именно в том виде, в каком ему предоставлена правовая охрана.
Как верно указал ответчик, он использует спорный товарный знак на своем товаре, и это использование очевидно не является притворным.
При этом спорный товарный знак - словесный элемент "СЮРПРИЗ" присутствует во всех представленных ответчиком доказательствах.
Судебная коллегия учитывает, что закон не запрещает использование правообладателем на товарах и при оказании услуг нескольких принадлежащих ему товарных знаков.
Поэтому на товарах ответчика-правообладателя используется ряд товарных знаков, некоторые из которых указывают на серию товара (Kinder, красная волна на белом фоне с каплями и т.п.), а некоторые - индивидуализируют именно товар (СЮРПРИЗ, BUENO, PINGUI и пр.).
Так, ответчик ссылается на то, что сходный вопрос разрешен судом в отношении продукции "BUENO" серии "Kinder", и правообладатель в построении своей стратегии использования товарных знаков, учитывал этот подход. В частности, в постановлении суда от 30.09.2009 по делу N А40-8950/09-67-105 суд указал, что судом установлено и материалами дела подтверждается, что эти кондитерские изделия (шоколадный батончик) имеют форму (дизайн), повторяющую спорный товарный знак, кроме того, на упаковке этого товара также имеется изображение товарного знака в совокупности с другими изобразительными элементами, что совершенно не исключает наличия на упаковке товара изображения спорного товарного знака. Факт размещения изображения спорного товарного знака на товаре является очевидным. На упаковке батончика "Kinder Bueno" имеется цветное изображение товарного знака N 665564 в виде шоколадного батончика, изображенного в другом ракурсе с частичным незначительным наложением на него других элементов. При этом суд первой инстанции правомерно посчитал, что заявитель подтвердил использование товарного знака N 665564 в отношении своей продукции в спорный период".
Судебная коллегия считает, что использование спорного товарного знака в совокупности с товарным знаком "KINDER" и иными товарными знаками ответчика не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану. При этом основную индивидуализирующую функцию товаров, для индивидуализации которой используется обозначение "Kinder СЮРПРИЗ", выполняет элемент "СЮРПРИЗ", поскольку указывает на конкретную продукцию, входящую в линейку "Kinder".
При этом ответчик указывает, что сходная правовая позиция изложена в судебных актах по делу N СИП-883/2018, в частности в постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2019 по указанному делу.
Судебная коллегия соглашается с доводом ответчика о том, что представленное истцом заключение по результатам проведенного социологического опроса не опровергает выводы ответчика об использовании оспариваемого товарного знака, а направлено на оспаривание различительной способности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 382808 "СЮРПРИЗ".
Судебная коллегия считает, что вопросы, заданные респондентам, направлены на разрешение вопроса о широкой известности оспариваемого товарного знака, что не является надлежащим доказательством при оспаривании использования товарного знака ответчика и не опровергает представленное ответчиком подтверждение использования товарного знака.
Как правильно указал ответчик, опрос имел бы непосредственное отношение к настоящему делу, если бы потребителям показали товарный знак "СЮРПРИЗ", а затем показали бы ряд различных товаров, среди которых был бы спорный товар, и попросили бы выбрать товары, на которых товарный знак "СЮРПРИЗ" размещен.
Вывод в заключении о том, что подавляющее большинство российских потребителей не видели товаров, продающихся в упаковке с обозначением, состоящим только из одного слова "СЮРПРИЗ" или "SURPRISE" без стилизации надписи и без добавления к нему других слов, не противоречит представленным доказательствам, поскольку ответчик использует спорный товарный знак в комбинации с другими знаками, и не опровергает доводы ответчика о надлежащем использовании знака.
При этом судебная коллегия пришла к выводу о том, что приведенные в возражении истцом судебные акты не имеют отношение к настоящему спору. Выводы суда по делам N СИП-1092/2020 и СИП-745/2021 относятся к ситуациям, когда правообладатель на товарах и/или при оказании услуг использует обозначение в ином алфавите, чем зарегистрированный товарный знак.
Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.
Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам в рассматриваемом деле исходит из того, что использование спорного товарного знака ответчиком подтверждается совокупностью доказательств, каждое из которых не опровергнуто истцом документально, и в том числе учитывает, что истец, в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о фальсификации представленных ответчиком доказательств не заявлял.
Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак "СЮРПРИЗ" по свидетельству Российской Федерации N 382808 широко используется для кондитерских изделий под контролем правообладателя, в том числе, в том виде, как он зарегистрирован.
С учетом изложенного, оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что применительно к настоящему спору ответчиком доказано использование спорного товарного знака.
При таких обстоятельствах, несмотря на доказанность истцом заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 382808 удовлетворению не подлежат.
Поскольку оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на истца в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам
РЕШИЛ:
в удовлетворении искового заявления иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd (rm 2013-12, 2/F, North Block 6, Polyacer E-Commerce Industrial Centre 238 Rd, Shantou, Guangdong, China) к иностранному лицу FERRERO SpA о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 382808 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования отказать.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий судья |
Д.А. Булгаков |
Судья |
Ю.В. Борисова |
Судья |
Е.Ю. Пашкова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2022 г. по делу N СИП-20/2022
Текст решения опубликован не был
Хронология рассмотрения дела:
22.12.2022 Постановление Суда по интеллектуальным правам N С01-2098/2022
14.10.2022 Определение Суда по интеллектуальным правам N С01-2098/2022
28.09.2022 Решение Суда по интеллектуальным правам N СИП-20/2022
20.07.2022 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-20/2022
30.06.2022 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-20/2022
19.05.2022 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-20/2022
15.03.2022 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-20/2022
15.02.2022 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-20/2022
18.01.2022 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-20/2022