Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2022 г. N С01-1507/2022 по делу N СИП-865/2021 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения иностранного лица против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку возражение истца рассмотрено Роспатентом в отсутствие надлежащей оценки его доводов, которые имеют значение для исхода спора, а также без надлежащей мотивированности выводов, положенных в основу принятого решения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2022 г. N С01-1507/2022 по делу N СИП-865/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 3 октября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 октября 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы иностранного лица Nelovia LTD (George Katsounotos, 6, 3036, Limassol, Cyprus, регистрационный номер HE 360710), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и акционерного общества "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл., 665462, ОГРН 1023802140240) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2022 по делу N СИП-865/2021

по заявлению иностранного лица Nelovia LTD о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения поступившего 30.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 724346, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности прекратить полностью правовую охрану названного товарного знака либо повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод".

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Nelovia LTD - Ганзер А.Э. (по доверенности от 04.08.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-383/41);

от акционерного общества "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" - Робинов А.А. и Токарева Е.Ю. (по доверенности от 19.07.2022 N 07-22), Близнецова Е.С. (по доверенности от 25.04.2022 N 04-22).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Nelovia LTD (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения от 30.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 724346, об обязании Роспатента прекратить полностью правовую охрану названного товарного знака либо повторно рассмотреть возражение компании против предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2022 требования компании удовлетворены: решение Роспатента от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения компании от 30.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 724346 признано недействительным как не соответствующее требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение компании.

Не согласившись с принятым решением, компания, Роспатент и общество обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 27.05.2022 выводов суда первой инстанции установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального и процессуального права, просят отменить названный судебный акт и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом компания не согласна с решением суда первой инстанции в части отказа в признании недействительным ненормативного правового акта не соответствующим положениям пункта 1 статьи 10, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), а Роспатент и общество - в части тех требований, которые удовлетворены.

Компания представила отзыв на кассационные жалобы административного органа и общества, в котором указала на необоснованность изложенных в ней доводов.

В свою очередь Роспатент и общество направили письменные объяснения и отзыв соответственно на кассационную жалобу компании, в которых просили отказать в ее удовлетворении.

В судебное заседание явились представители общества Робинов А.А. и Близнецова Е.С.

Представители компании, Роспатента и представитель общества Токарева Е.Ю. приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители компании, Роспатента и общества выступили по доводам, изложенным в своих кассационных жалобах, просили их удовлетворить.

Представитель компании возражал против удовлетворения кассационных жалоб Роспатента и общества, представители которых просили признать необоснованными доводы компании.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 724346 (дата регистрации - 21.08.2019, дата приоритета - 24.12.2018, дата истечения срока действия исключительного права - 24.12.2028; далее - спорный товарный знак), зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса "препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; медикаменты; препараты химические для фармацевтических целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания 30.12.2020 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным несоответствием регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3, подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также статье 10 данного Кодекса и статье 10.bis Парижской конвенции, в отношении всех товаров 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован.

В обоснование возражения компания привела следующие доводы:

податель возражения обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 338350 "", N 432514 "", N 432991 "", зарегистрированные ранее спорного товарного знака в отношении среди прочего товаров 5-го класса МКТУ, являющихся тождественными и однородными тем, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку;

компания является с 2010 года единственным участником организации, занимающейся производством 110 лекарственных препаратов и одной фармацевтической субстанции и являющейся держателем 103 регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, в том числе средства "Трекрезан" (регистрационное удостоверение от 06.11.2009 N ЛСР-008909/09), продвижением которого она активно занималась с 2018 года с помощью рекламных роликов, распространяемых в сети Интернет;

спорный товарный знак не только сходен с товарными знаками компании при сравнении словесных элементов по фонетическому, графическому и семантическому критериям, но и зарегистрирован для маркировки лекарственных средств, т.е. для использования на рынке фармацевтической продукции, в связи с чем имеется высокая вероятность смешения данных средств индивидуализации в глазах потребителя;

спорный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, так как лекарственный препарат "ТРЕКРЕЗОЛИД" может быть воспринят в качестве товара, выводимого на рынок той же организацией, которая выпускает средства "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN";

общество неоднократно совершало действия, направленные на паразитирование на репутации известных принадлежащих иным лицам торговых наименований лекарственных средств (заявка от 07.02.2019 N 2019704744 на регистрацию обозначения "ФЕНАЗЕПТИН", сходного с товарными знаками "ФЕНАЗЕПАМ" / "Феназепам" / "PHENAZEPAMUM"; заявка от 16.04.2019 N 2019717849 на регистрацию обозначения "ЛЕВОМИСЕПТ", сходного с товарным знаком "ЛЕОСЕПТ"; заявка от 19.04.2019 N 2019718680 на регистрацию обозначения "ОТИТОНОЛ", сходного с товарными знаками "ОПАТАНОЛ" / "OPATANOL"), но Роспатент отказал в регистрации соответствующих обозначений в качестве товарных знаков;

действия общества по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, свидетельствуют о незаконном использовании различительной способности, о репутации средств индивидуализации компании и о причинении ей вреда.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения и оставил в силе правовую охрану спорного товарного знака.

Административный орган признал компанию заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны спорного товарного знака по подпункту 1 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и счел, что пятилетний срок для подачи возражения о нарушении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 того же Кодекса не истек.

Проанализировав перечни товаров 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, Роспатент установил их идентичность либо однородность и отметил, что это является очевидным и не опровергается обществом.

По результатам сравнительного исследования спорного и противопоставленных товарных знаков административный орган выявил между ними отличия по фонетическому и визуальному критериям и констатировал, что данные товарные знаки не ассоциируются друг с другом.

С точки зрения Роспатента, индивидуализирующие словесные элементы каждого товарного знака "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" являются фантазийными, а потому административный орган сделал вывод о невозможности сопоставления товарных знаков по семантическому критерию.

Роспатент отклонил аргументы компании о соответствии сравниваемых обозначений требованиям Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10.10.2005 (далее - Методические рекомендации), и о том, что выдача Министерством здравоохранения Российской Федерации регистрационных удостоверений на лекарственные препараты с торговыми названиями "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "ТРЕКРЕСИЛ", имеющих одинаковое назначение и действующее вещество, свидетельствует об отсутствии их смешения в гражданском обороте.

Наряду с этим административный орган принял во внимание результаты подготовленного Лабораторией социологической экспертизы опроса общественного мнения федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук", в котором респонденты указали на то, что не ассоциируют друг с другом обозначения "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN".

Вместе с тем Роспатент критически оценил представленный компанией социологический опрос, выполненный автономной некоммерческой организацией Аналитический центр Юрия Левады (АНО "Левада-Центр"), и признал необоснованными доводы о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении способности спорного товарного знака ввести в заблуждение по поводу производителя товара (лекарственного препарата) административный орган счел недоказанным наличие соответствующего ассоциативного ряда, возникающего при восприятии данного товарного знака.

Документы компании, касающиеся наличия в гражданском обороте лекарства "ТРЕКРЕЗАН", информации о нем в сети Интернет, рекламы на телевидении, а также упомянутый выше социологический опрос АНО "Левада-Центр", по мнению Роспатента, не подтверждают доводы о противоречии спорного товарного знака норме подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Аргументы подателя возражения о несоответствии спорного товарного знака требованиям статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции административный орган не оценивал, сославшись на отсутствие у него компетенции устанавливать факты злоупотребления правом и/или недобросовестной конкуренции.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 20.05.2021, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным.

Содержание поданного в суд первой инстанции заявления компании, по существу, совпадает с текстом направленного в административный орган возражения.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие данного акта требованиям законодательства.

При проверке законности оспариваемого решения суд первой инстанции руководствовался положениями пунктов 3 и 4 статьи 1, статьи 10, подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483, подпункта 1 пункта 2 статьи 1512, пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции, Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), пунктов 37, 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), принял во внимание положения пунктов 136, 138, 162, 169, 170, 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с применением судами антимонопольного законодательства", пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39).

Суд первой инстанции счел, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят административным органом в пределах предоставленных ему полномочий.

Проверяя выводы Роспатента о соответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и об отсутствии у него способности вводить потребителя в заблуждение по поводу производителя товаров 5-го класса МКТУ (лекарственных препаратов), суд первой инстанции исходил из того, что на основании доводов возражения определяющее значение имеет установление факта осведомленности потребителя о существовании используемых компанией обозначений и ассоциации маркированных ими товаров именно с компанией.

Вместе с тем из содержащейся в Государственном реестре товарных и знаков обслуживания Российской Федерации общедоступной информации суд первой инстанции установил, что компания стала правообладателем противопоставленных товарных знаков 12.10.2020, т.е. значительно позднее 24.12.2018 - даты приоритета спорного товарного знака, а лицензионный договор, по которому компания предоставила созданному ей же обществу исключительную лицензию на использование своих товарных знаков, зарегистрирован только 16.06.2021.

Аналогичным образом суд первой инстанции оценил ссылки об активной рекламной кампании лекарственного препарата "ТРЕКРЕЗАН", свидетельствующей о высокой узнаваемости бренда, и отметил, что из представленных в материалы дела доказательств подтверждается ее проведение в 2020 году, т.е. после даты приоритета спорного товарного знака, тогда как продвижение этого бренда осуществлялось иным лицом в 2018 году.

Основанные на результатах социологического опроса, проведенного АНО "Левада-Центр", аргументы компании о вероятности восприятия потребителями продукции, маркируемой обозначениями "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН" как происходящей от одного производителя суд первой инстанции оценил критически.

Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что само по себе наличие в гражданском обороте на территории Российской Федерации лекарственного препарата "ТРЕКРЕЗАН" не доказывает, что на дату приоритета спорного товарного знака потребитель мог быть введен в заблуждение в отношении изготовителя лекарственного средства, обозначенного данным товарным знаком.

Изложенное позволило суду первой инстанции отклонить утверждение заявителя о том, что маркируемые обозначением "ТРЕКРЕЗОЛИД" лекарственные препараты воспринимаются потребителями как товары, произведенные компанией или организацией, являющейся производителем лекарственного средства "ТРЕКРЕЗАН", а основания для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ отсутствуют.

Проанализировав доводы компании о наличии в действиях общества по приобретению исключительного права на спорный товарный знак и его использованию признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, суд первой инстанции признал их необоснованными.

Суд первой инстанции не усмотрел совокупности обстоятельств, при наличии которых действия лица по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Оценивая доводы компании, суд первой инстанции исходил из того, что недобросовестность поведения устанавливается на основании оценки представленных в дело доказательств с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

При этом суд первой инстанции указал на то, что компания не представила надлежащих и достаточных доказательств, свидетельствующих о широкой известности потребителям на дату приоритета спорного товарного знака обозначения "ТРЕКРЕЗАН", об ассоциировании его с компанией либо с ее лицензиатом, о наличии у общества намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на обозначение "ТРЕКРЕЗОЛИД" получить необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности, причинить вред компании или вытеснить ее с товарного рынка.

Ссылки компании на попытки общества зарегистрировать в качестве товарных знаков иные обозначения, сходные с наименованиями известных лекарственных препаратов, суд первой инстанции отклонил из-за отсутствия сведений о признании компетентными органами этих действий актами недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание доводы и доказательства общества, свидетельствующие о том, что именно оно впервые разработало и начало производить лекарственный препарат "ТРЕКРЕЗАН", и как следствие обозначение "ТРЕКРЕЗАН" не может устойчиво ассоциироваться исключительно с деятельностью компании.

Исследовав выводы Роспатента о соответствии регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и самостоятельно сопоставив данный товарный знак с противопоставленными товарными знаками, суд первой инстанции счел заслуживающими внимания аргументы компании о нарушении административным органом методологии установления сходства между обозначениями.

Согласившись с тем, что словесные элементы "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" являются фантазийными и невозможно их сравнение по семантическому признаку, суд первой инстанции признал верным утверждение Роспатента о том, что основное значение приобретают фонетический и графический критерии сходства.

Между тем, проведя фонетический разбор слов "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN", суд первой инстанции не согласился с выводами административного органа о том, что в них отсутствуют составляющие, акцентирующие на себе внимание потребителя в первую очередь и оказывающие влияние на формирование всего звукоряда в целом.

Как счел суд первой инстанции, наиболее запоминающимися в сравниваемых товарных знаках являются начальные элементы "ТРЕКРЕ-" / "TREKRE-", а не конечные части "-ЗОЛИД" / "-ЗАН" / "-ZAN", как это определил Роспатент.

Традиционное использование элементов "-ЗОЛИД" / "-ЗАН" / "-ZAN" в качестве окончаний торговых наименований лекарственных препаратов и соответствующих им товарных знаков суд первой инстанции оценил в качестве обстоятельства, снижающего различительную способность таких элементов.

Вместе с тем суд первой инстанции констатировал недоказанность ссылок административного органа и общества на частое использование элемента "ТРЕКРЕ-" / "TREKRE-" в названиях лекарственных препаратов, установив наличие только двух товарных знаков: "ТРЕКРЕСИЛ" по свидетельству Российской Федерации N 684647 и "TREKKIS" по международной регистрации N 1127145.

Учитывая, что Роспатент не установил фонетически сильный элемент в спорном и противопоставленных товарных знаках при наличии фонетического тождества начальных элементов сравниваемых обозначений, составляющих их часть и акцентирующих на себе внимание потребителя, суд первой инстанции признал ошибочным вывод административного органа об отсутствии сходства данных товарных знаков по фонетическому признаку.

В части вывода Роспатента о несходстве упомянутых обозначений по графическому критерию суд первой инстанции отметил неправомерность позиции административного органа, поскольку спорный товарный знак "" и противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 338350 являются словесными, выполнены стандартным жирным шрифтом буквами кириллического алфавита, что само по себе свидетельствует о сходстве этих обозначений.

Как указал суд первой инстанции, выявленные визуальные отличия касаются противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 432514 и N 432991, а второстепенность графического критерия по отношению к фонетическому не исключает необходимость учета графического, который оказывает влияние на общий вывод о степени сходства анализируемых обозначений.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции резюмировал, что вывод Роспатента об отсутствии вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков не основан на полном и всестороннем исследовании всех фактических обстоятельств, доводов участвующих в деле лиц и имеющихся доказательств.

Мнение административного органа и общества о том, что факты выдачи Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации регистрационных удостоверений на лекарственные препараты с торговыми названиями "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "ТРЕКРЕСИЛ" подтверждают отсутствие сходства сравниваемых обозначений, суд первой инстанции признал необоснованным, отметив рекомендательный характер Методических рекомендаций.

Кроме того, суд первой инстанции усмотрел нарушение методологии оценки сходства спорного и противопоставленных товарных знаков в том, что Роспатент не установил степень однородности товаров 5-го класса МКТУ, которая оказывает влияние на вывод о возможности смешения обозначений. При этом суд первой инстанции обратил внимание на идентичность ряда товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы упомянутые товарные знаки.

С учетом изложенного суд первой инстанции признал недостаточную обоснованность и преждевременность выводов административного органа об отсутствии вероятности смешения в гражданском обороте спорного и противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, суд первой инстанции удовлетворил требование компании в части признания оспариваемого ненормативного акта недействительным ввиду несоответствия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и, констатировав существенное нарушение процедуры проверки доводов возражения, возложил на Роспатент обязанность рассмотреть возражение повторно.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, приведенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого решения, о применимом законодательстве, о заинтересованности компании в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и об идентичности или однородности товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, а также о выбранной судом восстановительной мере.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе. Решение суда первой инстанции в необжалованной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе компания настаивает на неправильном применении судом первой инстанции норм материального права (подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, абзаца второго пункта 37 Правил N 482 и абзацев второго и третьего пункта 3.1 Рекомендаций N 39), а также на нарушении норм процессуального права, устанавливающих правила оценки представленных в материалы дела доказательств.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: изложенные в кассационной жалобы компании доводы о том, что маркируемые спорным товарным знаком лекарственные препараты потребитель воспринимает как товары, произведенные той же организацией, которая выпускает лекарственное средство "ТРЕКРЕЗАН", практически полностью повторяют аргументы компании, приведенные в возражении и в поданном в Суд по интеллектуальным правам заявлении.

Компания выражает несогласие с той оценкой, которую суд первой инстанции дал социологическим опросам. Наряду с этим компания усматривает основания для признания выполненного по заказу общества социологического исследования неотносимым доказательством ввиду ликвидации до даты завершения опроса и до составления отчета организации, указанной в качестве лица, проводившего исследование, а также в связи с непредставлением договора (заказа), на основании которого проводилось исследование.

Компания опровергает доводы общества и выводы суда первой инстанции о том, что данное общество впервые разработало и начало производить лекарственный препарат "ТРЕКРЕЗАН". В обоснование своей позиции компания указывает на то, что общество создано в качестве юридического лица 02.10.2002, а в представленных доказательствах описана "деятельность Усолье-Сибирского химфармкомбината" и не приложены документы, свидетельствующие о реорганизации, о правопреемстве и т.п. между ними.

Кроме того, компания утверждает, что действия по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом, актом недобросовестной конкуренции и незаконным использованием различительной способности и репутации противопоставленных товарных знаков.

В своей кассационной жалобе Роспатент считает, что суд первой инстанции неправильно применил положения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и пункта 42 Правил N 482, так как словесные элементы сравниваемых товарных знаков представляют собой единые фантазийные слова, в которых начальная часть "ТРЕКРЕ-" / "TREKRE-" и конечные части "-ЗАН" / "-ZAN" / "-ЗОЛИД" являются формантами, не имеющими самостоятельного значения.

Иными словами, в словах "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" отсутствуют сильные словесные элементы либо их части, а значит административный орган правильно проводил анализ исходя из обозначения в целом.

Как полагает Роспатент, он сделал верный вывод о том, что спорный и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому признаку, учитывая разное количество слогов, букв, звуков, различные фонетическую длину, звуковой ряд и ритмику при произношении.

Административный орган также выражает несогласие с подходом суда первой инстанции, усмотревшего сходство между спорным товарным знаком и противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 338350 по графическому критерию, поскольку разное количество слогов, букв, звуков в сопоставляемых словах влияет на их длину и делает различным общее зрительное восприятие слов "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН".

С точки зрения Роспатента, в обжалуемом решении не дана оценка указанию административного органа на необходимость учета Методических рекомендаций.

Так, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ориентирует на то, что отсутствие смешения в наименованиях будет обеспечено, если они различаются на три и более буквы (знака) в любом сочетании, однако суд первой инстанции проигнорировал подходы компетентного органа и отметил лишь рекомендательный характер упомянутого документа.

Роспатент считает, что представленные в материалы дела результаты социологических опросов подтверждают способность потребителей отличить сравниваемые обозначения, тогда как суд первой инстанции признал противоречивыми содержащиеся в этих исследованиях выводы.

Административный орган обращает внимание на наличие в материалах дела сведений "о поисковых выдачах в сети Интернет по запросу "ТРЕКРЕЗОЛИД" (2350 результатов)" и на факт регистрации 18.03.2019 в Государственном реестре лекарственных средств наименования "ТРЕКРЕЗОЛИД" для лекарственного препарата по регистрационному свидетельству N ЛП-005865, что само по себе свидетельствует о бесконфликтном существовании спорного и противопоставленных товарных знаков, притом что суд первой инстанции не оценил приведенные обстоятельства.

Доводы кассационной жалобы общества в большинстве своем аналогичны тем, которые приведены в кассационной жалобе Роспатента.

Общество не согласно с тем, каким образом суд первой инстанции оценил отчеты о социологических исследованиях, и с тем, что суд оставил без внимания доводы третьего лица о важности учета ударных слогов в словах "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" и не обосновал возможность и деления на части, при которой начальный элемент "ТРЕКРЕ-" является сильным.

Как отмечает общество, суд первой инстанции не применил пункт "С" статьи 6.quiquies Парижской конвенции и не проанализировал все фактические обстоятельства, имеющие значение для вывода о том, может ли спорный товарный знак быть предметом охраны, учитывая среди прочего его использование в течение длительного периода (с момента получения регистрационного свидетельства N ЛП-005865 для медицинского применения лекарственного препарата "ТРЕКРЕЗОЛИД").

Кроме того, общество настаивает на том, что суд первой инстанции проигнорировал его довод о наличии в действиях компании по подаче возражения признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

С точки зрения общества, оно доказало не только существование лекарственного препарата "ТРЕКРЕЗАН" задолго до дат приоритета противопоставленных товарных знаков, но и обстоятельства разработки и использования названного обозначения правопредшественником общества, а не компанией, которая приобрела права на него только в конце 2020 года, после чего стала устранять конкурентов с товарного рынка.

Рассмотрев доводы кассационных жалоб, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил N 482, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров/услуг, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана.

Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании упомянутой нормы статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей по поводу спорного обозначения исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Аналогичный правовой подход изложен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932.

Представленные доказательства являются относимыми, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Иными словами, для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

С учетом изложенного суд первой инстанции верно исходил из того, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя применительно к доводам конкретного возражения может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Вопреки доводам компании, в обжалуемом решении суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал все представленные доказательства, констатировал: из них невозможно установить, что маркируемые спорным товарным знаком товары 5-го класса МКТУ, к которым относится лекарственный препарат "ТРЕКРЕЗОЛИД", воспринимается потребителями в качестве товара, производителем которого является та же организация, которая выпускает лекарственное средство "ТРЕКРЕЗАН".

Суд первой инстанции обоснованно принял во внимание период проведения рекламной кампании препарата "ТРЕКРЕЗАН" и соотнес его с датой приоритета спорного товарного знака и с датами возникновения у иностранного лица исключительных прав на противопоставленные товарные знаки. Такой анализ позволил суду первой инстанции сделать вывод об использовании последних разными лицами и об отсутствии у потребителя стойких ассоциаций в отношении производителя товара, введенного в гражданский оборот под спорным товарным знаком.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает правомерным вывод суда первой инстанции о недоказанности противоречия регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В части доводов кассационных жалоб Роспатента и общества о том, что суд первой инстанции сделал неправильные выводы по результатам оценки спорного и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства, президиум Суда по интеллектуальным правам прежде всего отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака для однородных товаров/услуг обозначения, сходного с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления Пленума N 10.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума N 10, применимом в том числе и в отношении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вопреки доводам Роспатента и общества, при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции самостоятельно и правильно исследовал спорный и противопоставленные товарные знаки, сравнил их между собой, описал производимое обозначениями общее впечатление и возникающие ассоциативные образы, а также учел, что правовая охрана каждому средству индивидуализации предоставлена в отношении идентичных или однородных товаров 5-го класса МКТУ.

По результатам проведенного анализа суд первой инстанции правомерно признал необоснованными выводы административного органа о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом.

Как верно указал суд первой инстанции, наличие совпадающих начальных частей слов "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН", на которых акцентируется внимание потребителя, само по себе свидетельствует о сходстве спорного и противопоставленных товарных знаков, следовательно, вывод об отсутствии такового является противоречащим нормам материального права и не соответствующим фактическим обстоятельствам дела, а утверждение о невозможности смешения в гражданском обороте лекарственных препаратов, маркированных обозначениями "ТРЕКРЕЗОЛИД" / "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN", преждевременно.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод заявителей всех кассационных жалоб, обусловленный несогласием с той оценкой, которую суд первой инстанции дал представленным в материалы дела результатам социологических исследований.

По смыслу разъяснений, данных в абзаце тринадцатом пункта 162 Постановления Пленума N 10, опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара являются дополнительными доказательствами смешения (вероятности смешения) спорного и противопоставленных товарных знаков.

Между тем к оценке таких дополнительных доказательств можно переходить только после надлежащего анализа сходства сравниваемых средств индивидуализации и после установления однородности товаров, т.е. после исследования и оценки "обязательных" обстоятельств, влияющих на вывод о вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков и имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

В отношении довода Роспатента и общества о том, что суд первой инстанции проигнорировал их аргументы, основанные на положениях Методических рекомендаций, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что данный документ носит рекомендательный характер и его использование при оценке степени сходства обозначений не является обязательным. Кроме того, указанные Методические рекомендации применяются в сфере регистрации лекарственных средств, а не товарных знаков.

В силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке доказательств и установленных судом первой инстанции обстоятельств.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" (далее - Постановление Пленума N 13), с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

В части довода общества о том, что суд первой инстанции проигнорировал его аргументы о наличии в действиях компании по подаче возражения признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, а также доказательства существования лекарственного препарата "ТРЕКРЕЗАН" задолго до дат приоритета противопоставленных товарных знаков и фактов разработки и использования названного обозначения правопредшественником общества, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает следующее.

Проанализировав доводы общества, изложенные в представленном в суд первой инстанции отзыве, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает отсутствие в них заявления о том, что действия компании по подаче возражения представляют собой акт недобросовестной конкуренции и являются злоупотреблением правом. На это обстоятельство общество указало только в пункте 3 своей кассационной жалобы.

Вместе с тем описание фактических обстоятельств разработки и использования спорного и противопоставленных обозначений, ссылки на определенные доказательства в текстах отзыва и кассационной жалобы третьего лица совпадают.

Как усматривается из мотивировочной части обжалуемого решения, признавая необоснованными аналогичные доводы компании в отношении общества, суд первой инстанции не усмотрел в действиях последнего недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, учитывая в том числе те доказательства, которые общество считает оставленными без должного внимания. Соответствующие выводы суда первой инстанции приведены в абзаце втором на странице 20 решения.

Следовательно, суд первой инстанции исследовал те документы, которые общество приложило к своему отзыву, однако у суда не было оснований более широко интерпретировать аргументы правообладателя спорного товарного знака и оценивать действия компании по подаче возражения в Роспатент.

По смыслу разъяснений, данных в пунктах 169, 170 и 171 Постановления Пленума N 10, признание конкретных действий лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией осуществляется в суде при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа, но исходя из поданного в Роспатент возражения, т.е. в спорной ситуации суд первой инстанции обоснованно проанализировал содержащиеся в тексте возражения доводы компании и дал им правовую оценку в совокупности с теми доказательствами, которые общество направило в суд.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание общества на то, что настоящее дело рассматривается в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, который отличается от искового производства подходами к распределению бремени доказывания и объемом полномочий суда, в связи с чем, имея намерение доказать в действиях компании наличие нарушений положений статьи 10.bis Парижской конвенции и/или норм Закона о защите конкуренции, общество вправе реализовать свой законный интерес в рамках самостоятельного процесса.

Довод общества о том, что суд первой инстанции не применил пункт "С" статьи 6.quiquies Парижской конвенции и не проанализировал все фактические обстоятельства, имеющие значение для вывода о том, может ли спорный товарный знак быть предметом охраны, учитывая среди прочего его использование в течение длительного периода (с момента получения регистрационного свидетельства N ЛП-005865 для медицинского применения лекарственного препарата "ТРЕКРЕЗОЛИД"), президиум Суда по интеллектуальным правам не оценивает на стадии кассационного обжалования принятого по делу решения, так как соответствующие аргументы общество не заявляло при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам и они не нашли своего отражения в оспариваемом ненормативном правовом акте и не были предметом судебной проверки в суде первой инстанции.

В абзаце четвертом пункта 30 Постановления Пленума N 13 разъяснено, что доводы лиц, участвующих в деле, относительно фактических обстоятельств, на которые такие лица ранее не ссылались, которые не подтверждаются имеющимися в деле доказательствами и судами первой и апелляционной инстанций не устанавливались, не принимаются во внимание и не могут быть положены в основу постановления суда кассационной инстанции.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание общества на то, что указанная им норма Парижской конвенции не подлежит применению при рассмотрении настоящего дела, поскольку регулирует отношения, возникающие при рассмотрении в иной стране, входящей в Союз по охране промышленной собственности и применяющей данную Конвенцию, заявки на товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения.

Аналогичный подход сформулирован в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2020 по делу N СИП-357/2019, от 24.01.2020 по делу N СИП-358/2019.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационных жалоб компании и общества относятся на их заявителей согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а административный орган освобожден от уплаты государственной пошлины в силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2022 по делу N СИП-865/2021 оставить без изменения, кассационные жалобы иностранного лица Nelovia LTD (регистрационный номер HE 360710), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200), акционерного общества "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (ОГРН 1023802140240) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Е.С. Четвертакова