Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2022 г. по делу N СИП-237/2022 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2022 г. по делу N СИП-237/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 20 октября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Jack Daniel's Properties Inc. (4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, USA) к иностранному лицу LINN MARKETING INC. (Dixcart House, Fort Charles, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 680076, N 671359 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Jack Daniel's Properties Inc. - Гришанова Г.И. (по доверенности от 22.12.2021);

от иностранного лица LINN MARKETING INC. - Репников А.В. (по доверенности от 01.07.2022), Робинов А.А. (по доверенности от 01.07.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Jack Daniel's Properties Inc. (далее - истец, компания Jack Daniel's Properties Inc) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу LINN MARKETING INC (далее - ответчик, компания LINN MARKETING INC.) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 680076, N 671359 в отношении всех товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в отзыве на исковое заявление возражал против удовлетворения исковых требований, сославшись на отсутствие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

От Роспатента также поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме, просил досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков.

Представители ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам отзыва на исковое заявление.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие его представителей.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, иностранное лицо LINN MARKETING INC. является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 680076 с приоритетом от 08.12.2017, а также словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 671359 с приоритетом от 08.12.2017, зарегистрированных в отношении товаров 33-го класса МКТУ:

"аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данными товарными знаками обозначения в отношении однородных товаров и полагая, что они не использовалось правообладателем в отношении испрашиваемого перечня товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 14.12.2021 иностранному лицу LINN MARKETING INC., а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 15.03.2022).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что он и аффилированные с ним лица осуществляют деятельность по производству виски под всемирно известным брендом JACK DANIEL'S (JACK), который возник свыше 150 лет назад и носит имя своего основателя. Информация об истории бренда и производимых истцом товарах 33-го класса МКТУ представлена на официальном сайте компании (URL-адрес: https://www.iackdaniels.com/) и других независимых открытых источниках. Согласно данным сервиса whois.com, вышеуказанный домен зарегистрирован на имя корпорации Brown-Forman Corporation, дочерней компанией которой является истец.

Истцу принадлежат исключительные права на серию товарных знаков, объединенных словесным элементом "JACK", по свидетельствам Российской Федерации N 183509 ("" от 07.08.1998), 144228 ("" от 07.04.1995), 95571 ("" от 20.08.1990), 218798 ("" от 10.01.2001), 229655 ("" от 17.05.2001), 262054 ("" от 30.04.2002), 340643 ("" от 15.04.2005), 379854 ("" от 27.03.2008), 384562 ("" от 28.03.2008), 444342 ("" от 26.04.2010), 444343 ("" от 26.04.2010), 535523 ("" от 04.09.2013), 548955 ("" от 24.09.2013), 559368 ("" от 09.10.2013), 537637 ("" от 11.10.2013), 542294 ("" от 31.10.2013), 671532 ("" от 22.06.2017), зарегистрированных в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

При этом истец обращает внимание на то, что в результате рекламных усилий в том числе его правопредшественников у потребителей сформировалась глубокая привязанность к бренду JACK DANIEL'S, а также появились крепкие ассоциативные связи между истцом и производимой им алкогольной продукцией, маркированной товарными знаками, объединенными словесным элементом "JACK".

Компания Jack Daniel's Properties Inc., ссылаясь на свою широкую известность среди российских потребителей, а также высокую различительную способность зарегистрированных на ее имя "старших" товарных знаков, полагает возможной угрозу смешения производимой ею продукции с однородными товарами ответчика, маркированными сходными до степени смешения обозначениями "JACK SANDERS" и "JACK BROTHER'S", в случае их одновременного появления на рынке.

По мнению истца, предоставление компании LINN MARKETING INC. обеспеченной законом возможности использовать товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 680076, N 671359 в своей деятельности по производству и реализации алкогольной продукции создает угрозу "размытия" товарных знаков компании Jack Daniel's Properties Inc в результате их смешения со спорными товарными знаками в глазах потребителей. Таким образом, по утверждению истца, неблагоприятным и в этом смысле препятствующим продолжению его деятельности по введению маркированной соответствующими обозначениям продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации является факт государственной регистрации сходных с ними до степени смешения спорных товарных знаков.

Кроме того, истец обратился в Роспатент с возражениями против регистрации обозначений "", "" в качестве товарных знаков по заявкам N 2021787779 от 28.12.2021, N 2021787786 от 28.12.2021, поданным ответчиком после направления в его адрес предложения о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, ввиду их несоответствия положениям статей 1477 и 1483 ГК РФ и имитации известного среди потребителей товарного знака истца, выполненного в виде этикетки.

В подтверждение изложенных обстоятельств истцом в материалы дела представлены:

копии выписок со сведениями о заявках N 2021787786, N 2021787779 на регистрацию товарных знаков;

скриншоты с Интернет сайта https://www.jackdaniels.com/ и иных открытых источников с информацией о деятельности истца;

сведения о принадлежности домена jackdaniels.com;

сведения об аффилированности истца и Brown-Forman Corporation;

копии официальных публикаций сведений о товарных знаках из серии JACK, принадлежащих истцу;

данные мировых рейтингов алкогольных брендов;

данные рейтинга "20 самых любимых брендов россиян";

аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса "Характер сравнительного восприятия товарного знака JACK и товарного знака JACK DANIEL'S с товарным знаком MAX & JACK'S среди потребителей";

скриншоты интернет-страниц предложениями о продаже алкогольной продукции, маркированной товарными знаками истца;

отзывы российских потребителей о продуктах истца.

Изучив представленные истцом доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для признания его заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков ввиду следующего.

В действующем законодательстве отсутствует легальное определение понятия "заинтересованное лицо". В любом случае лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака, знака обслуживания.

В частности, заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака может быть обусловлена необходимостью в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящей к "размытию" товарных знаков истца.

При этом к такому "размытию" в глазах потребителя может привести и совместное сосуществование сходных товарных знаков, поскольку правообладатель каждого из них вправе использовать принадлежащий ему товарный знак самостоятельно, независимо от прав другого лица. В результате потребитель может утратить возможность индивидуализировать конкретный товар (с нанесенным на него конкретным обозначением) с конкретным правообладателем.

Сходная правовая позиция изложена, в частности, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2018 по делу N СИП-107/2018, от 21.02.2019 по делу N СИП-324/2018, от 23.12.2019 по делу N СИП-555/2018, от 18.05.2020 по делу N СИП-439/2019, от 29.01.2021 по делу N СИП-903/2019, от 28.07.2022 по делу N СИП-1205/2021.

Установление вероятности смешения обозначений потребителями является необходимым условием проверки наличия заинтересованности лица, инициирующего досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, в ситуации, когда такое лицо обосновывает свою заинтересованность принадлежностью ему сходного товарного знака. Исходя из этого исследование всех обстоятельств, влияющих на смешение обозначений, является обязанностью суда при наличии довода ответчика об отсутствии заинтересованности истца.

Аналогичная правовая позиция изложена, в частности, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2019 по делу N СИП-145/2018.

Представленные истцом доказательства в своей совокупности и взаимосвязи свидетельствуют о широкой известности среди потребителей компании Jack Daniel's Properties Inc в качестве производителя товара 33-го класса МКТУ "виски", маркированного товарными знаками, включающими словесные элементы "JACK DANIEL'S/JACK". Так, согласно имеющемуся в материалах дела аналитическому отчету товарный знак "JACK DANIEL'S" обладает высоким уровнем известности среди потребителей (известен 89,4% потребителей), а также характеризуется высокой различительной способностью по отношению к виски, для маркировки которого он используется.

Вместе с тем лишь установление широкой известности товарных знаков истца среди потребителей не является достаточным для признания факта их "размытия" за счет регистрации на имя ответчика иных товарных знаков, по мнению истца, сходных с ними до степени смешения или имитирующих их.

При разрешении вопроса о наличии "размытия" товарных знаков решающую роль играет именно совместное использование сходных товарных знаков в гражданском обороте, а не только лишь регистрация таких обозначений в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве охраняемых средств индивидуализации.

Из правовой позиции истца следует, что ответчиком спорные товарные знаки для маркировки товаров, в отношении которых они зарегистрированы, не используются в порядке, предусмотренном статьей 1484 ГК РФ.

Таким образом, истец признает, что на момент его обращения в суд с исковыми требованиями о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, мотивированными "размытием" принадлежащей истцу серии "старших" товарных знаков, в гражданском обороте отсутствуют товары, маркированные оспариваемыми товарными знаками, т.е. отсутствует фактическое совместное использование сходных товарных знаков.

С учетом этого доводы истца в указанной части носят предположительный характер. Вместе с тем доказательств сосуществования товарных знаков истца и ответчика, используемых для маркировки товаров, которое приводило бы к "размытию" названных средств индивидуализации истца и ответчика, смешению товарных знаков и маркированных ими товаров среди потребителей, в материалы дела истец не представил.

С учетом изложенных обстоятельств коллегия судей не находит оснований для признания доказанным факта "размытия" принадлежащих истцу товарных знаков, которым мотивирована заинтересованность компании Jack Daniel's Properties Inc. в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам полагает также необходимым отметить следующее.

Истец является правообладателем серии "старших" товарных знаков, которые используются им для производства и реализации алкогольной продукции. Ссылаясь на отсутствие в законе запрета на обращение с требованиями о досрочном прекращении спорных товарных знаков вместо подачи возражения в Роспатент в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, компания Jack Daniel's Properties Inc. в целях устранения потенциальной возможности размытия собственных средств индивидуализации обратилась в суд с рассматриваемыми исковыми требованиями.

Между тем сам факт сосуществования серии товарных знаков истца ("старших" товарных знаков) и товарных знаков ответчика ("младших" товарных знаков) свидетельствует о том, что Роспатент в ходе первичной экспертизы "младших" товарных знаков не установил вероятность их смешения с серией "старших" товарных знаков.

Регистрация Роспатентом товарных знаков создает презумпцию их охраноспособности, которая может быть опровергнута только в установленном законом порядке - путем подачи заинтересованным лицом в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны таким товарным знакам.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2022 по делу N СИП-297/2022, от 13.09.2021 по делу N СИП-674/2020.

Таким образом, на момент обращения компании Jack Daniel's Properties Inc. с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков действовала презумпция того, что вероятность смешения в гражданском обороте средств индивидуализации истца и ответчика отсутствует.

Такая презумпция является опровержимой, однако законодательство устанавливает административный порядок такого опровержения - путем подачи в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (статьи 1512, 1513 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Истец своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, иных доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, кроме вышерассмотренных, не представил, следовательно, полагал объем представленных суду доказательств достаточным для рассмотрения дела по существу.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

Отсутствие доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10.

В связи с этим обстоятельства использования спорных товарных знаков суд не исследует.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

И.В. Лапшина

А.А. Снегур