Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2022 г. N С01-214/2022 по делу N СИП-790/2021 Суд пришел к выводу о том, что спорный и противопоставленный товарные знаки обладают высокой степенью сходства по фонетическому и графическому признакам, а также средней степенью сходства по семантическому признаку, что с учетом установленной однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам свидетельствует о том, что в целом спорное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом и признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2022 г. N С01-214/2022 по делу N СИП-790/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 18 октября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дроздовой Я.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - CUTURE TECH LIMITED (British Virgin Islands, Road Town, P.O. Box 146, Trident Chamber, VG) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 26.02.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364.

При участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Симачева Дениса Николаевича.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - CUTURE TECH LIMITED - Хлюпин П.А. и Васин А.А. (по доверенности от 02.07.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.02.2022);

от Симачева Дениса Николаевича - Пермяков П.Н. (по доверенности от 10.01.2022) и Портнова А.А. (по доверенности от 11.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - CUTURE TECH LIMITED (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением от 30.07.2021 о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 15.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 26.02.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Симачев Денис Николаевич.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2022 заявление компании оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 решение суда от 19.01.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Отменяя судебный акт и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что выполненный судом первой инстанции анализ словесных элементов сравниваемых обозначений нарушает выработанные методологические подходы, в частности по определению семантического и фонетического критерия сравниваемых обозначений. Кроме того судом первой инстанции не проведен должным образом анализ обозначений в целом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что при исследовании заключения от 26.10.2020 N 110-2020, суд первой инстанции не обосновал, является ли период с 05.08.2019 по 28.08.2020 значимым с точки зрения восприятия сравниваемых обозначений потребителями, в том числе не отметил обстоятельства, которые могли бы за этот период повлиять на такое восприятие.

Кроме того, суд кассационной инстанции также указал на то, что за пределами исследования суда первой инстанции остался довод компании о наличии в действиях третьего лица признаков недобросовестного поведения.

Повторно рассматривая материалы дела с учетом указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, суд установил следующее.

В рамках данного дела судом проверяется правомерность решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 26.02.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364, которое заявитель считает недействительным ввиду его несоответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 247588.

В обоснование изложенного заявителем представлен социальный опрос, из которого следует, что значительная доля респондентов находит указанные выше товарные знаки сходными.

В представленном письменном отзыве Роспатент полагает, что оспариваемое решение соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов заявителя, а доводы компании являются несостоятельными, поскольку сравниваемые товарные знаки производят различное общее впечатление, а, следовательно, не сходны до степени смешения.

Третье лицо в своем отзыве также просит оставить заявление компании без удовлетворения, так как считает его доводы о сходстве сравниваемых обозначений несостоятельными.

От лиц, участвующих в деле, также поступили письменные правовые позиции с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022.

Так, компания в своих письменных объяснениях, настаивает на том, что в рассматриваемом случае имеется сходство между двумя сравниваемыми обозначениями до степени смешения по звуковому (фонетическому), визуальному (графическому) и смысловому (семантическому); то обстоятельство, что социологический опрос и заключение эксперта выполнены позже даты приоритета спорного товарного знака, не должно быть основанием для отклонения данного доказательства с учетом того, что сходство обозначений определяется с позиции рядового потребителя, которая считается неизменной, пока не доказано иное; а поведение третьего лица несет в себе признаки злоупотребления правом, так как имеет очевидную направленность на то, чтобы получить необоснованное конкурентное преимущество.

Согласно письменным объяснениям, поданным в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Роспатент настаивает на том, что отсутствуют какие-либо объективные основания считать, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки характеризуются подобием заложенных в них понятий или идей; фонетическое восприятие оспариваемого и противопоставленного товарных знаков является различным, а наличие некоторых совпадений в составе фонем сравниваемых обозначений не может опровергать данный вывод в силу значительной разницы в фонетической длине товарных знаков и расположении совпадающих звуков; изобразительные элементы в целом не влияют на восприятие оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, Роспатент также обращает внимание на то, что ранее заявитель подтвердил отсутствие семантического сходства спорного и противопоставленных товарных знаков, ссылки указанного лица об обратном являются нарушением принципа эстоппель и, как следствие, злоупотреблением им своими процессуальными правами.

Согласно письменным пояснениям, третье лицо поддерживает вывод об отсутствии сходства между рассматриваемыми товарными знаками по семантическому, графическому и фонетическому признакам, обращает внимание на то, что заявитель не ведет какую-либо деятельность на территории Российской Федерации; а довод о недобросовестности не отсутствовал в исковом заявлении.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал свою правовую позицию, просил спорное решение отменить.

В судебном заседании представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения заявления, поддержали свои правовые позиции.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что Симачев Д.Н. является правообладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 752364, который зарегистрирован 24.03.2020 по заявке от 05.08.2019 N 2019738349 в отношении товаров 9-го, 18-го, 25-го и услуг 35-го, 41-го, 43-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Компания, являясь правообладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 247588, который зарегистрирован 29.05.2003 по заявке от 20.06.2001 N 2001718333 в отношении товаров 9-го, 18-го и услуг 35-го, 41-го, 43-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, 25.02.2021 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364 в отношении услуг 41-го, 43-го классов МКТУ, мотивировав его несоответствием оспариваемой регистрации требованиям, установленными пунктами 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, так как полагает, что сравниваемые знаки являются сходными, при этом у противопоставленного товарного знака более ранняя дата приоритета.

Роспатент, установив отсутствие сходства товарных знаков по семантическому, фонетическому и графическому признакам, пришел к выводу о том, что товарные знаки по свидетельствам российской Федерации N 752364 и N 247588 не являются сходными. Установленное отсутствие сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками не позволило сделать вывод о том, что в отношении однородных услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана по товарным знакам, имеется угроза смешения данных обозначений в гражданском обороте.

Отклоняя довод возражения о несоответствии регистрации спорного товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку подателем возражения до даты приоритета оспариваемого товарного знака интенсивно использовался противопоставленный товарный знак для индивидуализации услуг принадлежащего ему бара "SHOP & BAR DENIS SIMACHEV", расположенного по адресу: город Москва, Столешников переулок, дом 12, строение 2, и данное заведение приобрело известность среди потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака, Роспатент пришел к выводу о том, что представленные в материалы административного дела документы не подтверждают наличие стойкой ассоциативной связи у потребителей услуг 41-го, 43-го классов МКТУ товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 752364 с его правообладателем, так как данные документы не содержат сведений об осуществлении именно компанией какой-либо фактической деятельности и об известности ее потребителям при оказании соответствующих услуг, а соответственно спорный товарный знак не вводит потребителя в заблуждение.

Решением Роспатента от 15.06.2021 в удовлетворении указанного возражения было отказано.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Согласно пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Кроме этого, из пункта 136 Постановления N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 Постановления N 10, с учетом даты подачи заявки N 2019738349 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 752364 (05.08.2019), правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке (знаке обслуживания), может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара/исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным изготовителем/исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром/услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Таким образом, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, или оказываемыми услугами и его предшествующим производителем. При определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущим введение потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ во внимание должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающих при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него старших прав на спорное обозначение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров/услуг.

Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Роспатент.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров/услуг.

Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Роспатент.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары/услуги, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Представленные доказательства являются относимыми, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Как следует из оспариваемого решения, представленные в материалы административного дела документы, не подтверждают наличие стойкой ассоциативной связи у потребителей услуг 41-го, 43-го классов МКТУ товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 752364 с правообладателем.

Так, дополнительные соглашения к договору поставки содержат сведения о том, что общество с ограниченной ответственностью "Старый Мастер" приняло на себя обязательства поставить обществу с ограниченной ответственностью "Малобюджетная семья" минеральную воду и соки. Таким образом, из указанных документов не следует, что заявитель оказывал услуги 41-го, 43-го классов МКТУ с использованием оспариваемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Имеющиеся в материалах административного дела налоговые декларации касаются деятельности общества с ограниченной ответственностью "Малобюджетная семья" и не содержат информации об использовании заявителем каких-либо обозначений в своей хозяйственной деятельности. Представленные заявителем распечатки страниц Интернет-сайтов "the-village.ru", "sncmedia.ru", "peopletalk.ru" и иных ресурсов содержат лишь упоминания бара "SHOP & BAR DENIS SIMACHEV". В свою очередь, данные статьи не содержат сведений о том, кому принадлежит указанное предприятие. В связи с этим размещение в сети Интернет данной информации не могло привести к возникновению у потребителей ассоциативных связей между оспариваемым товарным знаком или иными обозначениями и заявителем.

Сведения, размещенные на страницах Интернет-сайтов "ostexperte.de", "br.rbth.com", приведены на немецком и португальском языках, которыми не владеет рядовой российский потребитель услуг 41-го, 43-го классов МКТУ. В связи с изложенным наличие указанной информации в сети Интернет не может свидетельствовать о восприятии рядовыми российскими потребителями оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации услуг заявителя.

В отношении представленных копий рекламных договоров необходимо отметить следующее. Согласно данным соглашениям общества с ограниченной ответственностью "Малобюджетная семья" принимала на себя обязательства по рекламе и продвижению товаров закрытого акционерного общества "П.Р.Русь". В связи с этим, поскольку названные договоры не имеют отношения к осуществлению заявителем какой-либо деятельности, они не могут подтверждать восприятие потребителями оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации услуг 41-го, 43-го классов МКТУ компании.

Также о наличии указанного обстоятельства не может свидетельствовать лицензионный договор, заключенный между компанией и обществом с ограниченной ответственностью "Малобюджетная семья" 04.11.2016, поскольку данный документ подтверждает лишь наличие у общества с ограниченной ответственностью "Малобюджетная семья" права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 247588. Осуществление какой-либо фактической деятельности заявителем или его контрагентом, в результате которой бы потребитель стал воспринимать оспариваемый товарный знак в качестве средства индивидуализации услуг 41-го, 43-го классов МКТУ компании, данным соглашением не подтверждается.

Таким образом, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, представленные в обоснование довода об активном использовании противопоставленного товарного знака, судебная коллегия полагает, что административный орган пришел к обоснованному выводу о том, что данные документы не содержат сведений об осуществлении компанией какой-либо фактической деятельности или информации об известности оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации его услуг. Более того, из указанных документов не следует, что заявитель оказывал услуги 41-го, 43-го классов МКТУ с использованием оспариваемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, они не могут подтверждать восприятие потребителями спорного товарного знака в качестве средства индивидуализации названных услуг компанией.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия соглашается с выводом административного органа об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь, исследовав вывод Роспатента о соответствии регистрации спорного товарного знака требованиям статьи 1483 ГК РФ с учетом правовой позиции компании, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что оспариваемый товарный знак товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 752364 состоит из геометрической фигуры в виде прямоугольника черного цвета и из словесного элемента "SIMACH", выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 247588 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "DENIS SIMACHЁV", выполненные заглавными буквами латинского алфавита, расположенные на фоне изобразительного элемента в виде черного прямоугольника.

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении услуг 41-го и 43-го классов МКТУ.

При этом сторонами не оспаривается вывод административного органа о том, что услуги 41-го и 43-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, в связи с этим в данной части оспариваемое решение судебной коллегией не проверяется.

В силу пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судом установлено, из материалов дела следует, что в спорном товарном знаке элемент "SIMACH" является единственным словесным элементом. При этом изобразительный элемент в виде черного прямоугольника представляет собой лишь фон указанного словесного элемента. В связи с этим сильным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент "SIMACH".

Также по аналогичным мотивам сильными элементами оспариваемого товарного знака являются словесные элементы "DENIS SIMACHЁV".

Следовательно, спорный товарный знак и противопоставленное ему обозначение подлежат сравнению по указанным словесным элементам путем проведения их оценки по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) признаку.

Произведя свой сравнительный анализ обозначений по указанным критериям, суд первой инстанции установил следующее.

Так, анализ словесных элементов по звуковому (фонетическому) признаку показал, что спорный товарный знак состоит из 2 слогов: "SI" и "MACH" и 5 букв (звуков): "S", "I", "M", "A", "C", "H", в то время как словесный элемент "SIMACHЁV" состоит из 3 слогов и 7 букв (звуков) "S", "I", "M", "A", "C", "H", "Ё", "V".

Из указанного следует, что сравниваемые обозначения являются схожими по пяти звукам и одному слогу, при этом спорное обозначение от противопоставленного словесного элемента отличаются двумя буквами "Ё", "V".

Расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу является идентичным, расположение слогов тождественным, совпадающие звукосочетания имеют одинаковое место в сравниваемых обозначениях, что фактически приводит к тому, что словесный элемент спорного товарного знака фактически входит в словесные элементы противопоставленного обозначения.

При этом наличие в спорном товарном обозначении дополнительного словесного элемента, вопреки выводу Роспатента об обратном, не влияет на общее зрительное впечатление от его восприятия, в том числе, и звукового в целом.

Вышесказанное свидетельствует о различном фонетическом восприятии оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Исследуя вопрос о сходстве сравниваемых товарных знаков по графическому признаку, суд первой инстанции соглашается с выводом Роспатента о том, что спорный и противопоставленный товарные знаки характеризуются различным буквенным составом, а также отличиями в длине словесных элементов; выполнены различными шрифтами, имеющими различную насыщенность и интервал между буквами, в связи с чем, формируют различное зрительное впечатление при восприятии потребителями, что обуславливает отсутствие их сходства по графическому признаку.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на то, что сравниваемые обозначения являются комбинированными, выполнены в виде прямоугольников черного цвета, в центре которых размещены словесные элементы.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Аналогичная правовая позиция, изложена в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу N СИП-770/2019, от 20.02.2021 по делу N СИП-458/2020.

Визуально сравнив товарный знак третьего лица и товарный знак заявителя, судебная коллегия полагает, что графический элемент в целом являются сходными, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений расположены в прямоугольниках на черном фоне, и как следствие, влияет на восприятие сравниваемых комбинированных обозначений.

В обжалуемом решении Роспатент установил, что словесные элементы "DENIS SIMACHЁV" противопоставленного товарного знака представляют собой имя собственное и фамилию, в связи с чем, указанное обозначение будет восприниматься как имя "Денис Симачев".

В свою очередь, словесный элемент "SIMACH" оспариваемого товарного знака отсутствует в словарно-справочных источниках, вследствие чего не является лексической единицей какого-либо языка. В связи с этим спорный товарный знак не имеет определенного смыслового значения и является фантазийным.

Между тем, судебная коллегия полагает, что административным органом не учтено следующее.

Семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресной группой потребителей (российскими потребителями товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака) очевидно воспринимается их смысл, в том числе у слов, образованных по правилам словообразования.

Вместе с тем в отношении словесных элементов, отсутствующих в словарно-справочных источниках, отсутствие семантического значения презюмируется, а наличие такого значения в восприятии адресной группы потребителей подлежит доказыванию тем лицом, которое на это ссылается (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В частности, такое доказывание может осуществляться в отношении словесных обозначений (элементов), не включенных в словарно-справочные источники, для подтверждения того, что адресная группа потребителей (российские потребители товаров, для индивидуализации которых используется соответствующее обозначение) однозначно воспринимает эти обозначения, в том числе если они сформированы по правилам образования сложных слов.

Аналогичный подход изложен в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2017 по делу N СИП-629/2016 и от 10.03.2017 по делу N СИП-430/2016, от 03.08.2018 по делу N СИП-163/2017, от 28.05.2020 по делу N СИП-334/2019, от 28.09.2020 по делу N СИП-650/2019, от 01.04.2021 по делу N СИП-547/2020, от 29.06.2021 по делу N СИП-402/2020.

В данном случае с целью наличия смыслового значения в спорном товарном знаке при восприятии адресной группы потребителей заявителем в материалы дела представлено заключение от 26.10.2020 N 110-2020.

Роспатент, исследовав данное заключение, его отклонил, сославшись на отсутствие в нем ретроспективных данных.

В свою очередь, суд первой инстанции не может согласиться с такой оценкой заключения от 26.10.2020 N 110-2020, поскольку в период времени с даты приоритета спорного товарного знака до даты составления заключения от 26.10.2020 N 110-2020, сравниваемые обозначения не претерпевали изменения, следовательно, выводы, изложенные в заключении в отношении их сходства также могли быть приняты во внимание.

В данном случае из указанного экспертного заключения следует, что существенная часть опрошенных (60 процентов), указывают на отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков по совокупности признаков: звучанию, смыслу и внешнему виду, остальная часть опрошенных (40 процентов) полагает, что между сравниваемыми товарными знаками имеется сходство по указанным критериям.

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, предполагающую необходимость анализа процентного соотношения тех потребителей, для которых смешение сравниваемых обозначений имеется с указанием на исследование процентной доли исходя возможности влиять на продвижение товара на определенном сегменте рынка, суд первой инстанции приходит к выводу о наличии смыслового сходства с учетом того, что доля опрошенных респондентов указывающих на их сходство превышает 20 процентов.

Таким образом, принимая во внимание результаты социологического исследования, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что словесный элемент "SIMACH" воспринимается адресной группой потребителей не как абстрактное буквосочетание, а как слово, образованное от фамилии "Симачёв", что свидетельствует о наличии определенного смыслового значения.

Следовательно, спорный и противопоставленные товарные знаки также обладают сходством по семантическому критерию.

Более того, принимая во внимание результаты проведенного исследования, выводы которого содержатся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, судебная коллегия установила, что доля респондентов, которые отмечают варианты, указывающие на наличие степени смешения также превышает 20%, следовательно, адресная группа потребителей однозначно воспринимает сравниваемые обозначения, что в свою очередь также говорит о наличии смешения между ними.

Таким образом, в результате проведенного сравнительного анализа спорного обозначения с противопоставленными товарными знаками, судебная коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства, в связи с чем, не может согласиться с выводами Роспатента об отсутствии сходства обозначений до степени их смешения.

Анализ однородности товаров и услуг спорной и противопоставленного товарных обозначений, свидетельствует об их однородности.

При этом следует отметить, что данный вывод Роспатента лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Исходя из проведенного сравнительного анализа обозначений, суд пришел к выводу о том, что спорный и противопоставленный товарный знак обладают высокой степенью сходства по фонетическому и графическому признакам, а также средней степенью сходства по семантическому признаку, что с учетом установленной однородностью товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам свидетельствует о том, что в целом спорное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом.

Таким образом, принимая во внимание результаты вышеприведенного анализа, судебная коллегия признает регистрацию спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 752364 противоречащей положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку вышеизложенные обстоятельства неправильно были установлены Роспатентом при принятии оспариваемого решения, и оно затрагивает права и законные интересы заявителя, принимая во внимание, что оспариваемое решение не соответствует действующему законодательству, а именно - подпункту 2 пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, решение Роспатента от 15.06.2021 подлежит признанию недействительным, а требование заявителя подлежит удовлетворению.

Исследовав доводы заявителя о наличии признаков злоупотребления правом в действиях третьего лица, связанных с государственной регистрацией спорного товарного знака и его последующим использованием, а также довод Роспатента о применении к действиям заявителя принципа "эстоппель" и злоупотребления правом, суд приходит к следующим выводам.

На основании пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу данной правовой нормы для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

На основании пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При рассмотрении дела в Суде по интеллектуальным правам в обоснование довода о злоупотреблении правом со стороны третьего лица, компания сослалось на то, что первоначальным правообладателем товарного знака заявителя с приоритетом от 20.06.2001, являлось общество с ограниченной ответственностью "Денис Симачев", чье фирменное наименование полностью совпадает (тождественно) с фамилией и именем третьего лица - Дениса Симачева, который является правообладателем спорного товарного знака с приоритетом от 05.08.2019, то есть, как обращает внимание заявитель заявка на регистрацию спорного товарного подана спустя 18 лет.

По мнению компании, поведение третьего лица имеет очевидную направленность на то, чтобы получить необоснованное конкурентное преимущество. При этом подавая заявку на регистрацию спорного товарного знака, третье лицо не проявило надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации, и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продвижения товарного знака заявителя.

Как следует из свидетельства Российской Федерации N 247588 исключительное право на товарный знак "" в отношении всех товаров и/или услуг в пользу компании зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2013.

В свою очередь заявка N 2019738349 на регистрацию обозначения "" подана в Роспатент 05.08.2019.

Принимая во внимание, указанные даты судебная коллегия не усматривает наличия в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом, поскольку спорный товарный знак зарегистрирован спустя 6 лет после отчуждения заявителю исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 247588 с целью индивидуализации осуществляемой им деятельности.

Судебная коллегия полагает, что отчуждение третьим лицом исключительного права на один товарный знак не может являться препятствием для регистрации в качестве товарного знака иного обозначения по прошествии столь продолжительного времени и необходимостью осуществления своей предпринимательской деятельности и индивидуализации своего действующего предприятия.

Также суд не усматривает оснований для применения принципа "эстоппель" с учетом поведения заявителя, выразившееся в изменении правовой позиции в части сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию, поскольку позиция заявителя изложена с учетом правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022. При этом ранее компания ссылалась на то, что элемент "SIMACH" с очевидностью воспринимается адресной группой потребителей не как абстрактное буквосочетание, а как слово, образованное от фамилии "Симачёв".

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Суд по интеллектуальным правам в целях восстановления прав и законных интересов заявителя, считает возможным признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364 и обязать Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с Роспатента в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление иностранного лица - CUTURE TECH LIMITED (British Virgin Islands, Road Town, P.O. Box 146, Trident Chamber, VG) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 15.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 26.02.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364, как несоответствующее положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица - CUTURE TECH LIMITED (British Virgin Islands, Road Town, P.O. Box 146, Trident Chamber, VG) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления, а также 1 500 рублей за подачу кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова