Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 ноября 2022 г. по делу N СИП-244/2022 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку Роспатент пришел к обоснованному выводу о соответствии спорного изобретения условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 ноября 2022 г. по делу N СИП-244/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 ноября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 15 ноября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Сидорской Ю.М., Снегура А.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания Адняевым М.М. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" (ул. Заводская, д. 4, г. Солигорск, Минская область, Республика Беларусь, регистрационный номер 600122531) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 10.01.2022.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (ул. Ленина, д. 24, г. Копейск, Челябинская обл., ОГРН 1027400775819), публичное акционерное общество "Уралкалий" (ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край, ОГРН 1025901702188), Семенов Виктор Владимирович (г. Копейск, Челябинская обл.), Гюбнер Герберт Эрвинович (г. Копейск, Челябинская обл.), Скуров Анатолий Георгиевич (Москва), Морозова Людмила Николаевна.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" - Рыбина Н.А., Рыбин В.Н. - (по доверенности от 23.05.2022); Яценко Я.В. (по доверенности от 16.02.2022); Лукашевич Е.Ю. (по доверенности от 08.11.2022); Микуцкая Т.Ю. (по доверенности от 23.05.2022); Титаренко М.А.;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 24.02.2022);

от публичного акционерного общества "Уралкалий" - Осетров С.С. (по доверенности от 01.01.2022);

от акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" - Гавриков М.Д. (по доверенности от 25.01.2022); Касьяненко К.К. (по доверенности от 25.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо открытое акционерное общество "ЛМЗ Универсал" (далее - общество "ЛМЗ Универсал") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 10.01.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2021 против выдачи патента Российской Федерации N 2651667 на изобретение, и аннулировании патента Российской Федерации N 209275 на полезную модель.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (далее - общество "Копейский машиностроительный завод"), Семенов Виктор Владимирович, Гюнбер Герберт Эрвинович, Скуров Анатолий Георгиевич, Морозова Людмила Николаевна - на стороне Роспатента и публичное акционерное общество "Уралкалий" (далее - общество "Уралкалий") - на стороне заявителя.

При рассмотрении настоящего дела суд установил следующие обстоятельства.

Патент Российской Федерации N 2651667 на изобретение "Горный комбайн" выдан по заявке N 2016131802 с приоритетом от 03.08.2016 на имя общества "Копейский машиностроительный завод" со следующей формулой:

"Горный комбайн, включающий механизм передвижения, по меньшей мере один исполнительный орган, отличающийся тем, что ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой, исполнительный орган содержит по меньшей мере одну режущую головку с приводом, закрепленную на рукояти так, что ось вращения головки направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа, а режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой".

Общество "ЛМЗ Универсал" 17.05.2021 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 2651667, с учетом дополнений, мотивированным тем, что документы заявки, по которой был выдан спорный патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, наличием в формуле изобретения признака "ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа", не раскрытого на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Кроме того общество "ЛМЗ Универсал" указало, что решение по спорному патенту не соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", в связи с чем спорный патент выдан с нарушением пункта 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В подтверждение своих доводов общество "ЛМЗ Универсал" указало, что в качестве технического результата изобретения по спорному патенту в описании указано: "обеспечение более равномерного удаления слоев породы, обеспечение разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой", текст формулы изобретения в указанной части совпадает с текстом описания патента в техническом результате, следовательно формула в этой части содержит не сущность технического решения, а декларативно заявленную цель изобретения, которая сформулирована на функциональном уровне, без раскрытия того, как именно эта цель была достигнута.

Таким образом общество "ЛМЗ Универсал" сослалось на недостаточную степень раскрытия сущности изобретения для его осуществления специалистом.

Кроме того, общество "ЛМЗ Универсал" указало, все признаки формулы изобретения по спорному патенту присущи каждому из технических решений, сведения о которых раскрыты в следующих источниках информации:

В обоснование своих доводов общество "ЛМЗ Универсал" представило следующие источники информации:

- Бреннер В.А. и др., Проходческий комбайн "Караганда-7/15", издательство "Недра", Москва 1969 г., стр. 3, 6-25; (далее - источник информации 1);

- Филиппов С.В., Сталь и недра Верхнекамья. Как создавались и осваивались калийные добычные комплексы, ООО "Издательский дом "Типография купца Тарасова", Березники 2011 г., стр. б/н, 128-131, 136-139, 146, 147 (далее - источник информации 2);

- Бреннер В.А. и др. Щитовые проходческие комплексы. Учебное пособие, издательство "Горная книга", Издательство Московского государственного горного университета, Москва 2009 г., стр. 13-15, 100-103, 234-237 (далее - источник информации 3).

В подтверждение данного довода в возражении приведены сравнительные таблицы признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту и признаков, раскрытых в источниках информации 13.

Общество "Копейский машиностроительный завод" при рассмотрении возражения в Роспатенте представило отзыв, в котором указало, что в описании и иллюстрациях к заявке, по которой выдан спорный патент, приведены сведения, необходимые и достаточные для осуществления изобретения. Выполнение оси вращения исполнительного органа, оси режущей головки и оси вращения рукояти параллельными друг другу и направленными на забой, исключает необходимость применения в редукторах и приводах конических передач, которые являются менее эффективными, чем цилиндрические. Отсутствие конических передач уменьшает вибрации в механизмах и повышает равномерность и стабильность разрушения породы. Режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой. Это означает, что режущая головка выполнена таким образом, чтобы обеспечивать разрушение породы в направлении забоя и по контуру вне зависимости от наличия переносного движения и передвижения комбайна на забой.

Относительно источника информации 1 общество "Копейский машиностроительный завод" указало, что в нем отсутствуют сведения о том, что режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой. Сослалось на то, что из данного источника не известно, за счет чего обеспечивается разрушение породы - за счет конструкции режущей головки или за счет кинематики резания.

Относительно источника информации 2 общество "Копейский машиностроительный завод" сослалось на то, что представленный исполнительный орган назван плоско-дисковым рабочим органом, в данном источнике информации режущая поверхность режущей головки имеет профиль, не обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой, а режущие головки установлены на корпусе редуктора, а не на рукоятях.

В отношении источника информации 3 общество "Копейский машиностроительный завод" указало, что в нем раскрыт не горный комбайн, а щитовой проходческий комплекс, т.е. средство иного назначения.

При рассмотрении возражения в Роспатенте на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.08.2021 общество "ЛМЗ Универсал" представило страницу 142 источника информации 2 и дополнение к возражению со сравнительными таблицами, содержащими графические материалы, в котором сослалось на то, что в описании изобретения по спорному патенту приведены примеры реализации изобретения со ссылкой на графические материалы, при этом данные графические материалы находятся в прямом противоречии с разделом описания "сущность изобретения". Так, примеры исполнения режущей поверхности, представленные на графических материалах, поясняющих изобретение, находятся в прямом противоречии с сущностью изобретения, ввиду чего спорное изобретение не соответствует условию ясности и полноты раскрытия. Признак формулы изобретения по спорному патенту "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" охарактеризован на уровне функционального обобщения.

Общество "ЛМЗ Универсал" указало, что в источнике информации 1 раскрыто техническое решение, где оси вращения исполнительного органа, режущей головки и вращения рукояти направлены на забой и параллельны друг другу.

Относительно довода отзыва о том, что в техническом решении, известном из источника информации 1, отсутствует рукоять, общество "ЛМЗ Универсал" указало, что в данном случае имеет место исключительно терминологическое, а не сущностное различие, поскольку в источнике информации 1 на чертеже под названием "забурник" приведена точно такая же рукоять, как и в изобретении по спорному патенту. Сослалось на то, что в решении, известном из источника информации 2, так же как и в изобретении по спорному патенту, используется плоско-дисковый рабочий орган.

В ответ на дополнение к возражению общество "Копейский машиностроительный завод" 24.08.2021 представило пояснения, в которых сослалось на то, что "рукоять" в изобретении по спорному патенту отличается от "редуктора" в решении, известном из источника информации 1.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2021, общество "ЛМЗ Универсал" представило дополнение к возражению по пояснениям общества "Копейский машиностроительный завод", в которых указало, что "рукоять" и "редуктор" в сравниваемых решениях это одна и та же деталь и что предложенное в изобретении по спорному патенту выполнение центральной части исполнительного органа не позволяет отрабатывать горный массив, поскольку при такой компоновке отработка исполнительным органом забоя на величину будет вестись на расстояние от плоскости резания режущего инструмента до "рукояти", после чего дальнейшее движение горного комбайна станет невозможным.

Кроме того, общество "ЛМЗ Универсал" сослалось на то, что из источника информации 3 очевидно, что горнопроходческий щит представляет собой аналогичное горнопроходческому комбайну устройство и состоит из тождественного набора узлов и механизмов. Настаивало на том, что в источнике информации 3 раскрыто техническое решение того же типа и назначения, что и изобретение по спорному патенту, в подтверждение чего представило пособие Горная энциклопедия, том 4, издательство "Советская энциклопедия", 1989 г., стр. 267-269. (далее источник информации 4).

При рассмотрении возражения в Роспатенте общество "Копейский машиностроительный завод" на заседании коллегии 26.08.2021 ходатайствовало о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Рассмотрев доводы общества "ЛМЗ Универсал" о том, что признак формулы изобретения "ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа" отсутствовал в документах заявки на дату ее подачи, Роспатент исследовал материалы заявки и установил, что указанный признак присутствует на фиг. 1, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи.

Проверив, по доводам общества "ЛМЗ Универсал" соответствие документов заявки, по которой выдан спорный патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, Роспатент установил, что указанные доводы по существу сводились к тому, что признаки формулы изобретения по спорному патенту "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" характеризуют не сущность технического решения, а декларативную цель, которая сформулирована на функциональном уровне, без раскрытия того, как именно эта цель была достигнута.

В указанной связи Роспатент исследовал описание изобретения по спорному патенту и установил, что согласно ему "Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение более равномерного удаления слоев породы, обеспечение разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой". Вместе с тем, согласно описанию спорного патента, указанный технический результат достигается тем, что "режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения", а также в описании указано, что "Режущая головка 4, вращаясь на рукояти 5 исполнительного органа 3, послойно снимает породу, формируя контур выработки заданной формы, а отбойные устройства 2 формируют почву и кровлю соответственно. Обрабатывая забой в направлении движения комбайна, вращаясь вокруг своей оси, режущая головка 4, дополнительно совершающая круговые движения посредством рукояти 5, обеспечивает разрушение забоя по контуру вращения рукояти". Данные сведения поясняются графическими материалами к заявке.

Оценив указанные обстоятельства, Роспатент пришёл к выводу о том, что описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, содержит сведения, раскрывающие возможность достижения упомянутого технического результата признаками формулы.

На основании изложенного Роспатент отклонил доводы лица, подавшего возражение, о том, что описание изобретения по спорного патенту не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники по смыслу подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ.

При рассмотрении доводов общества "ЛМЗ Универсал" о несоответствии изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", Роспатент указал, что представленные источники информации 1-3 опубликованы ранее даты приоритета спорного патента, следовательно, могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности.

Исследовав источник информации 1 Роспатент установил, что из него известен горный комбайн (см. стр. 6-15, рис. 4а-г, 5), включающий механизм передвижения, исполнительный орган, при этом ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой. Исполнительный орган содержит режущие головки с приводом от электродвигателя через редуктор (стр. 14 абзац 5), закрепленные на корпусе редуктора (на рукояти) так, что оси вращения режущих головок направлены вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа (рис. 4а-г). Разрушение забоя в направлении движения комбайна обеспечивается резцами забурника 2 - это режущие головки, оси вращения которых направлены вдоль движения комбайна на забой, а разрушение забоя по контуру - фрезерными дисками 1 (рис. 5).

На основании изложенного Роспатент посчитал, что комбайну, известному из источника информации 1, не присущ признак формулы изобретения по спорному патенту - режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой. То есть, признака, характеризующего разрушение забоя одной режущей головкой и по контуру вращения рукояти и в направлении движении комбайна, при этом ось вращения этой режущей головки направлена вдоль движения комбайна на забой.

Относительно признака формулы изобретения по спорному патенту "рукоять", Роспатент указал, что он присущ комбайну, известному из источника информации 1 с учетом того, что конструктивные особенности данной рукояти не раскрыты в описании изобретения по спорному патенту, указано лишь, что на ней закреплена режущая головка, а также то, что рукоять совершает круговые движения, и что в известном решении корпус редуктора выполняют те же функции.

Исследовав источник информации 3 Роспатент установил, что из него известен щитовой проходческий комплекс (стр. 13), а из источника информации 4 (стр. 269) известно, что проходческий щит - это временная передвижная металлическая призабойная крепь, под защитой которой производится возведение постоянной крепи. То есть щитовой проходческий комплекс, включающий множество вспомогательных устройство и механизмов, не является средством того же назначения, что и комбайн по спорному патенту. Следовательно, сведения о техническом решении, раскрытые в источнике информации 3, не могут быть использованы для оценки патентоспособности изобретения по спорному патенту.

Исследовав источник информации 2 Роспатент установил, что из него известен горный комбайн "Урал 20", включающий механизм передвижения, один исполнительный орган 1, ось вращения исполнительного органа 1 направлена вдоль движения комбайна на забой. Исполнительный орган 1 содержит резцовые диски (режущие головки), оси вращения режущих головок направлены вдоль движения комбайна на забой (стр. 136, 137, схему 2б), а также известен перспективный горный комбайн (стр. 130, схему 1), где исполнительный орган содержит резцовые диски 1 (режущие головки) с приводом от редуктора 4, закрепленные на корпусе редуктора (на рукояти) так, что оси вращения головок 1 направлены вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения корпуса редуктора (рукояти) совпадает с осью вращения исполнительного органа. При этом компетентный орган установил, что в источнике информации 2 на схеме 1 визуализируется режущая поверхность режущей головки, имеющая профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой, а сведения, приведенные в указанном абзаце, присущи также горному комбайну "Урал-61" (стр. 146, 147 схема 4).

Кроме того, Роспатент указал, что на странице 142 (абзацы 2-4) источника информации 2 упоминается еще один горный комбайн "Урал-20Р с доработкой", рабочий орган которого предлагается выполнять так, как указано на схеме 1. Однако, конструкция горного комбайна "Урал-20Р с доработкой" в источнике информации не раскрыта, следовательно, нельзя утверждать, что конструкция данного комбайна идентична конструкции комбайна "Урал-20", сведения о котором приведены на страницах 136, 137 и схеме 2б.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что из источника информации 2 (стр. 130, 136, 137, 142, 146, 147) известны все признаки формулы изобретения по спорному патенту, однако данные признаки присущи не одному техническому решению, а нескольким, следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по спорному патенту не соответствующим условию патентоспособности "новизна".

Вместе с тем, Роспатент установил, что из источника информации 2 известны технические решения, которым присущи все признаки формулы изобретения по спорному патенту. При этом ближайшим аналогом изобретения по спорному патенту является комбайн "Урал-20" (стр. 136, 137, схема 2б), а признаки, касающиеся выполнения исполнительного органа и профиля режущих головок, которыми изобретение отличается от ближайшего аналога, присущи перспективной машине (стр. 130, схема 1). Из сведений, содержащихся на странице 131, и изображений, представленных на схеме 1, следует, что исполнительный орган и профиль режущих головок, позволяют обеспечить достижение технического результата, заключающегося в обеспечении более равномерного удаления слоев породы, обеспечении разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой.

На основании изложенного Роспатент сделал вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При таких обстоятельствах Роспатент рассмотрел ходатайство общества "Копейский машиностроительный завод" о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в порядке пункта 3 статьи 1398 ГК РФ, установив, что срок действия спорного патента на изобретение не превысил срока действия патента на полезную модель, направил материалы заявки на предмет проверки ее соответствия требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям.

По результатам проверки заявки 22.10.2021 представлены отчет о поиске и заключение экспертизы, в котором сделан вывод о соответствии решения, охарактеризованного указанной выше формулой, требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ.

В свою очередь общество "ЛМЗ Универсал" сослалось на то, что спорное техническое решение не соответствует требованиям новизны и единства полезной модели, поскольку формула, характеризующая решение по спорному патенту, содержит альтернативные признаки и, следовательно, не относится к одному устройству, в связи с чем требование единства полезной модели нарушено.

Кроме того, общество "ЛМЗ Универсал" не согласилось с доводами, приведенными в заключении от 22.10.2021, касательно того, что исполнение горного комбайна, представленного на странице 130 источника информации 2 не совпадает полностью с существенными признаками формулы, характеризующей решение по спорному патенту, указало, что в источнике информации 2 подробно описано исполнение комбайна в целом, следовательно, объединение одной совокупности признаков (об устройстве комбайна в целом) и совокупности признаков выполнения рабочего органа является очевидной логической операцией, которая не требует какого-либо специального домысливания. Указало, что исполнительный орган, предлагаемый на странице 130 источника информации 2, подразумевается для использования в составе комбайна, указанного в том же источнике ранее, то есть общие признаки остаются теми же самыми, и комбайн в целом тоже раскрыт, при этом на странице 142 источника информации 2 раскрыто полное устройство одного перспективного комбайна.

При рассмотрении вопроса о преобразовании патента на спорное изобретение в патент на полезную модель Роспатент установил, что вышеприведенная формула, характеризующая решение по спорному патенту, содержит один независимый пункт, и включает альтернативные признаки: "по меньшей мере, один исполнительный орган" и "по меньшей мере, одну режущую головку".

Роспатент также установил, что из описания к заявке, по которой выдан спорный патент, следует, что технический результат достигается тем, что "режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения", и что в описании указано, что "Режущая головка 4, вращаясь на рукояти 5 исполнительного органа 3, послойно снимает породу, формируя контур выработки заданной формы, а отбойные устройства 2 формируют почву и кровлю соответственно. Обрабатывая забой в направлении движения комбайна, вращаясь вокруг своей оси, режущая головка 4, дополнительно совершающая круговые движения посредством рукояти 5, обеспечивает разрушение забоя по контуру вращения рукояти". Из данной информации следует, что существенным для достижения указанного выше технического результата является конфигурация комбайна, в соответствии с которой режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения.

Таким образом, Роспатент согласился признал правомерными выводы заключения, представленного 22.10.2021, о том, что альтернативные признаки, характеризующие количество исполнительных органов и количество головок, представлены в общем виде и не являются существенными для достижения указанного выше технического результата.

Таким образов Роспатент пришел к выводу о том, что приведенная выше формула спорного комбайна не нарушает единство полезной модели по смыслу пункта 2 и подпункта 1а пункта 40 Требований ПМ.

Отклонил Роспатент и доводы общества "ЛМЗ Универсал" о несоответствия решения, охарактеризованного спорной формулой, условию патентоспособности "новизна", указав, что все существенные признаки формулы не присущи какому-либо одному техническому решению, раскрытому в уровне технике, приведенном в возражении.

На основании изложенного, Роспатент посчитал заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель соответствующим пункту 3 статьи 1398 ГК РФ, признал патент Российской Федерации на изобретение N 2651667 недействительным полностью и выдал по формуле спорного решения патент Российской Федерации на полезную модель N 209275.

Не согласившись с выводами Роспатента об отсутствии оснований для признания спорного изобретения не соответствующим требованию достаточности раскрытия сущности изобретения в материалах заявки и не соответствующим условию патентоспособности "новизна", а также не согласившись с выводами оспариваемого решения в части удовлетворения ходатайства о преобразовании патента на спорное изобретение в патент на полезную модель, общество "ЛМЗ Универсал" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Многочисленные доводы общества "ЛМЗ Универсал", приведённые в обоснование заявленных требований, сводятся к следующему:

- в материалах патента отсутствуют средства и методы, описывающие материальные эквиваленты признаков, а значит, техническое решение не раскрыто в первоначальных материалах с полнотой, достаточной для его осуществления, что влечет невозможность его преобразования в полезную модель;

- все признаки изобретения (как существенные, так и несущественные), приведенные в независимом пункте формулы изобретения по спорному патенту, известны из публикаций источников информации 1 и 2, а значит, техническое решение по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна", что влечет невозможность его преобразования в полезную модель;

- преобразование патента в патент на полезную модель невозможно, так как техническое решение не соответствует требованиям к полезным моделям, а именно запатентованный горный комбайн не является единым устройством;

- рассмотрение ходатайства общества "Копейский машиностроительный завод" о преобразовании было незаконным ввиду отсутствия подтверждения уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия;

Общество "ЛМЗ Универсал" дополнительно представило письменные пояснения, решение Арбитражного суда пермского края от 21.03.2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2022 по делу;

Роспатент представил отзыв, в котором сослался на законность и обоснованность выводов, содержащихся в оспариваемом ненормативном правовом акте, и просит оставить заявление без удовлетворения.

Семенов В.В., Гюнбер Г.Э., Скуров А.Г. представили отзыв, в котором поддержали позицию административного органа и оспорили аргументы, приводимые предпринимателем в заявлении.

Общество "Копейский машиностроительный завод" представило отзыв, в котором указало, что полезная модель соответствует всем условиям патентоспособности, в частности требованию новизны, единства и достаточного раскрытия сущности изобретения в материалах заявки, поддержало обжалуемое решение, дополнительно указало на то, что согласованные действия общества "ЛМЗ Универсал" и общества "Уралкалий" в отношении решения проходческого комбайна по спорному патенту, в том числе подача выражения против его выдачи, содержат признаки злоупотребления правом и направлены на причинение ущерба и уклонению от выплаты компенсации и убытков за нарушение исключительного права на спорный патент.

В обоснование своих доводов о злоупотреблении правом общество "Копейский машиностроительный завод" представило следующие доказательства:

1. Договор поставки N 4861/2012/МТО от 27.06.2012 между обществом "Копейский машиностроительный завод" и общество "Уралкалий";

2. Договор поставки N 59-1/17/7847 от 25.12.2017 между обществом "Копейский машиностроительный завод" и обществом "Уралкалий";

3. Нотариальный протокол осмотра N 77 АГ 9795327 от 06.04.2022;

4. Распечатка с сайта http://berpt.ru/uchebno-proizvodstvennaya-deyatolnost/sajty-predpriyatij-partnerov;

5. Ответ ГБПОУ "БПТ" на адвокатский запрос от 12.04.2022 N 574 с приложениями;

6. Выписка базы данных Casebook на ООО "Уралкалий-ремонт";

7. Определение Арбитражного суда Пермского края от 02.02.2021 по делу N А50-1628/2021;

8. Нотариальный протокол осмотра N 77 АГ 9795330 от 07.04.2022;

9. Статистическая форма учета перемещения товаров N 10411000/070519/С439354 от 07.05.2019;

10. Определение Арбитражного суда Пермского края от 27.04.2021 по делу N А50-1628/2021;

11. Ходатайство общества "Уралкалий" о приобщении дополнительных документов по делу N А50-1628/2021;

12. Определение Арбитражного суда Пермского края от 17.03.2021 по делу N А50-1628/2021;

13. Определение Арбитражного суда Пермского края от 05.05.2022 по делу N А50-10382/2022;

14. Ответ ФТС России N 01-13/14670 от 13.03.2020 с приложениями;

15. Доверенность от Т Machinery a.s. от 24.01.2022;

16. Ответ ФСТЭК России от 24.11.2016 N 240/56/4291;

17. Распечатка веб-сайта https://perm.rbc.ru/pem/freenews/593167219а7947731e6c965b.

До судебного заседания в суд поступило ходатайство общества "ЛМЗ Универсал" о привлечении к участию в деле специалиста, в котором заявитель указывает, что вопрос о достаточности раскрытия сущности изобретения, описанного в материалах заявки, требует привлечения лица, обладающего теоретическими и практическими знаниями в области горного машиностроения, представляет сведения о лице, которое оно просит привлечь в качестве специалиста для дачи консультаций.

Рассмотрев ходатайство общества "ЛМЗ Универсал" о привлечении к участию в деле специалиста судебная коллегия не находит оснований для его удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать специалиста.

Вместе с тем, заявитель не привел каких-либо конкретных обстоятельств, не установленных в материалах дела, установление которых, с учетом компетенции суда, требует знания специалиста и необходимо для решения вопроса о достаточности раскрытия сущности изобретения, описанного в материалах заявки. Вопреки мнению заявителя у суда отсутствуют основания считать, что для разрешения указанного вопроса требуется привлечение лица, обладающего теоретическими и практическими знаниями.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и дополнениях к нему, в отзывах на заявление и письменных пояснениях, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьими лицами.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10)).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 названной статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против выдачи патента на промышленный образец и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что заявителем и третьим лицом не оспаривается.

Согласно абзацу второму пункта 27 постановления N 10 по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан спорный патент (03.08.2016), правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца включает ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Порядок ИЗ), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 701, (далее - Правила ПМ и Требования ПМ).

Порядок рассмотрения возражения против выдачи патента на промышленный образец установлен Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 N 59454 (далее - Правила ППС).

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на полезную модель и удостоверяющий это право патент действуют десять лет при условии соблюдения требований, установленных Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

Согласно пункту 1 статьи 1376 ГК РФ заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели в электронной форме, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

Согласно пункту 2 статьи 1378 ГК РФ дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

- признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ или подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату подачи заявки;

- указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Согласно пункту 2 статьи 1386 ГК РФ экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1390 ГК РФ экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 3 статьи 1398 ГК РФ в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ. В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 55 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

В соответствии с пунктом 56 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения. Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

В соответствии с пунктом 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ к документам заявки; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

В соответствии с пунктом 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать, если такая дата не указана, то дата их выпуска; для сведений, полученных в электронном виде посредством сети "Интернет" - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 2 Требований ПМ заявка должна содержать документы, указанные в пункте 2 статьи 1376 ГК РФ, и относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели). Заявка признается относящейся к одной полезной модели (требование единства считается выполненным), если формула полезной модели является однозвенной, состоящей из одного независимого пункта, либо многозвенной, состоящей из одного независимого пункта и зависимых пунктов.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 1а пункта 40 Требований ПМ при составлении формулы полезной модели применяются, в частности, следующие правила: однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, состоит из одного независимого пункта, который может включать одну совокупность существенных признаков, каждый признак которой необходим, а все вместе они достаточны для достижения одного технического результата, или нескольких взаимосвязанных технических результатов, в том числе связанных между собой причинно-следственной связью; в независимый пункт однозвенной формулы не следует включать альтернативные существенные признаки.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Изобретению по спорному патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Судебная коллегия, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая положения статьи 1351 ГК РФ и Регламента, полагает выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении, правомерными в силу следующих обстоятельств.

Рассмотрев доводы заявителя о том, что в материалах патента отсутствуют средства и методы, описывающие материальные эквиваленты признаков, а значит, техническое решение не раскрыто в первоначальных материалах с полнотой, достаточной для его осуществления, что влечет невозможность его преобразования в полезную модель, суд установил следующее.

В обоснование своих доводов о недостаточном раскрытии решения по спорному патенту заявитель ссылается на неопределенность материальных эквивалентов следующего функционального признака, содержащегося в формуле, "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой". Указывает на неясность сущности данного признака ввиду недостаточных и противоречивых сведений в описании относительно возможных профилей режущей головки, которые будут обеспечивать заявленное в патенте разрушение забоя в разных направлениях. Ссылается на то, что на фиг. 2 графических материалов к спорному патенту приведены примеры выполнения режущих головок, которые значительно отличаются друг от друга, и не приведено никаких технических особенностей этих режущих головок, которые бы объединяли данные варианты выполнения и обеспечивали бы достижение технического результата - разрушение забоя как по контуру вращения рукояти, так и в направлении на забой. Более того, что касается равномерности удаления слоев породы, то в описании патента вообще не показано, за счет чего достигается данный результат, а также не приведены доказательства того, что он в запатентованном решении вообще достигается.

Таким образом, заявитель указывает, что в описании изобретения для всех частных примеров реализации признака, характеризующего профиль режущих головок, отсутствует пояснение смыслового содержания данного признака, а именно, каким образом с помощью режущих головок, показанных на фиг. 2, реализуется заявленный технический результат, принцип работы указанных элементов в описании не раскрыт.

По мнению заявителя в разделах описания, на которые ссылается Роспатент в оспариваемом решении, приведенных выше, не содержится обоснования причинно-следственной связи профиля режущих головок с достижением технического результата, а только признака, относящегося к направлению оси вращения рукояти.

Вместе с тем, как следует из материалов спорной заявки (описание изобретение в разделе "Раскрытие изобретения"), технический результат достигается тем, что: "режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения" (т. 2, л.д. 11). Также в материалах заявки в разделе "Осуществление изобретения" указано, что: "Режущая головка 4, вращаясь на рукояти 5 исполнительного органа 3, послойно снимает породу, формируя контур выработки заданной формы, а отбойные устройства 2 формируют почву и кровлю соответственно. Обрабатывая забой в направлении движения комбайна, вращаясь вокруг своей оси, режущая головка 4, дополнительно совершающая круговые движения посредством рукояти 5, обеспечивает разрушение забоя по контуру вращения рукояти" (т. 2, л.д. 11). Приведенные элементы спорного технического решения изображены в их конструктивной единстве во всех графических материалах спорного патента по фиг. 1-5:

Указанные сведения о работе комбайна исчерпывающим образом раскрывают, что технический результат достигается конструкцией режущей головки, которая 1) обеспечивает разрушение породы по контуру переносного вращения режущей головки, и 2) обеспечивает разрушение породы в направлении движения комбайна на забой.

В описании и иллюстрациях патента приведены все сведения, необходимые и достаточные для осуществления полезной модели.

Как следует из формулы спорной полезной модели оси вращения исполнительного органа, режущей головки и ось вращения рукояти направлены на забой, т.е. являются параллельными друг другу. Такое выполнение осей вращения исключает необходимость применения в редукторах и приводах конических передач, которые являются менее эффективными, чем цилиндрические. Отсутствие конических передач уменьшает вибрации в механизмах и дополнительно повышает равномерность и стабильность разрушения породы.

Таким образом, признак полезной модели "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" характеризует не функцию горного комбайна, а конструкцию режущего инструмента (режущей головки).

Ввиду большого разнообразия способов выполнения режущих головок, соответствующий признак охарактеризован общими существенными конструктивными свойствами режущей головки.

Доводы же общества "ЛМЗ Универсал" относительно недостаточного раскрытия сущности признака "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой", и что в материалах заявки с учетом графических материалов не раскрыто конструктивное выполнение режущего инструмента, обеспечивающее достижение технического результата, опровергаются материалами заявки.

Вопреки мнению заявителя специалисту в области горного машиностроения очевидно известен тот факт, что для разрушения забоя режущей головкой исполнительного органа проходческого комбайна профиль такой головки должен иметь зубцы, а конструкция режущего инструмента может иметь принципиально различный профиль. Для целей равномерного удаления породы профиль режущей головки по спорному патенту обладает способностью разрушать породу как по контуру, так и в направлении забоя. Данный признак является существенным. Многообразие форм выполнения режущей головки проиллюстрировано изображением режущих головок на фиг. 2 описания полезной модели.

В свою очередь из графических материалов фиг. 1, где приведен горный комбайн, исполнительный инструмент которого содержит рукоять 5 и режущую головку 4, из фиг. 2, где показаны в конструктивном единстве как рукоять 5, так и примеры профилей режущих головок 4, объединенные тем, что каждая из головок имеет зубцы и из приведенного фрагмента описания, где указано на дополнительное вращение рукояти с разрушением забоя по её контуру в совокупности очевидно, что признак "профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" представляет собой профиль с зубцами, как дисковый, изображенный в верхнем левом примере на фиг. 2, так и профиль в форме тела вращения как на остальных примерах на фиг. 2).

Таким образом признак "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" в материалах спорной заявки раскрыт ясно и достаточно для понимания сущности полезной модели специалистом в области горного машиностроения.

Учитывая приведенные сведения, действительно является очевидным, что именно одновременное разрушение породы большей площади, ввиду разрушения по контуру вращения рукояти торцевой частью режущей головки и обеспечивает более равномерное удаление слоев породы.

В этой связи, конечные выводы оспариваемого решения о том, что сведений, содержащихся на дату подачи в материалах заявки, по которой был выдан спорный патент, достаточно для осуществления изобретения по патенту специалистом в данной области техники с реализацией его назначения и с достижением указанного технического результата, являются правомерными.

В указанной связи подлежат отклонению и ссылки заявителя на то, что примеры выполнения режущих головок, значительно отличаются друг от друга, и не приведено никаких технических особенностей этих режущих головок, которые бы объединяли данные варианты выполнения и обеспечивали бы достижение технического результата. Таким образом не нашли своего подтверждения и доводы заявителя о том, что формула, характеризующая решение по спорному патенту, содержит альтернативные признаки и, следовательно, не относится к одному устройству, в связи с чем требование единства полезной модели нарушено.

Рассмотрев доводы заявителя о несоответствии технического решения по спорному патенту требованию критерия "новизна" судебная коллегия установила следующее.

Как указано выше по результатам рассмотрения доводов общества "ЛМЗ Универсал" о несоответствии технического решения по спорному патенту условию патентоспособности "новизна" Роспатент установил следующие обстоятельства:

- комбайну, известному из источника информации 1 не присущ признак формулы изобретения по оспариваемому патенту "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой";

- сведения о техническом решении, раскрытые в источнике информации 3 не могут быть использованы для оценки патентоспособности спорного изобретения, поскольку щитовой проходческий комплекс, включающий множество вспомогательных устройств и механизмов, не является средством того же назначения, что и комбайн по спорному патенту;

- из источника информации 2 (стр. 130, 136, 137, 142, 146, 147) известны все признаки формулы изобретения по спорному патенту, однако данные признаки присущи не одному техническому решению, а нескольким.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 2 статьи 1350 ГК РФ послужили основанием для вывода о том, что возражение заявителя не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по спорному несоответствующим условию патентоспособности "новизна".

В своем заявлении настаивает на том, что полезная модель по спорному патенту N 209275 (ранее - изобретение по патенту N 2651667) не является новой при сравнении с решением по источнику информации 1.

Вместе с тем в источнике информации 1 раскрыта конструкция комбайна "Караганда-7/15", конструкция режущего органа которого имеет диски забурника, которые обрабатывают только центральную часть забоя и не могут обрабатывать выработку по контуру, поскольку в конструкции комбайна "Караганда-7/15" отсутствуют рукояти.

Мнение заявителя о том, что "редуктор" и "рукоять" - это одно и то же средство, отличающееся только терминологией несостоятельно, поскольку то обстоятельство, что режущие диски закреплены на корпусе редуктора, не свидетельствует о том, что редуктор противопоставленного комбайна совпадает с рукоятью спорного комбайна по конструкции и свойствам.

В отношении комбайна "Караганда-7/15" по источнику информации 1 заявитель ссылается на то, что из графических материалов видно, что направление режущих поверхностей указанных резцов, которые выступают как за периферию диска, так и в направлении забоя, позволяет им разрушать породу в двух направлениях: как по контуру вращения рукоятей (вбок от диска забурника), так и вперед в направлении забоя.

Вместе с тем приведённые в источнике информации 1 иллюстрации рис. 4, 5, 10 не дают оснований утверждать, что режущие диски забурника обладают двумя самостоятельными свойствами разрушать породу в направлении на забой и разрушать породу по контуру переносного движения.

Как правильно указал Роспатент в оспариваемом решении, разрушение забоя в направлении движения комбайна обеспечивается резцами забурника 2 - это режущие головки, оси вращения которых направлены вдоль движения комбайна на забой, а разрушение забоя по контуру - фрезерными дисками 1.

Таким образом, комбайну, известному из источника информации 1 не присущ признак формулы полезной модели "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой".

Рассмотрев доводы заявителя о том, что все признаки решения по спорному патенту известны из источника информации 2 судебная коллегия установила следующее.

В техническом решении по источнику информации 2 исполнительный орган является плоско-дисковым рабочим органом, что проиллюстрировано на рис. 1.

Вопреки мнению заявителя ни из описания источника информации 2, ни из графических материалов однозначно не следует, что профиль режущей головки (диска) имеет "профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой". Кроме этого, на схеме 4 стр. 147 указано, что режущие головки (резцовые диски) установлены на корпусе редуктора, а не на рукоятях.

Вопреки доводом заявителя об обратном, не следует наличие указанного признака из схемы комбайна "Урал 20" на рис. 2б источника информации 2.

Таким образом, комбайну, известному из источника информации 2 не присущ признак формулы полезной модели "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой".

Судебная коллегия рассмотрев доводы общества "Копейский машиностроительный завод" о том, что согласованные действия общества "ЛМЗ Универсал" и общества "Уралкалий" в отношении решения проходческого комбайна по спорному патенту, в том числе подача выражения против его выдачи, содержат признаки злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) и направлены на причинение ущерба и уклонению от выплаты компенсации и убытков за нарушение исключительного права на спорный патент, установила следующее.

Доводы общества "Копейский машиностроительный завод" относительно неправомерного включения в уровень техники по оспариваемым патентам Руководства по эксплуатации комбайна Урал-20Р отклоняются ввиду того, что указанный источник информации в оспариваемом решении не исследовался и не противопоставлялся.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать, что доводы общества "Копейский машиностроительный завод" о злоупотреблении правом подлежат рассмотрению только в части действий общества "ЛМЗ Универсал" как подателя возражения, по результатам рассмотрения которого принято оспариваемое решение Роспатента по смыслу статьи 10 ГК РФ. Доводы общества "Копейский машиностроительный завод" относительно действий общества "Уралкалий" как злоупотребления правом не относятся к принятию оспариваемого решения и рассмотрению в настоящем деле не подлежат.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 25), положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении 47 и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о недоказанности обществом "Копейский машиностроительный завод" наличия в действиях общества "ЛМЗ Универсал" по подаче возражения против выдачи спорного патента признаков злоупотребления правом, выражающихся, в том числе в форме ограничения конкуренции, поскольку доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о том, что общество действовало исключительно с намерением причинить вред иным лицам либо злоупотребило правом в иных формах, в том числе действовало с целью ограничения конкуренции, в настоящем деле отсутствуют.

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены этим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии в действиях лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем в рассматриваемом случае такая очевидность отсутствует, поскольку обществом "Копейский машиностроительный завод" не доказано, что возражение подано обществом "ЛМЗ Универсал" исключительно с целью причинения вреда обществу "Копейский машиностроительный завод" или иным лицам, без наличия иной добросовестной цели.

При таких обстоятельствах действия общество "ЛМЗ Универсал" по обращению с возражением против спорного патента представляют собой реализацию права требовать признания недействительным спорного патента, которое предоставлено в силу закона любому лицу.

Иные действия общества "ЛМЗ Универсал" при ведении хозяйственной деятельности, на недобросовестность которых ссылается заявитель, не имеют непосредственного отношения к предмету настоящего спора.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "ЛМЗ Универсал" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" (регистрационный номер 600122531) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 10.01.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2021 против выдачи патента Российской Федерации N 2651667 на изобретение, и аннулировании патента Российской Федерации N 209275 на полезную модель оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

А.А. Снегур