Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2023 г. N С01-2406/2022 по делу N СИП-353/2022 Суд отменил принятое ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд первой инстанции не исследовал ряд представленных в материалы дела доказательств и не оценил их влияние на заключение о вероятности смешения сравниваемых обозначений

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2023 г. N С01-2406/2022 по делу N СИП-353/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 января 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Напитки из Черноголовки-АКВАЛАЙФ" (ул. Соединительная, д. 2, пом. 34, г. Черноголовка, Московская обл., 142432, ОГРН 1125031003866) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2022 по делу N СИП-353/2022

по заявлению иностранного лица The Coca-Cola Company (One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.01.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 712275.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Напитки из Черноголовки-АКВАЛАЙФ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица The Coca-Cola Company - Лапшина А.С. и Тиллинг Е.М. (по доверенности от 14.04.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-380/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Напитки из Черноголовки-АКВАЛАЙФ" - Пчелкин А.П. и Шеманин Я.А. (по доверенности от 17.06.2022).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо The Coca-Cola Company (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.01.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 712275.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Напитки из Черноголовки-АКВАЛАЙФ" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2022 требования компании удовлетворены: решение Роспатента от 14.01.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 712275, признано недействительным как не соответствующее требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

От компании поступил отзыв на кассационные жалобы, в котором она не согласилась с изложенными в них доводами.

В судебное заседание явились представители компании, административного органа и общества.

Другой представитель компании принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что к кассационной жалобе общество приложило новые доказательства: заключение специалистов от 15.11.2022, решения судов и патентных ведомств иностранных государств.

Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 3 которой при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по существу, а также по исследованию ранее не представлявшихся доказательств. В связи с этим представленные обществом документы не могут быть приняты и оценены президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Как разъяснено в абзацах втором и третьем пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", новые и (или) дополнительные доказательства, имеющие отношение к установлению обстоятельств по делу, судом кассационной инстанции не принимаются. Если лицо, участвующее в деле, представило в суд кассационной инстанции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой, апелляционной инстанции, в том числе вместе с отзывом на кассационную жалобу, то такие доказательства судом кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и при необходимости возвращаются.

Представители общества и Роспатента поддержали изложенные в кассационных жалобах доводы, просили их удовлетворить.

Представители компании возражали против удовлетворения кассационных жалоб, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 712275, зарегистрированного 17.05.2019 с приоритетом от 14.09.2018 в отношении товаров 32-го класса "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания 17.05.2021 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированному несоответствием его регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения компания ссылалась на наличие вероятности смешения спорного товарного знака с зарегистрированными ранее на имя компании:

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 31825 с приоритетом от 02.07.1965 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "безалкогольные напитки" (далее - противопоставленный товарный знак 1);

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 61608 с приоритетом от 12.09.1977 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво, эль и портер; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; сиропы и другие вещества для изготовления напитков" (далее - противопоставленный товарный знак 2);

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 627381 с приоритетом от 05.10.2016 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" (далее - противопоставленный товарный знак 3).

Кроме того, податель возражения отмечал, что спорный товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, в связи с чем предоставление ему правовой охраны противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент установил:

заключение профессора департамента маркетинга Высшей школы бизнеса федерального государственного автономного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по результатам сравнительного лингвистического и коммуникативного исследования словесных обозначений FANTA/ФАНТА и FANTOLA/ФАНТОЛА (далее - лингвистическое заключение НИУ ВШЭ) и заключение комиссии специалистов-лингвистов о спорных товарных знаках (словесных обозначениях) FANTA (ФАНТА) и FANTOLA (ФАНТОЛА) от 16.08.2021 N 14-08/21 содержат противоположные выводы относительно фонетических и семантических свойств сравниваемых обозначений и подлежат критической оценке как содержащие субъективное мнение специалистов-лингвистов, выраженное по заказу одного из спорящих субъектов (правообладателя и подателя возражения);

поступившие от компании и общества социологические исследования и научные мнения также подлежат критической оценке, поскольку содержащиеся в них выводы противоречат друг другу при сходном предмете и одинаковых задачах соответствующих научно-социологических исследований.

При таких обстоятельствах Роспатент счел возможным провести сравнительный анализ спорного и противопоставленных обозначений по установленной методике с учетом внутреннего убеждения членов коллегии Палаты по патентным спорам как рядовых потребителей.

Роспатент определил, что основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных товарных знаках выполняют словесные элементы "FANTA" / "ФАНТА".

Проведя сопоставительный анализ спорного и противопоставленных товарных знаков, административный орган признал их несходными по фонетическому и графическому критериям ввиду разного количества и состава слогов, звуков и букв в них.

Роспатент не согласился с доводом компании о вхождении противопоставленных товарных знаков в спорный товарный знак, указав, что таковым может быть признано только полное вхождение.

Административный орган констатировал: ввиду отсутствия сравниваемых слов в словарно-справочных источниках такие слова не обладают смысловыми значениями, являются фантазийными и не подлежат анализу по семантическому критерию сходства.

Предположение компании о подобии заложенных в сравниваемые обозначения идей Роспатент счел субъективным.

Административный орган отметил отсутствие у сравниваемых словесных элементов определенного словарями ударения и обратил внимание на те варианты ударений, которые отмечают сами правообладатели сравниваемых товарных знаков, - ударение на первый слог "FAN-" / "ФАН-" в противопоставленных товарных знаках и ударение на второй слог "-ТО-" в спорном товарном знаке.

Учитывая установленные существенные отличия сравниваемых товарных знаков, прежде всего по наиболее важному в рассматриваемом случае фонетическому критерию, Роспатент пришел к выводу о том, что эти товарные знаки и не ассоциируются друг с другом в целом, т.е. не являются сходными.

Проанализировав содержащиеся в сопоставляемых регистрациях товары 32-го класса МКТУ, административный орган признал их однородными.

Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, Роспатент признал, что принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности исследуемых товаров 32-го класса МКТУ одному производителю не имеется.

Административный орган отметил, что данные заключения федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук" от 24.09.2021 N 118-2021 (далее - заключение от 24.09.2021 N 118-2021) коррелируются со сделанными выше выводами об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков, в связи с чем квалифицировал названное заключение в совокупности и взаимосвязи с указанными выводами как дополнительное и соответствующее иным материалам дела подтверждение позиции Роспатента, а также позиции членов коллегии как рядовых потребителей.

При этом административный орган исследовал представленные компанией и обществом сведения из сети Интернет в отношении восприятия сравниваемых обозначений потребителями и указал, что имеющиеся отзывы блогеров и потребителей не отвечают критерию достоверности, поскольку соответствующие выборки отзывов имеют избирательный характер, противоречат друг другу и не могут подтверждать какие-либо имеющие значение для рассматриваемого дела обстоятельства.

Административный орган счел неотносимыми к рассматриваемому делу и недостоверными доказательствами представленные компанией решения патентных ведомств иностранных государств.

На основании изложенного Роспатент не усмотрел оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган отклонил доводы возражения о противоречии регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку установленный факт отсутствия сходства сравниваемых обозначений исключает возможность введения потребителей в заблуждение в отношении товара и его производителя.

Роспатент также указал:

заявленные компанией доводы об интенсивном использовании ею принадлежащих ей товарных знаков, а также соответствующие доказательства не влияют на вывод об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака не отвечающим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ;

представленные правообладателем спорного товарного знака сведения о фактическом использовании этого знака не содержат признаки позиционирования маркированной таким средством индивидуализации продукции как товара подателя возражения или имитации дизайна названного товара.

Решением от 14.01.2022 Роспатент отказал в удовлетворении возражения, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 712275.

Не согласившись с названным решением, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции отклонил довод общества об отсутствии у компании заинтересованности в оспаривании решения административного органа (ввиду временного приостановления деятельности в Российской Федерации), указав, что заинтересованность определяется на дату подачи возражения, в то время как общество ссылается на обстоятельства, возникшие позже.

Проанализировав противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции согласился с мнением Роспатента о том, что основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы "ФАНТА" / "FANTA".

Сопоставив сравниваемые обозначения по фонетическому критерию сходства, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии определенной степени сходства по названному критерию, определяемой совпадением четырех первых и последнего звука, указал, что Роспатент не анализировал то, какой слог в каждом из сравниваемых слов является ударным.

Суд первой инстанции счел, что спорный и противопоставленные товарные знаки сходны также и по графическому критерию вследствие их исполнения стандартным шрифтом.

Суд первой инстанции признал необоснованным вывод административного органа о фантазийном характере словесных элементов сравниваемых обозначений и о невозможности оценки их сходства по семантическому критерию.

Суд первой инстанции определил, что слово "фанта" включено в современные толковые словари, согласно которым "ФАНТА - это 1) газированный тонизирующий напиток с апельсиновым вкусом; 2) сильногазированный тонизирующий напиток с апельсиновым ароматом". Данное обстоятельство свидетельствует о наличии у словесного элемента противопоставленных товарных знаков конкретного смыслового значения, что Роспатент необоснованно не принял во внимание.

Суд первой инстанции отметил, что административный орган не обосновал, почему спорный товарный знак не может быть воспринят российским потребителем в таком распространенном значении (газированный напиток с апельсиновым вкусом), и не дал надлежащую оценку доводу компании о том, что словесный элемент "ФАНТОЛА" спорного товарного знака образован вследствие контаминации таких слов, как "фанта" и "кола".

Как указал суд первой инстанции, Роспатент не учел также и то, что компания является правообладателем серии товарных знаков, в основе которой лежит элемент "ФАНТА" / "FANTA".

Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание на то, что Роспатент не дал оценку всем представленным компанией и обществом социологическим исследованиям и научным мнениям, а приведенные в оспариваемом ненормативном правовом акте мотивы критической оценки подобных документов являются недостаточными.

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии решения административного органа положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, в связи с выводами об ошибочности позиции Роспатента об отсутствии сходства спорного и противопоставленных товарных знаков суд первой инстанции счел необоснованным мнение административного органа о соответствии спорного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции отклонил как не подтвержденные доводы общества о том, что действия компании по подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку являются злоупотреблением правом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил: их заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о том, что рассмотрение возражения компании против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку относится к полномочиям Роспатента, о применимом законодательстве.

Кроме того, не является спорным вопрос о том, что товары, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные знаки, являются однородными.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеперечисленных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе общество указывает на то, что, вопреки мнению суда первой инстанции, Роспатент не устанавливал отсутствие у сравниваемых обозначений определенных ударений, а напротив, пришел к выводу о различии ударных слогов.

Заявитель этой кассационной жалобы обращает внимание на отсутствие судебной оценки ряда доводов лиц, участвующих в деле, а также на игнорирование факта непредставления в материалы дела компакт-диска с рекламными роликами и сведениями средств массовой информации, который был приобщен обществом в ходе рассмотрения возражения и исследован административным органом при принятии оспариваемого решения.

Общество полагает, что выводы суда первой инстанции в части наличия у словесного элемента "ФАНТА" семантического значения не соответствуют правовой позиции всех лиц, участвующих в деле. Компания, Роспатент и общество ссылались на отсутствие в словарно-справочных источниках толкования словесного элемента "ФАНТА".

По мнению заявителя этой кассационной жалобы, указание суда первой инстанции на недостаточное обоснование Роспатентом вывода об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому и семантическому критериям противоречит тексту оспариваемого решения административного органа.

Общество отмечает, что ошибочные выводы суда первой инстанции о наличии определенной степени сходства спорного и противопоставленных обозначений повлекли за собой незаконный вывод о необходимости повторного рассмотрения Роспатентом возражения компании в части доводов о способности спорного товарного знака вводить потребителя в заблуждение.

Заявитель кассационной жалобы указывает на отсутствие в обжалуемом решении оценки суда первой инстанции представленного в материалы дела заключения от 24.09.2021 N 118-2021, которое подтверждает позицию общества и административного органа об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений, а также оценки доводов общества о некорректности и неотносимости доказательств, поступивших от компании.

Кроме того, общество обращает внимание на то, что представленные компанией и обществом лингвистические и социологические заключения не были исследованы судом первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд первой инстанции не принял во внимание довод общества о том, что в отсутствие на территории Российской Федерации товаров компании, маркированных противопоставленными товарными знаками, не имеется вероятности смешения этих товарных знаков и спорного обозначения.

Общество полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о наличии у компании заинтересованности в оспаривании решения административного органа, неверно отождествив такую заинтересованность с заинтересованностью в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

По мнению заявителя кассационной жалобы, действия компании по оспариванию решения Роспатента направлены на причинение вреда обществу.

Общество указывает, что компания обратилась в административный орган с возражениями против предоставления правовой охраны шести товарным знакам общества. При этом в судебном порядке компания оспорила лишь два из шести принятых административным органом решений (судебные дела N СИП-352/2022 и N СИП-353/2022). Указанные обстоятельства свидетельствуют о согласии компании с изложенными в остальных четырех решениях выводами Роспатента (аналогичными содержащимся в оспариваемом в рассматриваемом деле решении). Таким образом, независимо от итогов рассмотрения дел N СИП-352/2022 и N СИП-353/2022 общество не будет лишено права на маркировку товаров 32-го класса МКТУ обозначениями со словесным элементом "FANTOLA".

Учитывая изложенное, принимая во внимание отсутствие у компании заинтересованности в использовании принадлежащих ей товарных знаков на территории Российской Федерации ввиду приостановления деятельности в названном государстве, общество полагает, что действия компании направлены на воспрепятствование осуществлению обществом хозяйственной деятельности и являются злоупотреблением правом.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о некотором сходстве спорного и противопоставленных товарных знаков по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

Заявитель этой кассационной жалобы отмечает, что совпадение частей сравниваемых обозначений само по себе не может порочить вывод административного органа об отсутствии сходства этих обозначений.

В отношении ссылки суда первой инстанции на наличие у слова "фанта" семантического значения Роспатент указывает: в общедоступных словарно-справочных источниках приведена лишь информация о том, что обозначение "ФАНТА" используется в качестве средства индивидуализации напитков.

Административный орган обращает внимание на отсутствие доказательств того, что слово "фанта" воспринимается потребителями в определенном значении, или того, что для потребителей сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных в них понятий или идей.

Таким образом, заявитель кассационной жалобы полагает невозможным сопоставление сравниваемых товарных знаков по семантическому критерию.

По мнению Роспатента, включение слова "фанта" в словари не порочит вывод административного органа об отсутствии смыслового сходства спорного и противопоставленных товарных знаков.

В отношении указания суда первой инстанции на отсутствие в оспариваемом ненормативном правовом акте оценки довода компании о восприятии обозначения "ФАНТОЛА" как образованного путем контаминации слов "фанта" и "кола" административный орган отмечает, что доказательства подобного восприятия спорного обозначения потребителями в материалах дела не представлялись, вопросы о таком восприятии названного обозначения респондентам в рамках социологических исследований не задавались.

Заявитель кассационной жалобы поясняет, что средний российский потребитель товаров 32-го класса МКТУ не обладает специальными знаниями в области филологии и лингвистики, в связи с чем лингвистическое заключение НИУ ВШЭ не могло быть учтено при анализе семантического сходства сравниваемых обозначений.

Роспатент отмечает: сравниваемые обозначения не сходны по фонетическому критерию ввиду разного количества и состава звуков, а также различия в ударениях, которые, в свою очередь, обусловлены длительной практикой использования указанных обозначений в гражданском обороте.

Административный орган полагает, что спорный и противопоставленные товарные знаки характеризуются различным графическим написанием, что формирует разное зрительное впечатление у потребителей при визуальном восприятии этих знаков.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не привел мотивы, по которым выводы Роспатента по результатам оценки социологических исследований являются недостаточными в ситуации противоречия друг другу результатов таких исследований.

Учитывая несогласие административного органа с выводами суда первой инстанции о сходстве сравниваемых обозначений, Роспатент полагает также ошибочным мнение суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд первой инстанции не учел факт прекращения компанией использования противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации.

Как указывает Роспатент, подобный факт свидетельствует об отсутствии у компании интереса в оспаривании решения административного органа.

Заявитель кассационной жалобы соглашается с позицией общества о том, что действия компании по оспариванию решения Роспатента являются злоупотреблением правом.

При этом административный орган полагает, что суд первой инстанции не исследовал указанные доводы общества, исследовав вместо этого вопрос, является ли злоупотреблением правом действия компании по подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку. При этом на подобное злоупотребление лица, участвующие в деле, не ссылались.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзыве на них, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении доводов общества и Роспатента об отсутствии у компании заинтересованности в оспаривании решения административного органа президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Заинтересованность компании в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку была установлена Роспатентом на момент совершения соответствующего юридически значимого действия, т.е. на дату подачи возражения (17.05.2021).

Это обстоятельство не оспаривали общество и административный орган ни в суде первой инстанции, ни при подаче кассационных жалоб.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что компания как лицо, подавшее возражение, по которому Роспатент принял являющееся предметом настоящего спора решение, в рассматриваемом случае является лицом, которое в силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеет право на обращение в суд (на подачу заявления) по настоящему делу.

Таким правом обладают все участники соответствующего административного производства (или их правопреемники).

Вопреки доводам общества и административного органа, суд первой инстанции рассмотрел вопрос о заинтересованности компании именно в оспаривании ненормативного правового акта, а не только в подаче возражения.

По результатам рассмотрения соответствующих доводов общества суд первой инстанции обоснованно указал, что сам по себе факт наличия у заявителя исключительного права на сходные со спорным товарным знаком средства индивидуализации с более ранней датой приоритета является достаточным основанием, подтверждающим заинтересованность лица в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, а также в оспаривании принятого по результатам рассмотрения возражения решения.

То обстоятельство, что в период после принятия административным органом оспариваемого ненормативного правового акта компания приняла решение о приостановлении своей деятельности на территории Российской Федерации, не лишает ее права на защиту законного интереса в оспаривании ненормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного 17.05.2021.

Суд первой инстанции также рассмотрел и мотивированно отклонил доводы общества о том, что действия компании по обращению в суд с рассматриваемым заявлением являются злоупотреблением правом, а также о том, что оспаривание компанией лишь двух из шести решений административного органа свидетельствует о наличии у нее недобросовестной цели.

Доводы общества и Роспатента об обратном не соответствуют содержанию обжалуемого решения.

Проверив выводы суда первой инстанции по существу рассматриваемого спора, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии сходства обозначений, однородности товаров и услуг и вероятности смешения таких обозначений в гражданском обороте (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения обозначений в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как уже указывалось, однородность сравниваемых товаров подтверждена как Роспатентом, так и судом первой инстанции, этот вывод в кассационных жалобах не оспаривается.

Как административный орган, так и суд первой инстанции определили, что спорный товарный знак является словесным, содержит один элемент "ФАНТОЛА", два из противопоставленных товарных знаков являются словесными, содержат единственный элемент "ФАНТА" / "FANTA", третий противопоставленный товарный знак является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем несет словесный элемент "FANTA"; все противопоставленные товарные знаки принадлежат одному правообладателю - компании.

В такой ситуации как Роспатент, так и суд первой инстанции сделали правильный и не оспариваемый в кассационных жалобах вывод о необходимости сравнения словесных элементов "ФАНТОЛА" и "ФАНТА" / "FANTA".

Между тем административный орган и суд первой инстанции пришли к разным выводам в отношении сходства названных обозначений.

Роспатент признал, что данные элементы не сходны по фонетическому и графическому критериям, а сравнение по семантическому критерию невозможно вследствие отсутствия у сравниваемых элементов лексического значения.

В такой ситуации административный орган признал сравниваемые товарные знаки не сходными в целом, а вероятность смешения таких обозначений в гражданском обороте - отсутствующей даже при использовании для индивидуализации однородных товаров 32-го класса МКТУ.

При этом Роспатент отметил, что обществом и компанией представлены в материалы административного дела лингвистические заключения, содержащие взаимоисключающие выводы в отношении образования слова "ФАНТОЛА", а также в отношении семантического значения сравниваемых словесных элементов, социологические опросы, включающие противоположные позиции по восприятию сравниваемых обозначений потребителями, выборки мнений потребителей, размещенных в сети Интернет, сделанные обществом и компанией исходя из собственного интереса.

Заседания коллегии Палаты по патентным спорам неоднократно откладывались, однако такие отложения вели к представлению обществом и компанией очередной партии взаимоисключающих документов, в том числе рецензий на ранее представленные оппонентом доказательства.

В такой ситуации административный орган пришел к выводу о необходимости сравнения спорного и противопоставленных товарных знаков с использованием подлежащей применению методологии по собственному внутреннему убеждению как потребителя соответствующих товаров.

В заключении Роспатент отметил, что сформированное с учетом внутреннего убеждения членов коллегии Палаты по патентным спорам мнение совпадает с выводами, содержащимися в одном из социологических опросов.

Проверяя выводы Роспатента, сделанные применительно к определению наличия/отсутствия сходства сравниваемых обозначений, суд первой инстанции признал их в части ошибочными, а в части - недостаточно мотивированными.

Осуществив анализ сравниваемых обозначений, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии некоторой степени их сходства по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать такие выводы обоснованными.

Как было указано выше, вопрос возможности смешения товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя.

При этом разрешение такого вопроса предполагает не произвольное усмотрение суда, оно должно быть основано на нормах ГК РФ, а также должно учитывать методологические подходы высшей судебной инстанции, поскольку влияет на формулирование вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения обозначений.

Как указано в подпункте 1 пункта 42 Правил N 482, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить: на восприятие обозначения влияют количество и последовательность слогов, звучание и интонация, правила произношения слов.

Делая вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений, суд первой инстанции не осуществил их полноценный фонетический анализ, а вывод о наличии сходства сделал исключительно на основании совпадения пяти звуков, не все из которых расположены последовательно.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции нарушил методологию сравнения обозначений по фонетическому критерию.

При проверке выводов Роспатента о невозможности сравнения спорного и противопоставленных товарных знаков суд первой инстанции указал на их ошибочность, мотивировав свой вывод наличием семантического значения у противопоставленных товарных знаков.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает вывод суда первой инстанции не в полной мере отвечающим требованиям применимой методологии.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 42 Правил N 482, смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание: если сравниваемые обозначения (либо одно из них) не имеют семантического (смыслового) значения, то данный критерий не применяется.

Как верно отмечает общество в кассационной жалобе, лица, участвующие в деле, не ссылались на наличие у слова "фанта" какого-либо семантического значения.

Напротив, компания, Роспатент и общество настаивали на отсутствии в словарно-справочных источниках слова "фанта" и его толкования.

Представитель компании в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам, возражая против этого довода кассационной жалобы общества, затруднился указать документ, в котором компания указывала на наличие слова "фанта" в словарно-справочных источниках, сославшись лишь на то, что в оспариваемом ненормативном правовом акте содержится ссылка на такие источники (но не наличие слова "фанта" в них).

В такой ситуации самостоятельный поиск судом первой инстанции слова "фанта" в словарно-справочных источниках представляет собой выход за пределы полномочий суда, осуществляющего проверку законности и обоснованности выводов административного органа.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание то, что наиболее внимательного отношения требуют словесные элементы, не являющиеся словами какого-либо языка, но тем не менее несущие определенную смысловую нагрузку. В данном случае необходимо установить, насколько семантика данного обозначения является очевидной при восприятии.

Между тем для применения семантического критерия необходимо, чтобы для обоих сравниваемых словесных элементов семантика была очевидной для потребителей, наличие семантического значения только у одного из сравниваемых слов не свидетельствует о возможности применения такого критерия.

Позиция суда первой инстанции о необходимости оценки административным органом семантического значения словесного элемента "ФАНТОЛА" как образованного от слов "фанта" и "кола" не подтверждается содержанием поданного в Роспатент возражения компании (с учетом дополнительных пояснений).

Рассуждения суда первой инстанции о необходимости учета специальных лингвистических знаний нарушают методологию оценки товарных знаков на сходство применительно к адресной группе потребителей.

Уровень знаний адресной группы потребителей товаров 32-го класса МКТУ (не специальных товаров) определяется исходя из разумно предполагающейся информированности потребителей, не обладающих специальными познаниями в области лингвистики и филологии.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу N СИП-362/2021.

Кроме того, суд первой инстанции не установил наличие семантического значения спорного товарного знака (что явилось бы основанием для применения этого критерия), а лишь указал Роспатенту на необходимость повторной проверки, мотивировав свою позицию наличием семантики у противопоставленных товарных знаков.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает позицию суда первой инстанции по этому вопросу недостаточно обоснованной: суд первой инстанции должен был проверить вывод административного органа об отсутствии оснований для применения семантического критерия и по результатам проверки сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для его применения, а не вывод о необходимости административного органа повторно проверить наличие или отсутствие оснований для его применения.

Кроме того, суд первой инстанции не проверил вывод Роспатента об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Как следует из положений статьи 71, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда по вопросу о наличии или отсутствии сходства товарных знаков должны быть основаны на имеющихся в деле доказательствах, должны являться результатом их оценки и должны быть соответствующим образом мотивированными.

Из материалов в том числе административного дела усматривается, что в ходе рассмотрения возражения компания и общество представили ряд доказательств в подтверждение своих правовых позиций, в частности результаты социологических исследований, научные мнения, лингвистические заключения.

Ограничившись указанием на то, что названные документы не получили надлежащую оценку Роспатента, суд первой инстанции констатировал факт нарушения административным органом процедуры рассмотрения возражения и методологии сравнения спорного и противопоставленных товарных знаков, в связи с чем пришел к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта требованиям законодательства.

Между тем оспариваемый ненормативный правовой акт содержит позицию, состоящую в том, что представленные компанией и обществом документы (лингвистические заключения, социологические опросы, выборки мнений потребителей в сети Интернет) содержат взаимоисключающие выводы. Именно в сложившейся ситуации коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о необходимости сравнения спорного и противопоставленных товарных знаков исходя из собственного восприятия членов коллегии как рядовых потребителей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суду первой инстанции следовало дать оценку выводам Роспатента с учетом самостоятельного исследования представленных компанией и обществом доказательств, определить, влияют ли такие доказательства на выводы о наличии или об отсутствии сходства сравниваемых обозначений либо о вероятности их смешения в гражданском обороте, и в случае несогласия с позицией административного органа изложить мотивированные выводы со ссылкой на материалы дела. Однако суд первой инстанции не исследовал указанные обстоятельства и не привел обоснования своего несогласия с аргументацией административного органа.

Суд первой инстанции лишь ограничился констатацией факта нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения компании, выразившегося в нерассмотрении всех доводов заявителя, в неустановлении всех обстоятельств, имеющих значение для полного и обоснованного рассмотрения возражения компании, но не проверил должным образом выводы административного органа и не опорочил их.

Дополнительно президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, одним из обстоятельств, влияющих на вероятность смешения товарных знаков, является степень известности, узнаваемости товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что в случае применения разъяснений пункта 162 Постановления N 10 при проверке соответствия товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ имеет значение степень известности, узнаваемости старшего товарного знака (в данном случае - противопоставленных товарных знаков компании).

Между тем известность, узнаваемость старшего товарного знака может оказать влияние как на увеличение, так и на уменьшение вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации.

Вопрос о том, какое влияние оказывает такая известность, должен разрешаться в каждом конкретном случае с учетом имеющихся именно в этом деле доказательств и установленных обстоятельств.

В ситуации, когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией, а младший - нет, вероятность того, что младший товарный знак будет восприниматься потребителем как принадлежащий тому же производителю (в качестве маркирующего самостоятельную линейку товаров того же производителя) увеличивается. Однако возможна и иная ситуация: когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией и младший товарный знак на момент подачи возражения также приобрел известность, популярность, определенную репутацию у потребителя, вероятность смешения таких обозначений снижается, поскольку потребители, часто приобретающие соответствующую продукцию, имеют сведения об обоих производителях, о товаре каждого из них, а также об используемых такими производителями обозначениях.

Если возражение подается после начала фактического использования младшего знака, то смешение, даже существовавшее в начальный момент, может начать снижаться по мере привыкания адресной группы потребителей к сосуществованию старшего и младшего знаков, что может учитываться в силу абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. На этом в числе прочего основано предусмотренное подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правило о том, что возражение по пункту 6 статьи 1483 Кодекса может быть подано только в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (предполагается, что за пять лет потребитель полностью привыкает к сосуществованию знаков).

Выводы суда первой инстанции по результатам оценки сходства сравниваемых обозначений, сделанные с перечисленными выше нарушениями, не позволяют признать верной также и позицию суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отмене обжалуемого решения суда ввиду несоответствия выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом того что суд первой инстанции не исследовал ряд представленных в материалы дела доказательств и не оценил их влияние на заключение о вероятности смешения сравниваемых обозначений, не проверил должным образом вывод административного органа об отсутствии вероятности смешения таких обозначений и не опорочил его, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду надлежит установить существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте, проверить вывод Роспатента об отсутствии вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков (подтвердить или опорочить его) и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2022 по делу N СИП-353/2022 отменить.

Дело N СИП-353/2022 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина