Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2023 г. по делу N СИП-157/2022 Суд удовлетворил исковые требования по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчик, извещавшийся своевременно и надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил, возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2023 г. по делу N СИП-157/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 31 января 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 6 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Чесноковой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица WTM Establishment (Stadtle 28, 9490, Vaduz, Liechtenstein) к иностранному лицу Renzo Borsotto (Via Asplanato Siccardi 21/3, Sanremo, Italy) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 989356 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица WTM Establishment - Аленов В.К. (по доверенности от 13.06.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо WTM Establishment (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Renzo Borsotto (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 989356 в отношении всех товаров 18-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Отзыв ответчиком не представлен.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

В целях надлежащего уведомления ответчика о настоящем судебном процессе судом предпринята попытка его извещения по правилам Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965, в соответствии с которыми Судом по интеллектуальным правам был направлен запрос о вручении копии определения о принятии искового заявления к производству, о назначении предварительного судебного заседания, о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, о судебном поручении от 25.05.2022 в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика.

В ответ на указанный запрос компетентный орган Италии сообщил, что комплект документов, направленный Судом по интеллектуальным правам, был вручен супруге ответчика - Carlo Anne Maria.

Кроме того, судебная корреспонденция, направленная ответчику напрямую по адресу: Via Asplanato Siccardi 21/3 SANREMO (IM) (IT) (N RO056348794RU и N RO056349358RU), была вручена адресату 16.06.2022 и 13.07.2022 соответственно.

Учитывая изложенное, суд, исследовав доказательства извещения ответчика, пришел к выводу о том, что ответчик извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "ROMANOV" по международной регистрации N 989356, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 18-го класса МКТУ "Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery" ("Кожа и имитация кожи, а также товары, изготовленные из этих материалов и не включенные в другие классы; шкуры животных; чемоданы и дорожные сумки; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия") и товаров 25-го класса МКТУ "Headgear" ("Головные уборы").

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходных с данным товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров 18-го и 25-го классов МКТУ, и полагая, что он не используется правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 29.11.2021 ответчику и его представителю, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 17.02.2022).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В силу положений пункта 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указывает, что является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 518431, 724733, 684573 со словесным элементом "ROMANOV", по отношению к которому оспариваемый товарный знак является тождественным обозначением.

Истец указывает, что использование названных товарных знаков осуществляется обществом с ограниченной ответственностью "Постнофф и Ко" (далее - общество "Постнофф и Ко") на основании лицензионного договора от 05.07.2010.

Впоследствии между истцом и обществом "Постнофф и Ко" было заключено дополнительное соглашение от 11.03.2021, которым расширен перечень товарных знаков, право использования которых предоставлено обществу "Постнофф и Ко" на основании неисключительной лицензии.

Также между указанными юридическими лицами был заключен договор поручения от 01.02.2022 для расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Согласно пункту 1.1 договора поручения истец поручает и обязуется оплатить, а общество "Постнофф и Ко" обязуется совершать следующие юридические действия: осуществить поиск производителя кожгалантерейных изделий и кожзаменителя (портмоне, кошельки, ремни, визитницы, портфели, обложки для паспорта и другие); осуществить поиск производителя одежды (сорочки, галстуки, рубашки-поло и другие); заключить договор с производителем на интересующие позиции в соответствующих классах; произвести сигнальные образцы; подготовиться и сопроводить серийное производство партий.

С целью производства продукции обществом "Постнофф и Ко" заключены договоры с третьими лицами на производство рубашек и портмоне: с обществом с ограниченной ответственностью "Hey Концепт" (далее - общество "Hey Концепт") от 30.05.2022 N 05102021 и обществом с ограниченной ответственностью "РА "Выручай!" от 28.10.2022 N РАВ-2022-2810. Истец подтверждает исполнение данных договоров фотографиями готовой продукции.

Также истцом в материалы дела представлена копия договора поставки готовой продукции, заключенного с индивидуальным предпринимателем Дмитриевым Денисом Дмитриевичем от 01.11.2022. Исполнение указанного договора истец подтверждает товарной накладной от 05.11.2022 N 1 и платежным поручением от 19.12.2022 N 935.

Кроме того, истцом поданы заявки N 2021775522 и N 2021754079 на регистрацию обозначения "ROMANOV" в качестве товарных знаков в отношении товаров 18-го и 25-го классов МКТУ, указанных в перечне заявок. Вместе с тем Роспатент направил в адрес истца в отношении заявки N 2021754079 решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении заявки N 2021775522 - уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака заявленному обозначению, указав на наличие сходного до степени смешения товарного знака по международной регистрации N 989356.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены: лицензионный договор от 05.07.2010; дополнительное соглашение к лицензионному договору от 11.03.2021; акты выполненных работ по лицензионному договору за 2021 год; дополнительное соглашение 01.09.2020 к сублицензионному договору от 08.07.2016; договор производственного подряда от 01.07.2016 N РПН-1144-201606, акты приема-передачи к нему; договор поставки от 03.07.2020 N ПФ-029/20, счета-фактуры к нему; договор от 01.04.2021 N Н15821, счета-фактуры к нему; договор поручения от 01.03.2022; договор от 30.05.2022 N N 05102021; договор от 28.10.2022 N РАВ-2022-2810; фото рубашки ROMANOV; фото портмоне ROMANOV; скриншот сайта Alkoplaza с предложением о продаже водки ROMANOV; скриншот сайта Winestyle с предложением о продаже водки ROMANOV; сведения о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N N 518431, 684573, 901214; договор поставки от 01.11.2022, товарная накладная от 05.11.2022 N 1 и платежное поручение от 19.12.2022 N 935 к нему; товарная накладная к договору поставки общества "Постнофф и Ко" и общества "Hey Концепт" от 10.10.2022 N 18 и платежное поручение от 25.08.2022 N 419; договор поставки от 25.06.2020 N ПФ-05/20-2, товарные накладные, счета-фактуры и платежное поручение от 23.12.2022 N 121.

Оценив представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает, что указанные доказательства подтверждают намерение истца использовать спорное обозначение в своей деятельности по продвижению кожгалантерейных изделий (портмоне, кошельки, ремни, визитницы, портфели, обложки для паспорта и другие), одежды (сорочки, галстуки, рубашки-поло и другие).

Судебная коллегия приходит к выводу о сходстве обозначений по заявкам N 2021775522 и N 2021754079 со спорным товарным знаком, поскольку в сравниваемых обозначениях имеется тождественный словесный элемент "ROMANOV".

При анализе однородности осуществляемой истцом либо подготавливаемой им деятельности товарам 18-го и 25-го классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака, и в отношении которых истцом предъявлены требования о его досрочном прекращении, суд исходит из следующего.

Из пункта 45 Правил N 482 следует, что при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора от 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Исследуя вопрос об однородности рубашек товарам 25-го класса МКТУ спорного товарного знака, суд приходит к выводу об их однородности, поскольку они относятся к одежде, совместно встречающимся в обороте, являются взаимодополняемыми, реализуются в одинаковых местах продаж, характеризуются общим кругом потребителей.

В отношении товаров 18-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации спорного товарного знака, суд установил, что они являются однородными товарам "кожгалантерейные изделия и кожзаменители (портмоне, кошельки, ремни, визитницы, портфели, обложки для паспорта и другие)" (пункт 1.1 договора поручения от 01.02.2022), поскольку относятся к общей родовой категории (галантерея/кожгалантерея), имеют общее функциональное назначение, способ реализации, круг потребителей.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении товаров 18-го и 25-го классов МКТУ, для которых спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Сходство до степени смешения обозначений по заявкам истца со спорным товарным знаком не оспаривается участвующими в деле лицами, а также следует из вышеуказанных решения Роспатента по заявке N 2021754079 и уведомления по заявке N 2021775522.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, совершил подготовительные действия для его использования в отношении товаров, однородных указанным товарам 18-го и 25-го классов МКТУ спорного товарного знака.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении этих товаров.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (29.11.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 29.11.2018 по 28.11.2021.

В силу положений части 1 статьи 64, статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещавшийся своевременно и надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил, возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в отношении указанных товаров 18-го и 25-го классов МКТУ, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по данному основанию.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров 18-го и 25-го классов МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении этих товаров, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 989356 в отношении всех товаров 18-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Renzo Borsotto (Via Asplanato Siccardi 21/3, Sanremo, Italy) в пользу иностранного лица WTM Establishment (Stadtle 28, 9490, Vaduz, Liechtenstein) 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Н. Чеснокова