Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2023 г. по делу N СИП-733/2022 Суд удовлетворил заявление общества по делу об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака, а также об обязании Роспатента зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, признал недействительным решение и обязал зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, поскольку Роспатент применительно к аналогичным правовым ситуациям выражает противоположные правовые позиции, в одном случае признавая обозначение подлежащим правовой охране, а в другом - неохраняемым по одним и тем же правовым основаниям (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2023 г. по делу N СИП-733/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 января 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 2 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нестеровой А.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Профит Фарм" (ул. Стара Загора, д. 50, кв. 110, г. Самара, 443090, ОГРН 1056367008895) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 01.07.2022 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2021 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака по заявке N 2020732807, а также об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2020732807 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Трейдсервис" (ул. Стара Загора, д. 50, кв. 110, г. Самара, 443090, ОГРН 1056367008895), общество с ограниченной ответственностью "РУЗАГРО" (пр-т Кутузовский, д. 86, кв. 20, Москва, 121374, ОГРН 1177746650290).

В судебное заседание явились представители:

общества с ограниченной ответственностью "Профит Фарм" - Подлесный К.А. (по доверенности от 15.12.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "РУЗАГРО" - Подлесный К.А. (по доверенности от 10.08.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-390/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Профит Фарм" (далее - общество "Профит Фарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.07.2022 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2021 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака "" по заявке N 2020732807 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а также об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2020732807 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ; с учетом замены заявителя в порядке процессуального правопреемства в порядке, предусмотренном статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Трейдсервис" (далее - общество "Трейдсервис"), общество с ограниченной ответственностью "РУЗАГРО" (далее - общество "РУЗАГРО").

В обоснование заявленных требований общество "Профит Фарм" указывает на ошибочность выводов Роспатента о несоответствии заявленного обозначения "" по заявке N 2020732807 требованиям пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по причине отсутствия у обозначения сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком "НИТРОЛОНГ" по свидетельству Российской Федерации N 417835, зарегистрированный ранее в отношении однородных товаров.

Общество "Профит Фарм" ссылается на то, что заявленное обозначение "" является семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров 5-го класса МКТУ, в отличие от противопоставленного товарного знака, что обуславливает их семантическое различие.

Так, общество "Профит Фарм" считает, что, несмотря на наличие в противопоставленном товарном знаке и заявленном обозначении совпадающего словесного элемента "ЛОНГ/LONG", указывающего на пролонгированное действие вещества, противопоставленный товарный знак за счет наличия в нем части "НИТРО" вызывает явные ассоциации с нитроглицерином, в то время как заявленное обозначение, в виду наличия фантазийного элемента "JINTRO-" (джинтро), обеспечивает его восприятие в качестве фантазийного по отношению к товарам 5-го класса МКТУ.

С точки зрения заявителя, поскольку заявленное обозначение "" читается с выделением ударением первого или второго слогов, все внимание акцентируется именно на первой части слова за счет наличия в нем согласных звуков "ДЖ-", в то время как в противопоставленном товарном знаке "НИТРОЛОНГ" ударным является последний слог, что указывает на низкую степень сходства по фонетическому принципу названных обозначений.

Общество "Профит Фарм" отмечает, что за счет выполнения обозначений буквами разных алфавитов, они создают различное общее зрительное впечатление, что также усиливает различие противопоставленного товарного знака и обозначения по заявке N 2020732807.

Кроме того, заявитель ссылается на то обстоятельство, что Роспатентом было зарегистрировано обозначение "ДЖИНТРОЛОНГ" в качестве словесного товарного знака в том числе в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Административный орган в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагает, что оспариваемое решение является законным и не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Как указывает Роспатент, довод заявителя о семантических различиях сравниваемых обозначений является необоснованным, поскольку указанные обозначения выполнены слитно, без дефиса или каких-либо иных разделений на части, в силу чего воспринимаются как единые, неделимые слова, которые, в свою очередь, являются фантазийными в силу отсутствия у них семантического значения.

Административный считает, что вопреки доводу заявителя о различном ударении в сравниваемых словесных элементах, ударение в данных словах может быть поставлено на любой слог ввиду их фантазийности и отсутствия лексического значения.

По утверждению Роспатента, отдельные незначительные графические отличия сравниваемых обозначений "JINTROLONG" и "НИТРОЛОНГ" не формируют качественно разное общее зрительное восприятие данных обозначений, носят второстепенный характер и не способны повлиять на вывод о том, что указанные обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет высокой степени их фонетического сходства.

В связи с этим административный орган пришел к выводу, что сравниваемые товарные знаки могут вызывать одни и те же образы у потребителя, что обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом и свидетельствует о наличии опасности их смешения в глазах потребителей.

Роспатент также сослался на то, что товары 5-го класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых обозначений, являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся как род-вид (фармацевтические и ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей, перевязочные материалы и т.п.), имеют одно назначение, одинаковые условия и каналы реализации (большинство сравниваемых товаров имеют медицинское назначение и реализуются через аптечные сети).

Вместе с тем административный орган обращает внимание на то, что зарегистрированный товарный знак "ДЖИНТРОЛОНГ" по свидетельству Российской Федерации N 846259 не является транслитерацией спорного обозначения "JINTROLONG", поскольку согласно сведениям Интернет-сайтов https://transliter.ru/autotranslit, http://translitonline.ru и т.п. данное слово транслитерируется буквами кириллицы как "ЙИНТРОЛОНГ".

В возражениях на отзыв Роспатента заявитель ссылается на необоснованность изложенных административным органом доводов.

Общество "Трейдсервис" не представило отзыв на заявление.

В судебном заседании, состоявшемся 26.01.2023, представитель общества "РУЗАГРО" и общества "Профит Фарм" выступил по существу доводов, содержащихся в заявлении.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Общество "Трейдсервис", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению заявления, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, дополнениях к нему и отзывах на него, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 25.06.2020 общество "РУЗАГРО" обратилось в Роспатент с заявкой N 2020732807 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 3, 5, 10, 16-го классов и услуг 35-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения указанной заявки 30.09.2021 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020732807 в отношении товаров 3, 10, 16-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Вместе с тем административный орган в отношении товаров 5-го класса МКТУ отказал в государственной регистрации заявленного обозначения на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ по причине сходства с товарным знаком "НИТРОЛОНГ" по свидетельству Российской Федерации N 417835 с приоритетом от 18.05.2009 (срок действия исключительного права продлен до 18.05.2029), зарегистрированным на имя общества "Трейдсервис" в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ.

Общество "РУЗАГРО" обратилось 25.01.2022 с возражением, мотивированным отсутствием сходства заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 417835.

Решением от 01.07.2022 Роспатент отказал в удовлетворении возражения, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 671424.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган исходил из того, что в сравниваемых обозначениях "" и "" совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке (7 букв из 10).

В отношении словесных частей "" и "", Роспатент отметил, что они имеют близкое звучание, поскольку в них также присутствуют совпадающие буквы/звуки ([Н]/[N] и [И]/[I]).

Административный орган констатировал, что, по сути, буквенный состав сравниваемых словесных элементов отличается наличием одной дополнительной буквы "J" в составе заявленного обозначения.

С учетом того, что совпадение перечисленных букв/звуков при прочтении словесных элементов "" и "" приводит к сходству звучания сопоставляемых обозначений в целом, а также того, что заявитель не оспаривал однородность товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знаки и испрашивается правовая охрана по спорной заявке, Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода заявителя о том, что на его имя в отношении аналогичного перечня товаров 5-го класса МКТУ зарегистрирован товарный знак "ДЖИНТРОЛОНГ" по свидетельству Российской Федерации N 846259, Роспатент сослался на то, что делопроизводстве по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

При этом административный орган заметил, что товарный знак "ДЖИНТРОЛОНГ" по свидетельству Российской Федерации N 846259 имеет существенные отличия от заявленного обозначения, поскольку выполнен буквами русского алфавита, за счет чего в его составе имеются дополнительные буквы "Д" и "Ж", удлиняющие слово и влияющие иным образом на его восприятие.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением от 01.07.2022 и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество "РУЗАГРО" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Вместе с тем определением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 по заявлению общества "РУЗАГРО" оно заменено на общество "Профит Фарм" в порядке процессуального правопреемства.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения административного органа соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (25.06.2020) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При применении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ суду необходимо провести оценку вероятности смешений обозначений, сделав выводы о степени сходства; провести сравнение перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности; а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительную способность старших знаков, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие). Установление всех этих обстоятельств должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков (знаков обслуживания).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (противопоставленных товарных знаков, знаков обслуживания) (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд должен учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015)).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления N 10, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 этих же Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Самостоятельно проанализировав заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, суд приходит к следующим выводам.

Оспариваемое обозначение "JINTROLONG" по заявке N 2020732807 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному обозначению испрашивается в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "НИТРОЛОНГ" по свидетельству Российской Федерации N 417835 с приоритетом от 18.05.2019, зарегистрированный на имя общества "Трейдсервис", является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Установив, что в сравниваемых обозначениях "JINTROLONG" и "НИТРОЛОНГ" совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке: ([-ТРОЛОНГ]/[-TROLONG]), а начальные части данных словесных элементов "JIN-" и "НИ-" имеют близкое звучание, поскольку в них также присутствуют совпадающие звуки ([Н]/[N] и [И]/[I]), Роспатент пришел к выводу о сходстве данных обозначений.

Вместе Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным выводом.

Как следует из материалов дела, и не оспаривается лицами, участвующими в деле, правовая охрана спорному обозначению испрашивается в отношении широкого перечня товаров 5-го класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим и ветеринарным препаратам, и другим сопутствующим изделиям медицинского назначения.

При этом противопоставленный товарный знак зарегистрирован также в отношении товаров 5-го класса МКТУ и используются в качестве лекарственного наименования, в частности элемент "НИТРО" обычно используется производителями фармацевтических препаратов для обозначения товаров, содержащих нитроглицерин, или товаров, оказывающих сходное с нитроглицерином действие.

Согласно Методики проверки названий на графическое и фонетическое сходство, являющейся приложением Методических рекомендаций Рациональный выбор названий лекарственных средств", утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10.10.2005 (далее - Методические рекомендации от 10.10.2005).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: - наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; - близость звуков, составляющих обозначения; - расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению одних к другим; - наличие совпадающих слогов и их расположение; - число слогов в обозначениях; - место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; - близость состава гласных; - близость состава согласных; - характер совпадающих частей обозначений; - вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

Признаки, на основании которых определяется звуковое сходство словесных обозначений (перечисляются ниже), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Наиболее распространенные случаи звукового сходства:

- тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей: флоксан - флоксал; глиотен - глиофен; имигил - имидил; тимопил - тимонил;

- сходство звучания начальных частей обозначений и тождество звучания конечных частей: абуфен - ибуфен; мигран - имигран;

- тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей: пиновит - пиковит; эклин - экалин;

- тождество звучания средних частей обозначения и сходство звучания начальных и конечных частей: окоден - акодин.

Общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

Таким образом, с учетом того, что различия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком составляет 3 буквы в словесных частях "JINTRO" / "НИТРО", регистрация спорного обозначения в отношении товаров 5-го класса МКТУ как название лекарственного средства допустима.

Кроме того, суд обращает внимание на то, что Роспатент зарегистрировал обозначение "" по заявке N 2020732806 в качестве товарного знака в отношении аналогичных товаров 5-го класса МКТУ.

Данные обстоятельство свидетельствуют о том, что Роспатент применительно к аналогичным правовым ситуациям выражает противоположные правовые позиции, в одном случае признавая обозначение подлежащим правовой охране, а в другом - неохраняемым по одним и тем же правовым основаниям.

Исходя из принципа правовой определенности, обязательного как для судов, так и всех государственных органов, уполномоченных определять правовой статус имущества и имущественных прав участников гражданского оборота, аналогичный подход должен применяться и к Роспатенту. Такой же подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018, от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018, от 31.10.2019 по делу N СИП-202/2019.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что следование выработанным правоприменительной практикой подходам обусловлено необходимостью обеспечить соблюдение единообразия практики при применении одних и тех же норм закона как судом, так и административным органом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу N СИП-243/2019.

Роспатент, реагируя в оспариваемом решении на соответствующий довод заявителя, должным образом не мотивировал, чем отличались вышеприведенные правовые ситуации и исходя из каких оснований он пришел к иным правовым выводам.

Ссылка Роспатента на то, что данное обозначение не является транслитерацией слова "JINTROLONG" признается несостоятельной, поскольку с очевидностью усматривается, что обозначения "JINTROLONG" и "ДЖИНТРОЛОНГ" будут восприниматься потребителями тождественно, несмотря на написание их разными алфавитами.

При таких обстоятельствах, решение Роспатента от 01.07.2022 не может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

То есть при признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке.

В ходе экспертизы спорного обозначения и на стадии рассмотрения возражений иных оснований для отказа в государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака, за исключением подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент не выявил.

Незаконность отказа в государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака ввиду положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установлена судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела.

С учетом изложенных выше выводов спорное обозначение подлежит регистрации Роспатентом в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров, применительно к которому административным органом возражений не заявлено.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных предпринимателем при обращении в суд, на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Профит Фарм" (ОГРН 1056367008895) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.07.2022 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2021 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака по заявке N 2020732806, а также об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2020732806 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.07.2022 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.09.2021 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака по заявке N 2020732806 как несоответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке N 2020732806 в отношении перечня товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Профит Фарм" (ОГРН 1056367008895) 3 000 (три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев