Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2023 г. N С01-2449/2022 по делу N А19-2933/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов о единстве намерений и, как следствие, взыскании компенсации как за одно нарушение являются преждевременными

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2023 г. N С01-2449/2022 по делу N А19-2933/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 6 марта 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Beijing Maskking Technology Development Co., Ltd. (Малиандао Роуд, N 14, д. 9, 3 этаж, N 1, район Сичэн, г. Пекин, Китай) на постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022 по тому же делу по исковому заявлению иностранного лица Beijing Maskking Technology Development Co., Ltd. к индивидуальному предпринимателю Татариновой Ирине Анатольевне (г. Иркутск, ОГРНИП 304381224500049) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 774830.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Фомин Даниил Сергеевич (г. Ангарск, Иркутская обл., ОГРНИП 320385000077060).

В судебное заседание явился представитель общества с ограниченной ответственностью "Юрконтра" Заворотный В.Б. (по доверенности от 09.01.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Beijing Maskking Technology Development Co., Ltd. (далее - иностранное лицо) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Татариновой Ирине Анатольевне (далее - предприниматель Татаринова И.А.) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 774830 в размере 480 000 руб., судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства - товара, приобретенного у ответчика, в сумме 4 060 руб., стоимости почтовых отправлений в размере 439 руб. 54 коп., стоимости выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на сумму 200 руб., а также расходов на уплату государственной пошлины.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Фомин Даниил Сергеевич (далее - предприниматель Фомин Д.С.).

постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 787 руб. 50 коп. расходов по уплате государственной пошлины, а также 239 руб. 72 коп. судебных издержек.

Не согласившись с указанными судебными актами, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Истец в кассационной жалобе обращает внимание на то, что судом первой инстанции сделаны противоречивые выводы относительно количества допущенных ответчиком нарушений. Так, изначально суд указывал на 8 фактов нарушений, впоследствии сослался на одно единое нарушение.

Кроме того, иностранное лицо полагает, что судами первой и апелляционной инстанций сделаны выводы, не соответствующие материалам дела. Так, судом первой инстанции сделан вывод о закупке предпринимателем Татариновой И.А. всех спорных товаров по счет-фактуре от 03.05.2021 N 1.

Согласно указанному передаточному документу предпринимателю Татариновой И.А. поставлено 90 единиц продукции, при этом все товары относились к марке "Maskking HIGH Pro". Между тем судом не принято во внимание, что в результате покупок, произведенных в торговых точках ответчика, выявлена также реализация иной продукции - "Maskking HIGH GT".

На основании изложенного иностранное лицо приходит к выводу, что у предпринимателя есть еще, как минимум один, поставщик, однако данное обстоятельство не учтено при вынесении обжалуемых судебных актов.

Дополнительно истец обращает внимание на то, что на спорных товарах не имеется кодов, позволяющих соотнести товары с указанной счет-фактурой.

Кассатор также не согласен с выводом суда о том, что реализация спорных товаров не являлась существенной частью предпринимательской деятельности ответчика: торговые точки предпринимателя Татариновой И.А. носят сетевой характер и включены в широкую сеть "Триумф Табак", расположенную на территории г. Иркутска.

Податель кассационной жалобы отмечает, что вывод суда первой инстанции о том, что длительные сроки реагирования правообладателем на факт нарушения свидетельствуют о фактическом отсутствии с его стороны цели защиты потребителя, противоречит обстоятельствам рассматриваемого дела.

Кроме того, иностранное лицо полагает, что судами первой и апелляционной инстанций неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для рассматриваемого дела. Суд первой инстанции не дал оценки количеству закупленной контрафактной продукции, не учел количество выставленных к продаже аналогичных товаров, не принял во внимание сетевой и специализированный характер торговых точек предпринимателя, а также размер прибыли, полученной ответчиком.

По мнению кассатора, ссылка судов на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 07.12.2015 N А03-14243/2014, несостоятельна, поскольку обстоятельства указанного дела отличны от обстоятельств настоящего дела.

В Суд по интеллектуальным правам отзыв ответчика на кассационную жалобу истца не поступал.

До судебного заседания от общества с ограниченной ответственностью "Юрконтра" (ОГРН 1207700117460) (далее - общество "Юрконтра") поступило заявление о процессуальном правопреемстве - замене истца его правопреемником обществом "Юрконтра".

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев указанное заявление, оценив представленные в материалы дела доказательства, подтверждающие необходимость осуществления процессуального правопреемства, приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Из анализа приведенной нормы следует, что необходимым условием процессуального правопреемства является замена стороны в материальном правоотношении, то есть процессуальное правопреемство означает переход процессуальных прав и обязанностей от одного субъекта соответствующего материального правоотношения к другому, что влечет занятие правопреемником процессуального статуса правопредшественника.

Правопреемство как институт арбитражного процессуального права неразрывно связано с правопреемством как институтом гражданского права, поскольку необходимость привести процессуальное положение лиц, участвующих в деле, в соответствие с их юридическим интересом обусловливается изменениями в материально-правовых отношениях, то есть переход субъективного права или обязанности в гражданском правоотношении, по поводу которого производится судебное разбирательство, к другому лицу служит основанием для процессуального правопреемства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Статьей 389 ГК РФ предусмотрено, что уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

Как следует из представленного в материалы дела договора об уступке права (требования) от 29.04.2022 N AL-M/A/290422-3, истец (цедент) уступает, а общество "Юрконтра" (цессионарий) принимает в полном объеме права (требования) к нарушителям исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Принимая во внимание, что между истцом и обществом "Юрконтра" заключен договор об уступке права (требования) от 29.04.2022, полномочия подписавших соглашение лиц подтверждены, доказательства признания данного договора недействительным в материалы дела не представлены, отсутствие возражений со стороны лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для проведения процессуального правопреемства в отношении истца по настоящему делу.

В судебном заседании 06.03.2023 представитель общества "Юрконтра" поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

Иные лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в заседание не явились, своих представителей не направили, что в силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, иностранное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 774830.

Как указал истец, 29.05.2021, 30.05.2021, 31.05.2021 в торговых точках предпринимателя Татариновой И.А., расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Чехова, д. 19; г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 3а/1; г. Иркутск, ул. Чехова, д. 22; г. Иркутск, ул. 6-я Советская, д. 19; г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 44Б; г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 65; г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1; г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 31/3, представителем правообладателя приобретены товары - электронные испарители, на которых содержится обозначение "MASKKING", обладающее высокой степенью сходства с товарным знаком истца.

Полагая, что предприниматель своими действиями нарушил исключительное право иностранного лица на товарный знак, последний направил ответчику претензию, оставленную им без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения иностранного лица с исковым заявлением в арбитражный суд.

В подтверждение приобретения у предпринимателя Татариновой И.А. спорного товара истец представил в материалы дела оригиналы кассовых и товарных чеков от 29.05.2021, 30.05.2021, 31.05.2021, выданных предпринимателем, а также видеозаписи процесса приобретения товаров.

Исключительное право на использование спорного объекта интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации истцом ответчику не передавалось.

Суд первой инстанции по результатам рассмотрения дела установил факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак путем реализации товаров одного вида, на которых размещено обозначение "MASKKING", резюмировав, что данное нарушение охватывалось единством его намерений. Все электронные испарители приобретены одной партией у предпринимателя Фомина Д.С. по одному договору поставки от 03.05.2021 N 7, заключенному фактически перед проведением правообладателем закупок (в том же месяце). Кроме того, электронные испарители отгружены в торговые точки ответчика единовременно, согласно справке предпринимателя Фомина Д.С. никакой иной продукции, кроме поставленной по универсальному передаточному документу от 03.05.2021 на сумму 27 900 руб., им в адрес ответчика не поставлялось.

Истцом заявлена компенсация в общем размере 480 000 руб. С учетом характера допущенного ответчиком правонарушения, степени его вины, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для определения компенсации за нарушение ответчиком исключительного права истца на товарный знак в размере 30 000 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь статьями 286, 287, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы истца и отмены обжалуемых судебных актов.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 65 Постановления N 10, распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

Судебная коллегия полагает, что кассационная жалоба истца подлежит удовлетворению в силу следующего.

Так, принимая решение о частичном удовлетворении заявленных требований и приходя к выводу о том, что факты нарушений охватываются единством намерений, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что все товары (согласно универсальному акту от 03.05.2021) приобретены одной партией по одному договору поставки от 03.05.2021 N 7. Согласно счет-фактуре от 03.05.2021 поименованы только товары "Maskking HIGH Pro".

Между тем, судебная коллегия отмечает, что в результате проведенных истцом закупок в торговых точках ответчика реализован и иной товар - "Maskking HIGH GT", что подтверждается представленными в материалы дела фотографиями товаров, поступившими в суд кассационной инстанции вещественными доказательствами и просмотренной видеозаписью.

В этой связи выводы судов первой и апелляционной инстанций о единстве намерений и, как следствие, взыскании компенсации как за одно нарушение в размере 30 000 руб. являются преждевременными, доводы по обозначенному вопросу нельзя признать в полной мере мотивированными.

В этой связи кассационная жалоба подлежит удовлетворению, обжалуемые судебные акты на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить, охватывались ли совершенные нарушения единством намерений, если нет, то верно указать количество нарушений и размер взыскиваемой компенсации с учетом характера допущенного нарушения, обстоятельств конкретного дела (на которые ссылается заявитель кассационной жалобы), и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 48, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Юрконтра" (ОГРН 1207700117460) о процессуальном правопреемстве удовлетворить.

Произвести в порядке процессуального правопреемства замену иностранного лица Beijing Maskking Technology Development Co., Ltd. (Малиандао Роуд, N 14, д. 9, 3 этаж, N 1, район Сичэн, г. Пекин, Китай) его правопреемником - обществом с ограниченной ответственностью "Юрконтра".

постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев