Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2023 г. N С01-42/2023 по делу N А28-6803/2021 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и в части распределения судебных расходов, отказал в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку суды первой и апелляционной инстанций верно установили имеющие значение для дела фактические обстоятельства, однако вывод о злоупотреблении правом со стороны учредителей ответчика не может являться основанием для взыскания компенсации с ответчика

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2023 г. N С01-42/2023 по делу N А28-6803/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 22 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Погадаева Н.Н., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Королевой А.Ю. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Тайк" (ул. Преображенская, д. 1, кв. 16, г. Киров, Кировская обл., 610000, ОГРН 1184350007830) на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 21.10.2022 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТайкТехнология" (пр-т Победы, 2-я ул., д. 1В, г. Киров, п. Дороничи, Кировская обл., 610912, ОГРН 1184350013583) к обществу с ограниченной ответственностью "Тайк" о запрете использования товарного знака и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Христолюбов Александр Витальевич (г. Киров).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Тайк" Смертин А.С. (по доверенности от 03.06.2021 N 1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТайкТехнология" (далее - общество "ТайкТехнология") обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Тайк" (далее - общество "Тайк") о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 723852 и сходных с ним до степени смешения обозначений в отношении товаров 19-го, 20-го классов и услуг 37-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на этот товарный знак в размере 300 000 рублей (с учетом уточнения исковых требований принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Христолюбов Александр Витальевич.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 09.06.2022 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 21.10.2022 решение Арбитражного суда Кировской области от 09.06.2022 изменено: требование о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 723852 оставлено без удовлетворения; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 723852 в размере 300 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска в размере 9 000 рублей; с истца в пользу ответчика взысканы расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 1 500 рублей.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Тайк" просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании, состоявшемся 22.02.2023, посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" принял участие представитель общества "Тайк", который настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.

Общество "ТайкТехнология" и Христолюбов А.В., надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, 31.10.2018 истец зарегистрирован в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Общество "ТайкТехнология" также является правообладателем товарного знака "ТАЙК" по свидетельству Российской Федерации N 723852 с приоритетом от 19.06.2018, зарегистрированного 19.08.2019 в отношении товаров 19-го, 20-го классов и услуг 37-го класса МКТУ.

Ответчик зарегистрирован в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица 22.06.2018 и с момента создания до декабря 2020 года размещал рекламу услуг по строительству каркасных деревянных строений и сооружений на интернет-сайте с доменным именем http://тайкстрой.рф и в социальной сети https://vk.com/taikstroi.

Полагая, что ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 723852, истец в октябре 2020 года направил в адрес ответчика претензию с требованием прекратить нарушение и выплатить компенсацию в размере 1 000 000 рублей.

Поскольку урегулировать спор в претензионном порядке сторонам не удалось, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела, исходили из доказанности истцом фактов принадлежности ему исключительного права на спорный товарный знак, использования ответчиком сайта с доменом тайкстрой.рф и страницы vk.com/taikstroi, сходных со спорным товарным знаком, при предложении услуг по строительству каркасных деревянных домов.

При этом при рассмотрении дела ответчик ссылался на то, что был зарегистрирован в качестве юридического лица с фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью "Тайк" ранее, чем истец и спорный товарный знак. В связи с этим ответчик полагал, что в его действиях не имеется нарушения исключительного права истца на этот товарный знак.

Исследовав данный довод общества "Тайк", суды первой и апелляционной инстанций установили, что оно было зарегистрировано 22.06.2018, т.е. действительно раньше, чем общество "Тайк-Технология" (31.10.2018) и спорный товарный знак (19.08.2019).

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание данное обстоятельство, отметив следующее:

представленные в дело доказательства подтверждают, что на дату принятия решения о создании общества "Тайк" (18.06.2018) и на дату его регистрации в качестве юридического лица (22.06.2018) его учредитель Христолюбов А.В., являвшийся также директором общества с ограниченной ответственностью "ТАЙК-СТРОЙ ПЛЮС", знал о намерении последнего зарегистрировать словесное обозначение "ТАЙК" в качестве товарного знака, поскольку 15.06.2018 лично подписал заявку на регистрацию соответствующего обозначения в качестве товарного знака;

в приложенном к заявке на регистрацию обозначения в качестве товарного знака перечне классов товаров и услуг имелся такой вид услуг, как "строительство каркасных деревянных строений и сооружений".

Учитывая изложенное, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что регистрация общества "Тайк" с основным видом деятельности 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий" непосредственно после подписания упомянутой заявки на регистрацию обозначения "ТАЙК" в качестве товарного знака, свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны учредителей общества "Тайк".

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций признали доказанным нарушение ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции счел правомерным удовлетворение судом первой инстанции требования о взыскания компенсации за нарушение его исключительного права на спорный товарный знак, однако не согласился с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для запрета использования спорного товарного знака.

Суд апелляционной инстанции отметил, что доменное имя http://тайкстрой.рф/ и страница в социальной сети "Вконтакте" по адресу: https://vk.com/taikstroi использовались ответчиком до декабря 2020 года, после чего доменное имя было изменено, а страница в социальной сети "Вконтакте" удалена. Таким образом, противоправное поведение ответчика на момент рассмотрения настоящего спора прекратилось, наличие угрозы нарушения права истца не доказано.

К тому же суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что само по себе требование истца в том виде, как оно изложено в просительной части искового заявления (с учетом его уточнения), является абстрактным, содержащим общий запрет конкретному лицу на будущее время использовать средство индивидуализации.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требования истца о запрете ответчику использовать спорный товарный знак.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, коллегия судей установила, что ее заявитель не оспаривает постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требования о запрете ответчику использовать спорный товарный знак.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе.

В кассационной жалобе ответчик ссылается на то, что вывод судов первой и апелляционной инстанций в части доказанности нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак не соответствует положениям пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку исключительное право на фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью "Тайк" у ответчика возникло раньше, чем исключительное право на спорный товарный знак.

Податель кассационной жалобы указывает, что вывод судов о злоупотреблении им правом противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Общество "Тайк" считает, что истец не доказал однородность осуществляемой им деятельности с товарами и услугами, для которых зарегистрирован товарный знак общества "ТайкТехнология".

При этом ответчик обращает внимание на отсутствие в материалах дела доказательств использования истцом спорного товарного знака для соответствующих товаров и услуг.

Податель кассационной жалобы также не согласен с взысканием с него компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак в период с 19.08.2018 по 19.08.2019, поскольку ответчик использовал фирменное наименование только в доменном имени, зарегистрированным раньше, чем спорный товарный знак, а исключительное право на этот товарный знак возникло только 19.08.2019.

Ответчик также полагает, что ссылка суда апелляционной инстанции на расчетную выручку ответчика при расчете компенсации является необоснованной, поскольку соответствующие документы не исследовались судами в ходе рассмотрения дела.

Кроме того, общество "Тайк" полагает, что общество "ТайкТехнология" не доказало наступление для него отрицательных последствий от предполагаемого незаконного использования товарного знака, а суды первой и апелляционной инстанций неправомерно не применили позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" и не снизили компенсацию ниже низшего предела.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение представителя ответчика, явившегося в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод подателя кассационной жалобы о преимуществе его исключительного права на фирменное наименование перед исключительным правом истца на спорный товарный знак.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 N 985/10, указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Следовательно, допуская возможность столкновения различных средств индивидуализации, действующее гражданское законодательство предусматривает определенный правовой механизм, позволяющий при наличии тождества или сходства до степени смешения средств индивидуализации исключить конкуренцию исключительных прав сторон спора.

Как указано выше, суды первой и апелляционной инстанций установили, что ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 22.06.2018, а спорный товарный знак - 19.08.2019. В связи с этим исключительное право на фирменное наименование у ответчика возникло раньше, чем исключительное право на спорный товарный знак.

При таких обстоятельствах в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ преимущество имеет фирменное наименование ответчика.

Кроме того, возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента в результате сходства фирменного наименования ответчика и товарного знака истца судами первой и апелляционной инстанций не установлена.

С учетом изложенного, у судов первой и апелляционной инстанций не было оснований для вывода о преимуществе спорного товарного знака перед сходным фирменным наименованием ответчика.

При этом компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Поскольку фирменное наименование ответчика имеет преимущество перед товарным знаком истца, то нарушение исключительного права истца со стороны ответчика отсутствует, и оснований для взыскания компенсации с ответчика в пользу истца не имеется.

При таких обстоятельствах вывод судов первой и апелляционной инстанций о злоупотреблении правом со стороны учредителей ответчика не может являться основанием для взыскания компенсации с ответчика.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций верно установили имеющие значение для дела фактические обстоятельства, однако вывод судов о наличии оснований для взыскании с ответчика компенсации сделан при неправильном применении положений пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Указанное обстоятельство является основанием для удовлетворения кассационной жалобы общества "Тайк" в соответствии с частями 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 данной статьи.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 32 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если установленные судами фактические обстоятельства соответствуют имеющимся в деле доказательствам и позволяют правильно применить нормы права, подлежащие применению.

Поскольку суды первой и апелляционной инстанций установили все фактические обстоятельства дела (дополнительного исследования доказательств не требуется), но неверно применили нормы права, подлежащие применению, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, отменить обжалуемые судебные акты в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак и в части распределения судебных расходов и принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении требования в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак, а также распределить судебные расходы в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, противоречат действующим нормам материального права, представленным в материалы дела доказательствам, направлены на переоценку установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств, в связи с чем не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной и жалоб подлежат отнесению на истца в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 21.10.2022 по тому же делу в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 723852 и в части распределения судебных расходов отменить.

В иске общества с ограниченной ответственностью "ТайкТехнология" в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 723852 отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТайкТехнология" (ОГРН 1184350013583) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тайк" (ОГРН 1184350007830) расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 3 000 рублей и за подачу кассационной жалобы в размере 3 000 рублей.

В остальной части постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 21.10.2022 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Е.С. Четвертакова