Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2023 г. N С01-346/2023 по делу N А40-142873/2022 Суд отменил судебные акты и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографические произведения на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов в части определения размера компенсации сделаны с нарушением норм материального права и без учета фактических обстоятельств, имеющих ключевое значение для правильного разрешения дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2023 г. N С01-346/2023 по делу N А40-142873/2022

Судья Суда по интеллектуальным правам Голофаев В.В., рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Рутрэвел.Бизнес (ул. Флотская, д. 7, пом. 758, эт. 13, Москва, 125581, ОГРН 1207700006580) на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2022 по делу N А40-142873/2022, рассмотренному в порядке упрощенного производства,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Восьмая заповедь" (ул. им. Такала, д. 1А, оф. 3, кабинет 11, г. Волгоград, Волгоградская обл., 400119, ОГРН 1163443072484) к обществу с ограниченной ответственностью Рутрэвел.Бизнес о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Восьмая заповедь" (далее - истец, общество "Восьмая заповедь") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Рутрэвел.Бизнес (далее - ответчик, общество Рутрэвел.Бизнес) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение в размере 100 000 рублей.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2022, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2023 кассационная жалоба передана в Суд по интеллектуальным правам по подсудности.

Со ссылкой на разъяснения, содержащиеся в пункте 56 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) ответчик указывает, что использование переработанного фотографического произведения в одном разделе интернет-сайта с доменным именем rutravel-business.ru было осуществлено им с единственной экономической целью - иллюстрировать описание туристического направления в Кабардино-Балкарию. В связи с этим использование ответчиком фотографии путем переработки и доведения до всеобщего сведения образует одно нарушение исключительного права.

Выражая несогласие с размером взысканной компенсации, общество Рутрэвел.Бизнес отмечает, что судами первой и апелляционной инстанций не принято во внимание то, что условиями положенного в основу расчета компенсации лицензионного договора от 18.05.2022 N Л-18052022 (далее - лицензионный договор) не предусматривается передача лицензиату права использования фотографического произведения путем переработки. Так, обусловленное сторонами лицензионное вознаграждение в размере 25 000 рублей установлено лишь в отношении одного способа использования - размещение электронной копии произведения в сети Интернет на одной конкретной странице сайта, администратором и владельцем которого является лицензиат.

Как считает ответчик, общество "Восьмая заповедь" не представило доказательства, подтверждающие действительную стоимость права использования спорного фотографического произведения путем переработки, которая могла бы быть взыскана в двукратном размере.

Кроме того, податель кассационной жалобы полагает, что суды неправомерно отклонили доводы о наличии оснований для снижения размера компенсации в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс). Ответчик полагает, что с учетом разового характера допущенного нарушения, своевременного удаления фотографии с сайта, наличия соответствующего ходатайства, а также множественности нарушений в отношении одного объекта авторских прав, объединенных единым процессом использования, у судов имелась возможность снизить размер компенсации.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных этой статьей.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении кассационной жалобы судом не усматривается. В силу части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 N 26 "О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу статьи 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 49 Постановления N 10, право доверительного управляющего на защиту исключительного права следует из права на защиту, принадлежащего учредителю доверительного управления. Соответственно, если учредитель управления является правообладателем и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение истец должен подтвердить наличие у него исключительного права на соответствующее произведение и факт его использования ответчиком. На ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного произведения. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, на странице интернет-сайта с доменным именем rutravel-business.ru, администратором и владельцем которого является общество Рутрэвел.Бизнес, истцом был зафиксирован факт размещения информации под названием "Кавказ", в одном из разделов которой ("Долины Кабардино-Балкарии") было использовано фотографическое произведение с изображением реки Сулак в горах.

На основании договора доверительного управления исключительными правами на фотографические произведения от 19.04.2022 N ДУ-190422, Магомедов М.Г. передал истцу исключительное право на указанное фотографическое произведение в доверительное управление в целях обеспечения сохранения и защиты исключительного права на него.

Общество "Восьмая заповедь", полагая, что ответчик допустил нарушения исключительного права автора произведения путем доведения до всеобщего сведения и переработки спорного фотографического произведения без получения разрешения правообладателя, направило в адрес общества Рутрэвел.Бизнес претензию с просьбой прекратить дальнейшее незаконное использование вышеуказанного фотографического произведения и выплатить компенсацию за нарушение исключительного права.

Ответчик удалил спорное фотографическое произведение, однако компенсацию за нарушение исключительного права не выплатил, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности наличия у истца права доверительного управления исключительным правом на указанное фотографическое произведение и нарушения ответчиком исключительного права путем незаконной переработки фотографического произведения (создано производное произведение путем обрезки произведения по краям), доведения фотографического произведения до всеобщего сведения. За каждое из указанных нарушений судом взыскана компенсация в размере 50 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального и процессуального права, повлекшим неполное исследование обстоятельств дела, и не соответствуют фактическим обстоятельствам настоящего дела.

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны, в том числе, фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам находит заслуживающей внимания ссылку ответчика на отсутствие оценки судами его довода о том, что использование спорного фотографического произведения в форме доведения до всеобщего сведения в измененном виде (обрезанном по краям), охватывалось единой экономической и хозяйственной целью, заключающейся в демонстрации пользователям сайта ответчика видов местности Кабардино-Балкарии путем иллюстрации описания предлагаемого тура.

Так, в отзыве ответчика на иск содержались ссылки на необходимость применения к рассматриваемому случаю разъяснений, содержащихся в пункте 56 Постановления N 10, которые не были проверены судом первой инстанции.

При подаче апелляционной жалобы общество Рутрэвел.Бизнес также отмечало, что обрезка краёв фотографии была осуществлена им с целью размещения на сайте и была вызвана его техническими характеристиками и возможностями. По мнению ответчика, размещение такого переработанного произведения на сайте и обеспечение доступа к его просмотру посетителям соответствующего сайта образует в данном конкретном случае единую совокупность действий, один состав правонарушения.

Между тем в обжалуемом постановлении судом апелляционной инстанции данному доводу какая-либо правовая оценка не дана.

Перечень способов использования произведения содержится в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ, среди которых в том числе приводятся: перевод или другая переработка произведения, доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, содержащейся в пункте 56 Постановления N 10, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права.

Вместе с тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права. Например, хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в гражданский оборот тем же лицом, являются элементом введения товара в гражданский оборот и отдельных нарушений в этом случае не образуют; продажа товара с последующей его доставкой покупателю образует одно нарушение исключительного права.

Таким образом, от результатов оценки данного довода ответчика зависит вывод о количестве совершенных им нарушений, и, соответственно, о размере подлежащей взысканию компенсации.

Суд кассационной инстанции также принимает во внимание довод кассационной жалобы о том, что положенный в основу расчета компенсации лицензионный договор содержит условие о передаче лицензиату права использования фотографического произведения конкретным способом, который не охватывает переработку. Таким образом, использование истцом цены указанного договора (25 000 рублей) в качестве стоимости права использования фотографии путем переработки, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, является необоснованным.

Вместе с тем, несмотря на содержащийся в апелляционной жалобе аналогичный довод ответчика, суд апелляционной инстанции оставил его без внимания и не дал ему правовой оценки.

Суд кассационной инстанции полагает необходимым отметить, что в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего произведения, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Принимая во внимание тот факт, что судами не были соотнесены условия лицензионного договора и обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, суд кассационной инстанции приходит к выводу о преждевременности и необоснованности выводов судов в части определения размера компенсации, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права и без учета фактических обстоятельств, имеющих ключевое значение для правильного разрешения данного вопроса.

При этом определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен полномочиями по установлению, оценке и исследованию соответствующих фактических обстоятельств дела.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций приняты с существенным нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное в настоящем постановлении, оценить доводы ответчика о том, что обрезка спорной фотографии по краям и ее доведение до всеобщего сведения на сайте с доменным именем "rutravel-business.ru" были направлены на достижение одной экономической цели, при определении размера компенсации соотнести условия лицензионного договора и обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2022, принятые в порядке упрощенного производства по делу N А40-142873/2022, отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

В.В. Голофаев