Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2023 г. по делу N СИП-341/2022 Суд отказал в признании недействительным частично патента на изобретение, поскольку довод ответчика о наличии в действиях истца, его четкого и ясного волеизъявления о намерении подать заявку на спорное изобретение лишь в качестве автора, при этом истец длительное время не высказывал никаких в отношении факта того, что исключительное право на изобретение по спорному патенту принадлежит лишь ответчику

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2023 г. по делу N СИП-341/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 22 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Борисовой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Батизата Дмитрия Викторовича (Москва) к Национальному исследовательскому институту "Курчатовский институт" - ВИАМ (ул. Радио, д. 17, Москва, 105005, ОГРН 1027739045399) о признании недействительным частично патента Российской Федерации N 2230764 на изобретение "Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него",

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Батизата Дмитрия Викторовича - Кастальский В.Н. (по доверенности от 01.12.2021);

от Национального исследовательского института "Курчатовский институт" - ВИАМ - Дубова М.В. (по доверенности N 68 от 01.01.2023), Дрыжов Г.В. (по доверенности от 01.01.2023 N 64).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Батизат Дмитрий Викторович обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Национальному исследовательскому институту "Курчатовский институт" - "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (далее - ВИАМ) о признании недействительным частично патента Российской Федерации N 2230764 на изобретение "Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него", содержащим требования:

признать патент Российской Федерации N 2230764 на изобретение "Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него" недействительным в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Батизата Д.В.;

обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдать новый патент на изобретение "Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него" по заявке N 2003106554/04 с указанием в нем в качестве патентообладателя Батизата Д.В. и внести соответствующие изменения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, письменных дополнениях к нему, просил удовлетворить заявленные требования.

Батизат Д.В. ссылается на то, что он является одним из авторов спорного патента.

При этом указывает на то, что патентообладателем спорного патента является ВИАМ.

Вместе с тем истец поясняет, что он в качестве патентообладателя не указан, однако Батизат Д.В. считает, что он является таковым на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу спорного патента (заявка N 2003106554/04, дата подачи 12.03.2003).

Как отмечает истец, на дату подачи заявки на выдачу спорного патента действовал Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (ред. от 07.02.2003) (далее - Патентный закон Российской Федерации).

В силу пунктов 1, 2 статьи 7 Патентного закона Российской Федерации, автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.

Как отмечает истец, он указан в качестве соавторов изобретения по спорному патенту.

При этом пунктом 1 статьи 8 Патентного закона Российской Федерации установлено, что патент выдается:

- автору изобретения, полезной модели или промышленного образца;

- работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;

- правопреемникам указанных лиц.

В абзаце 1 пункта 2 статьи 8 Патентного закона Российской Федерации предусмотрено, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

Истец, ссылается на то, что участвуя в создании изобретения по спорному патенту, в трудовых отношениях с ответчиком не состоял, создание изобретения по спорному патенту не было связано с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Таким образом, истец считает, что изобретение по спорному патенту не является для истца служебным.

Кроме того, истец отмечает, что каких-либо договоров о передаче права на получение спорного патента между ним и ответчиком не заключалось.

Вместе с тем, как поясняет истец, несмотря на изложенные обстоятельства, он не указан в качестве обладателя патента.

Дополнительно истец отмечает, что он осуществляет научную деятельность по тому же направлению исследований, к которому относится спорный патент.

Истец обращает внимание суда на то, что он является соавтором изобретения "Установка для изготовления пленочных клеев и клеевых препрегов конструкционного назначения" по патенту Российской Федерации N 2262394, а также соавтором изобретения "Способ изготовления пленочных клеев и клеевых препрегов с термореактивным полимерным связующим и устройство для его осуществления" по патенту Российской Федерации N 2254172.

Истец ссылается на то, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом.

В свою очередь, представители ВИАМа против удовлетворения заявления возражали, считая, что требования истца являются незаконными и необоснованными.

Третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного заседания.

Роспатент в отзыве на иск указал, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Роспатент, являясь федеральным органом исполнительной власти, обязан не только выполнять все требования законодательства, но и не вправе совершать те действия, которые ему не предписаны. Законодательством Российской Федерации Роспатенту не предписано осуществлять проверку правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение лиц, на имя которых испрашивается патент. В силу этого ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о выдаче патента на изобретение, несет представившее их лицо.

Таким образом, административный орган, отметил, что его действия, связанные с выдачей патента Российской Федерации N 2230764 на изобретение "Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него" с указанием в нем в качестве патентообладателя ВИАМа, полностью соответствуют нормам законодательства, действовавшего на дату подачи заявки N 2003106554.

При рассмотрении спора суд установил, что патент Российской Федерации N 2230764 на изобретение "Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него" (код международной патентной классификации C09J 163/00 (2000.01), C09J 163/02 (2000.01), C08J 5/24 (2000.01), B32B 27/38 (2000.01), B32B 3/12 (2000.01)) выдан по заявке N 2003106554 с приоритетом от 12.03.2003, установленным по дате подачи названной заявки, с указанием в нем в качестве авторов Каблова Евгения Николаевича, Минакова Вячеслава Тихоновича, Дементьевой Лидии Александровны, Сереженкова Алексея Алексеевича, Аниховской Любови Ивановны, Хайретдинова Рафика Халимовича, Виноградовой Нины Васильевны, Барзовой Людмилы Сергеевны, Бочаровой Людмилы Ивановны, Панкратовой Светланы Петровны, Батизата Дмитрия Викторовича, а в качестве патентообладателя изобретения - ВИАМ.

Роспатент в своем отзыве указал, что согласно сведениям из Государственного реестра изобретений Российской Федерации (по состоянию на 02.06.2022) патент Российской Федерации N 2230764 на изобретение является действующим, годовые пошлины за поддержание патента в силе учтены по 12.03.2023, включительно.

В отношении патента Российской Федерации N 2230764 за N РД0014196 14.11.2006 зарегистрирован лицензионный договор (неисключительная лицензия) сроком на 1 год. Лицензиат: общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Техполиком" (далее - общество "Техполиком").

За N РД0059167 зарегистрирован 18.07.2021 лицензионный договор (неисключительная лицензия) сроком на 2 года. Лицензиат: общество "Техполиком".

За N РД0084173 зарегистрирован лицензионный договор (неисключительная лицензия) сроком на 5 лет на территории России. Лицензиат: Закрытое акционерное общество "Препрег-Современные Композиционные Материалы" (далее - общество "Препрег-СКМ").

За N РД0116425 зарегистрирован 28.10.2012 лицензионный договор (неисключительная лицензия) сроком на 2 года. Лицензиат: общество "Техполиком".

За N РД 0154055 зарегистрировано 07.082014 изменение к лицензионному договору РД0116425 от 28.12.2012 в отношении срока действия договора на срок до 01.07.2015.

За N РД0180050 зарегистрировано 27.08.2015 предоставление права использования по лицензионному договору (неисключительная лицензия) на срок до 01.07.2020, производство на территории общества "Техполиком", реализация на территории России. Лицензиат: общество "Техполиком".

Судебная коллегия также учитывает, что согласно сведениям из Государственного реестра изобретений Российской Федерации (по состоянию на 15.03.2023) патент Российской Федерации N 2230764 на изобретение является недействующим. Данный спорный патент перешел в общественное достояние.

В силу пункта 1 статьи 1364 ГК РФ после прекращения действия исключительного права изобретение переходит в общественное достояние.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2023 по делу N СИП-341/2022 удовлетворено ходатайство ответчика об истребовании доказательств.

Суд определил истребовать у Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации информацию по плательщикам страховых взносов и страховым взносам, уплаченным работодателями за Батизата Д.В. за период с 2000 - 2021 годы.

В ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам Фонд пенсионного и социального страхования представил сведения, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете Батизита Д.В. за период с 01.01.2002 по 31.12.2021 (от 06.02.2023 N 08-20/16349-ДСП) (далее - Сведения Фонда).

Заявляя ходатайство об истребовании доказательств ответчик указал, что истребуемое доказательство (Сведения Фонда) должно подтвердить или опровергнуть наличие фактически сложившихся трудовых отношений между ответчиком и истцом в период создания изобретения по оспариваемому патенту.

При этом истец полагает, что при оценке Сведений Фонда необходимо исходить из того, что изобретение по оспариваемому патенту создавалось в период 2002 - 2003 годов, что подтверждается письменными объяснениями ответчика от 16.11.2022.

По мнению истца, Сведения Фонда подтверждают факт того, что ответчик в период 2002 - 2003 годов, не произвел в отношении истца ни одного начисления взносов на обязательное пенсионное страхование.

Поэтому истец считает, что Сведения Фонда опровергают наличие фактически сложившихся трудовых отношений между ответчиком и истцом в период создания изобретения по оспариваемому патенту.

Истец, также обращает внимание на то, что даже несмотря на то, что срок действия исключительного права по оспариваемому патенту истекает 13.03.2023, это обстоятельство не лишает его права оспаривать патент, так как истец является заинтересованным лицом (пункты 1, 2 статьи 1398 ГК РФ).

В свою очередь ответчик считает, что представленные Сведения Фонда, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете Батизата Д.В. подтверждают факт наличия трудовых отношений между Батизатом Д.В. и ВИАМом именно в период создания изобретения.

Как указывает ответчик, он производил отчисления страховых взносов в пенсионный фонд за Батизата Д.В., как за своего работника.

При этом ответчик ссылается на то, что изобретение по спорному патенту было создано еще до 2002 года, что подтверждается выпиской из протокола Научно-технического Совета лаб. 14 от 2002 года, который, как верно пояснил ВИАМ, является одним из органов управления, действующих на предприятии в соответствии с его Уставом, приобщенным в материалы настоящего дела.

Так, согласно этому протоколу Научно-технический Совет "постановил считать целесообразным подачу заявки на патент под названием "Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него".

Ответчик также обращает внимание суда на то, что этим же решением был утвержден состав авторов, в число которых входит и истец - Батизат Д.В.

Вместе с тем ВИАМ поясняет, что согласно представленным Сведениям Фонда, в 2004 году он перечислил взносы на обязательное пенсионное страхование за работника - Батизата Д.В. в размере 54,60 руб. (пункт 7 Сведений Фонда).

Как отмечает ответчик, указанные взносы он перечислил именно с выплаченного Батизату Д.В. поощрительного вознаграждения в размере его среднего месячного заработка, что подтверждается приложенной в материалы дела Служебной запиской от 10.10.2004, подписанной истцом о выплате ему вознаграждения как автору изобретения по спорному патенту в размере его среднего месячного заработка как работника Федерального государственного унитарного предприятия "ВИАМ" (прежнее наименование ответчика) в соответствии с Соглашением авторов изобретения о распределении авторского вознаграждения на основании пункта 5 статьи 32 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-I "Об изобретениях в СССР".

Ответчик ссылается на то, что вышеуказанная выплата в силу положений пункта 5 статьи 32 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-I "Об изобретениях в СССР" производится исключительно автору изобретения, не являющемуся патентообладателем.

Ответчик также обращает внимание суда на то, что наличие подписи Батизата Д.В. на служебной записке дополнительным образом подтверждает его намерение получить выплаты от работодателя (ответчика).

Ответчик отмечает, что по смыслу положений статей 16 и 67 Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом разъяснений, изложенных в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с указанным Кодексом, а также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя.

Как следует из части 3 статьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации, под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования.

При этом, как верно отметил ответчик, в ответе Социального фонда России (от 06.02.2023 N 08-20/16349-ДСП) указано, что индивидуальный (персонифицированный) учет ведется в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации лишь с 01.01.2002, в силу чего информация об отчислениях в период создания изобретения отсутствует.

Однако, как указывает ответчик, создание изобретения производилось до указанного периода, что в совокупности доказательств подтверждает факт наличия трудовых отношений между истцом и ответчиком.

Указанные обстоятельства, как считает ответчик, подтверждают факт того, что ВИАМ как работодатель производил отчисления страховых взносов за Батизата Д.В., как за своего работника и выплачивал ему вознаграждение, что подтверждает факт наличия трудовых отношений между Батизатом Д.В. и ВИАМом.

Судебная коллегия учитывает, что одновременно с указанными обстоятельствами истец также получал от ответчика авторское вознаграждение в период с 2007 до 2020 год.

Так, согласно информации из справки главного бухгалтера ВИАМ за период с 2007 года по 2020 год истец в качестве авторского вознаграждения получил от ответчика денежные средства в размере 2 961 043,00 руб.

При этом судебная коллегия отмечает, что соответствующие подтверждающие документы, ответчик представил в материалы настоящего дела и факт получения этих денежных средств истец не оспаривает.

Ответчик обращает внимание суда на то, что указанные выплаты авторского вознаграждения не были отражены в Сведениях, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете Батизата Д.В., представленных Социальным Фондом России, так как они облагались только налогом на доходы физических и оплачивались ВИАМом отдельно.

Вместе с тем данные о выплатах авторского вознаграждения, как отмечает ответчик, можно увидеть в справках по форме 2 НДФЛ истца.

Таким образом, Сведения содержащиеся в индивидуальном лицевом счете Батизата Д.В., представленные Социальным Фондом России содержат информацию об отчислениях истцу как работнику ответчика и подтверждают факт наличия фактических трудовых отношений между этими сторонами.

Судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на то, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), с 06.12.2002 (за три месяца до даты подачи заявки в Роспатент) учредителем указанной организации (общества "Техполиком") является именно истец - Батизат Д.В.

Как верно пояснил ответчик, за весь период действия спорного патента Российской Федерации N 2230764 именно общество "Техполиком", учредителем которого является истец - Батизат Д.В., получало прибыль от использования изобретения по спорному патенту, в своем производстве.

Именно из отчислений по данным лицензионным договорам (роялти) истец, Батизат Д.В., регулярно получал авторские вознаграждения, установленные Соглашением авторов изобретения о распределении авторского вознаграждения по патенту Российской Федерации N 2230764.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводом ответчика о том, что истец пользовался спорным патентом в течение срока его действия, получая денежные средства и как учредитель общества "Техполиком", с которым регулярно заключались лицензионные договоры на право использования патента Российской Федерации, и как автор служебного изобретения по спорному патенту.

Общество "Техполиком" создано 11.01.1993, соучредителем этого общества являлся и является на настоящий момент истец.

При этом ответчик указывает, что размер доли в уставном капитале общества "Техполиком" у истца составляет 20%, что подтверждается информацией из выписки из ЕГРЮЛ.

Ответчик ссылается на то, что своими действиями истец наносит вред ВИАМ, поскольку препятствует его нормальной деятельности, и наносит ущерб его деловой репутации.

Таким образом судебная коллегия установила, что авторами спорного патента Российской Федерации на изобретение N 2230764 являются: Каблов Е.Н., Минаков В.Т., Дементьева Л.A., Сереженков А.А., Антиховская Л.И., Хайретдинов Р.Х., Виноградова Н.В., Барзова Л.С., Бочарова Л.Ю., Панкратова С. В., Батизат Д.В.

Как отмечает ответчик, сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

Как верно указывает ответчик о согласовании условия о вознаграждении, также свидетельствует факт подписания именно истцом служебной записки о выплате вознаграждения, а также Соглашения между авторами, заключенного на основании уже полученного спорного патента Российской Федерации N 2230764.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что в процессе согласования (подписания) подачи заявки в Роспатент, а также в период с момента подачи такой заявки и по дату подачи настоящего иска (прошло 19 лет). Однако истец не высказывал несогласия с указанным условием договора.

Более того, как верно отмечает ответчик, истец получал как авторские вознаграждения по спорному патенту от ответчика, так и доход от использования патента как учредитель лицензиата, с которым заключались лицензионные договоры в период действия спорного патента (вплоть до 2020 года).

Согласно части 1 статьи 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Под злоупотреблением правом понимается ситуация, когда реализация управомоченным лицом принадлежащего ему права сопряжена с нарушением, установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав. При этом лицо совершает действия с незаконной целью или незаконными средствами, нарушая права и законные интересы других лиц и причиняя им вред или создавая для этого условия.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия обращает внимание на то, что истец четко и ясно знал, и понимал, что заявка на выдачу спорного патента будет подана в Роспатент именно с указанием ответчика в качестве патентообладателя.

В такой ситуации судебная коллегия учитывает противоречивое поведение истца, нарушающего установленный статьей 10 ГК РФ, а также практикой Суда по интеллектуальным правам, принцип эстоппель, определяемый как принцип, согласно которому сторона лишается права ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления, поведения, действия, свидетельствующего об обратном, в ущерб противоположной стороне.

Как правильно отметил ответчик, противоречивое поведение истца выражено в том, что он знал и намеренно совершал действия, которые способствовали получению спорного патента именно на имя ответчика, в отношении которого им подан в суд настоящий иск.

По мнению суда, вышеизложенные действия истца направлены не на защиту права, а являются фактами злоупотребления истцом своим правом, что в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ, является самостоятельным основанием для отказа ему в иске.

Судебная коллегия соглашается с доводом ответчика о том, что сама правовая суть взаимоотношений сторон (истца и ответчика в настоявшем деле) свидетельствует именно о том, что передача права на получение спорного патента состоялась, и стороны (в частности истец) были с этим согласны.

Таким образом суд считает доказанным, довод ответчика о наличии в действиях истца, его четкого и ясного волеизъявления о намерении подать заявку на спорное изобретение лишь в качестве автора, при этом истец длительное время не высказывал никаких в отношении факта того, что исключительное право на изобретение по спорному патенту принадлежит лишь ответчику.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что основания для удовлетворения исковых требований о признании патента Российской Федерации на изобретение N 2230764 недействительным в части неуказания истца в качестве патентообладателя и признании его патентообладателем спорного патента на изобретение, отсутствуют.

Поскольку оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска подлежат отнесению на истца в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований Батизата Дмитрия Викторовича (Москва) к Национальному исследовательскому институту "Курчатовский институт" - ВИАМ (ОГРН 1027739045399) о признании недействительным частично патента Российской Федерации N 2230764 на изобретение "Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев