Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2023 г. N С01-463/2023 по делу N А77-215/2022 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку суд апелляционной инстанции, основываясь на анализе условий лицензионного договора и дополнительного соглашения к нему, обоснованно определил двукратный размер стоимости компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2023 г. N С01-463/2023 по делу N А77-215/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 6 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Погадаева Н.Н., Сидорской Ю.М.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нестеровой А.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 304780527100132) на постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2023 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича к индивидуальному предпринимателю Кибиеву Эмиру Саид-Магомедовичу (Чеченская Республика, ОГРНИП 319203600042191) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебное заседание явился представитель индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича - Мишанский А.В. (по доверенности от 20.04.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович обратился в Арбитражный суд Чеченской Республики с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Кибиеву Эмиру Саид-Магомедовичу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 359303 в размере 164 285 рублей (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения размера исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Чеченской Республики от 25.10.2022 исковые требования удовлетворены частично: с Кибиева Э.С.-М. в пользу Косенкова А.Б. взыскана компенсация в размере 10 714 рублей 29 копеек.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2023 решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 25.10.2022 изменено в части взыскания компенсации: с Кибиева Э.С.-М. в пользу Косенкова А.Б. взыскана компенсация в размере 21 428 рублей 58 копеек.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Косенков А.Б. просит отменить обжалуемые постановление, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы Косенков А.Б. указывает на то, что при избранном им способе расчета компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, судом первой инстанции в нарушение норм материального и процессуального права, а также волеизъявления сторон лицензионного договора, определена иная стоимость права использования товарного знака.

По мнению заявителя кассационной жалобы, при определении размера компенсации суд первой инстанции не принял во внимание разовый паушальный платеж за предоставление права использования спорного товарного знака в размере 1 000 000 рублей, что противоречит нормам материального права.

Кибиев Э.С.-М. не представил отзыв на кассационную жалобу.

В судебном заседании представитель Косенкова А.Б. поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, Косенков А.Б. является обладателем исключительных прав на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 359303, зарегистрированного 08.09.2008 с приоритетом от 19.10.2005 в отношении товаров 3, 8, 11, 21, 26-го и услуг 35, 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Представителем Косенкова А.Б. 07.10.2021 в магазине "Bigshop", расположенном по адресу: ул. Российская, д. 440, г. Краснодар - был установлен и зафиксирован факт предложения к продаже и реализации от имени Кибиева Э.С.-М. товара (маникюрного инструмента), обладающего признаками контрафактности.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 07.10.2021 на сумму 39 руб., видеосъемкой, а также самим спорным товаром.

Считая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара нарушают исключительные права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 35930, Косенков А.Б. направил в адрес Кибиева Э.С.-М. претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб, уплатив компенсацию.

Поскольку Кибиев Э.С.-М. требования претензии не исполнил, Косенков А.Б. обратился в Арбитражный суд Чеченской Республики с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив факт наличия у истца исключительного права на объект интеллектуальной собственности, в защиту которого подан иск, и факт нарушения ответчиком исключительного права истца, удовлетворил исковые требования в части.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суд первой инстанции, проанализировав условия лицензионного договора, а также учитывая, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений, пришел к выводу о том, что размер компенсации должен определяться из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц.

На основании изложенного суд первой инстанции определил размер подлежащей взысканию компенсации в размере 10 714 рублей 29 копеек (из расчета 300 000 рублей / 7 классов МКТУ / 4 способа использования).

Признав обоснованными выводы о принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и факте нарушения этого права действиями ответчика путем реализации контрафактного товара, суд апелляционной инстанции усмотрел основания для изменения решения суда первой инстанции в части определенного размера компенсации.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что компенсация рассчитана на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, в связи с чем пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика компенсации в размере 21 428 рублей 57 копеек = 10 714 рублей 29 копеек 2.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение представителя Косенковв А.Б., проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, изложено в пункте 59 Постановления N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как усматривается из заявления об изменении исковых требований, предпринимателем Косенковым А.Б. был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, размер которой, по его мнению, составляет 164 285 рублей. При этом истцом заявлены требования исходя из однократной стоимости права использования товарного знака, определенной с учетом представленного в материалы дела лицензионного договора.

В обоснование размера компенсации, определяемой в размере стоимости права использования товарного знака, истец представил:

лицензионный договор от 06.04.2021, заключенный между истцом (лицензиар) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Кьют-Кьют" (лицензиат), согласно которому лицензиар предоставляет лицензиату право использовать спорный товарный знак, а лицензиат обязуется за это уплатить лицензиару вознаграждение, в том числе разовый паушальный взнос в размере 1 000 000 рублей;

дополнительное соглашение от 03.05.2021 к данному лицензионному договору, которым стороны добавили пункт 2.8 в лицензионный договор, из которого следует, что указанная в пункте 2.1.1 договора сумма разового паушального платежа является фиксированной.

При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что размер компенсации необходимо определять исходя из 7 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и 4 способов использования товарного знака, при этом для определения периода использования товарного знака достаточным является месячный срок.

С учетом характера допущенного ответчиком нарушения (единичный факт реализации контрафактного товара стоимостью 39 рублей) суды сочли возможным при определении цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, не учитывать при расчете компенсации паушальный взнос в размере 1 000 000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций и отмечает, что определение на основе представленных в материалы дела доказательств судами двукратной стоимости права использования спорного товарного знака не является произвольным снижением размера компенсации и не свидетельствует об изменении способа расчета компенсации за нарушение исключительного права.

С учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, представленных в материалы дела доказательств, толкования условий лицензионного договора по правилам статьи 431 ГК РФ, суду надлежит определить, является ли предусмотренная таким договором сумма вознаграждения ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суды первой и апелляционной инстанций в целях определения цены, которая применяется при сравнимых обстоятельствах, проанализировали условия лицензионного договора и дополнительного соглашения к нему, приняли во внимание, что факторы, которые неизбежно оказали влияние при определении суммы вознаграждения по лицензионному договору, отличаются от обстоятельств использования спорного обозначения ответчиком.

Суд кассационной инстанции отмечает, что в рассматриваемом случае подлежат сравнению условия представленного лицензионного договора и обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, срок действия договора, объем предоставленного права.

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам также принято во внимание, что правоотношения с лицензиатом по лицензионному договору носят длящийся характер с 06.04.2021 по 19.03.2025.

Обстоятельства использования спорного товарного знака ответчиком существенно отличались от факторов, которые оказали влияние на определение суммы вознаграждения по лицензионному договору, поскольку в рамках настоящего дела установлен факт однократного использования ответчиком товарного знака.

С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции установил на основании названного договора цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, на основании которой определил двукратный размер стоимости права использования товарного знака в размере 21 428 рублей 58 копеек.

Примененный судом апелляционной инстанции алгоритм определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, не противоречит положениям статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 Постановления N 10.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам отклоняет доводы кассационной жалобы о произвольном определении судами первой и апелляционной инстанций суммы компенсации как не соответствующие содержанию обжалуемого судебного акта.

Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Таким образом, Суд по интеллектуальным приходит к выводу о том, что фактически доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича (ОГРНИП 304780527100132) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.М. Сидорская