Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2023 г. N С01-486/2023 по делу N А01-1709/2022 Суд оставил без изменения судебные решения по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в связи с доказанностью фактов принадлежности этого права истцу и нарушения его ответчиком, размер компенсации определен исходя из характера нарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2023 г. N С01-486/2023 по делу N А01-1709/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 4 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Пашковой Е.Ю., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Улубаевой И.С.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича (ОГРНИП 304780527100132) на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2023 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича к индивидуальному предпринимателю Хачегогу Мире Муратовне (Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ОГРНИП 305010724100030) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича Мишанский А.В. (по доверенности от 23.12.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Хачегогу Мире Муратовне о взыскании компенсации в размере 164 285 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 359303 (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2023, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 21 428 рублей 57 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 773 рубля 14 копеек, судебные издержки в размере 49 рублей 68 копеек. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование поданной кассационной жалобы предприниматель Косенков А.Б. указывает, что судами первой и апелляционной инстанций не были установлены все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, не были исследованы все представленные истцом в материалы дела доказательства. По мнению заявителя кассационной жалобы, обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы в части определения размера компенсации не соответствуют установленным судом обстоятельствам.

По мнению заявителя кассационной жалобы, при избранном им способе расчета компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, судом первой инстанции в нарушение норм материального и процессуального права, а также волеизъявления сторон лицензионного договора, определена иная стоимость права использования товарного знака; при определении размера компенсации суд первой инстанции не принял во внимание разовый паушальный платеж за предоставление права использования спорного товарного знака в размере 1 000 000 рублей, что противоречит нормам материального права.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 359303, зарегистрированный для индивидуализации товаров 3, 8, 11, 21, 26 классов и услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Принадлежность предпринимателю Косенкову А.Б. исключительного права на спорный товарный знак установлена судами на основании представленных в материалы дела доказательств и сторонами не оспаривается.

Истец 28.10.2021 выявил факт продажи продукции, нарушающей его исключительные права, а именно - в торговой точке, расположенной по адресу: Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Совмена, д. 6, предлагался к продаже и был реализован товар - маникюрная пилка.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 28.10.2021 с реквизитами ответчика, самим товаром, а также видеозаписью процесса покупки.

На товаре содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 359303, исключительное право на который принадлежат истцу.

Ссылаясь на то, что разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности у предпринимателя Хачегогу М.М. отсутствует, в досудебном порядке урегулировать спор не удалось, предприниматель Косенков А.Б. обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Суд первой инстанции, установив факт наличия у истца исключительного права на объект интеллектуальной собственности, в защиту которого подан иск, и факт нарушения ответчиком исключительного права истца, удовлетворил исковые требования в части.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суд первой инстанции, проанализировав условия лицензионного договора, а также учитывая, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений, пришел к выводу, что размер компенсации должен определяться из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц.

На основании изложенного суд первой инстанции определил размер подлежащей взысканию компенсации в размере 21 428 рублей 57 копеек (из расчета 300 000 рублей : семь классов МКТУ : 4 способа использования * 2).

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что изложенные в ней доводы выражают несогласие истца с оценкой, данной судами первой и апелляционной инстанций доказательствам, имеющимся в материалах дела, и доводам сторон спора, не опровергают выводы судов первой и апелляционной инстанций и не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Рассматривая доводы кассационной жалобы о несогласии с определенным судами первой и апелляционной инстанций размером подлежащей взысканию компенсации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, изложено в пункте 59 Постановления N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как усматривается из заявления об изменении исковых требований, предпринимателем Косенковым А.Б. был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, размер которой, по его мнению, составляет 164 285 рублей. При этом истцом заявлены требования исходя из однократной стоимости права использования товарного знака, определенной с учетом представленного в материалы дела лицензионного договора.

В обоснование размера компенсации, определяемой в размере стоимости права использования товарного знака, истец представил:

лицензионный договор от 06.04.2021, заключенный между истцом (лицензиар) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Кьют-Кьют" (лицензиат), согласно которому лицензиар предоставляет лицензиату право использовать спорный товарный знак, а лицензиат обязуется за это уплатить лицензиару вознаграждение, в том числе разовый паушальный взнос в размере 1 000 000 рублей;

дополнительное соглашение от 03.05.2021 к данному лицензионному договору, которым стороны добавили пункт 2.8 в лицензионный договор, из которого следует, что указанная в пункте 2.1.1 договора сумма разового паушального платежа является фиксированной.

При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что размер компенсации необходимо определять исходя из 7 классов МКТУ и четырех способов использования товарного знака, при этом для определения периода использования товарного знака достаточным является месячный срок.

С учетом характера допущенного ответчиком нарушения (единичный факт реализации контрафактного товара стоимостью 60 рублей) суды сочли возможным при определении цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, не учитывать при расчете компенсации паушальный взнос в размере 1 000 000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций и отмечает, что определение на основе представленных в материалы дела доказательств судами двукратной стоимости права использования спорного товарного знака не является произвольным снижением размера компенсации и не свидетельствует об изменении способа расчета компенсации за нарушение исключительного права.

С учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, представленных в материалы дела доказательств, толкования условий лицензионного договора по правилам статьи 431 ГК РФ, суду надлежит определить, является ли предусмотренная таким договором сумма вознаграждения ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суды первой и апелляционной инстанций в целях определения цены, которая применяется при сравнимых обстоятельствах, проанализировали условия лицензионного договора и дополнительного соглашения к нему, приняли во внимание, что факторы, которые неизбежно оказали влияние при определении суммы вознаграждения по лицензионному договору, отличаются от обстоятельств использования спорного обозначения ответчиком.

Суд кассационной инстанции отмечает, что в рассматриваемом случае подлежат сравнению условия представленного лицензионного договора и обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, срок действия договора, объем предоставленного права.

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам также принято во внимание, что правоотношения с лицензиатом по лицензионному договору носят длящийся характер с 06.04.2021 по 19.03.2025.

Обстоятельства использования спорного товарного знака ответчиком существенно отличались от факторов, которые неизбежно оказали влияние на определение суммы вознаграждения по лицензионному договору, поскольку в рамках настоящего дела установлен факт однократного использования ответчиком товарного знака.

С учетом указанных обстоятельств суды первой и апелляционной инстанций установили на основании названного договора цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, на основании которой определил двукратный размер стоимости права использования товарного знака в размере 21 428 рублей 58 копеек.

Примененный судами первой и апелляционной инстанций алгоритм определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, не противоречит положениям статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 Постановления N 10.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам отклоняет доводы кассационной жалобы о произвольном определении судами первой и апелляционной инстанций суммы компенсации как не соответствующие содержанию обжалуемого судебного акта.

Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Таким образом, Суд по интеллектуальным приходит к выводу, что фактически доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев