Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2023 г. по делу N СИП-1085/2022 Суд удовлетворил иск о признании действий ответчика по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, поскольку истцом доказано одновременное присутствие до даты приоритета спорного товарного знака на товарном рынке продукции истца и третьих лиц под спорным обозначением (подтверждено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2023 г. по делу N СИП-1085/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 апреля 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 20 апреля 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борисовой Ю.В., Чесноковой Е.Н.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ивановым А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Кустова Дмитрия Андреевича (г. Химки, Московская обл., ОГРНИП 312503124000080) к обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРЕД ПОЛЁТОМ" (ул. Чертановская, д. 7А, оф. 2, пом. 15, вн.тер.г. м.о. Чертаново Северное, Москва, 117208, ОГРН 1137746789300) о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707344 актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились:

индивидуальный предприниматель Кустов Дмитрий Андреевич (лично), представитель индивидуального предпринимателя Кустова Дмитрия Андреевича - Калинушкина М.Л. (по доверенности от 21.04.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "ПЕРЕД ПОЛЁТОМ" - Прохоров А.И., Робинов А.А. (по совместной доверенности от 22.08.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Кустов Дмитрий Андреевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРЕД ПОЛЁТОМ" (далее - общество) о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 707344 актом недобросовестной конкуренции.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований о признании действий общества по приобретению и использованию спорного товарного знака актом недобросовестной конкуренции Кустов Д.А. поясняет, что он начал использовать обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" с 2012 г., обозначение является известной в сфере авиации фразой, использовалось как Кустовым Д.А. (аудитория в социальной сети около 100 000 человек), так и иными лицами, значительно раньше даты приоритета спорного товарного знака, в частности, индивидуальными предпринимателями Комбаровым Т.Е., Калугиной К.В., Макаршиной А.Л., что подтверждается распечатками Интернет-страниц.

В отношении использования спорного обозначения самим Кустовым Д.А. он сообщает об администрировании им сайта с доменным именем "airpublic.ru", на котором размещен интернет-магазин "AIR PUBLIC" с товарами по авиационной тематике, а также им создано сообщество "AIR PUBLIC" в социальной сети "ВКонтакте", имеющее аудиторию около 100 000 человек, где также размещалась ссылка на указанный интернет-магазин.

Как утверждает Кустов Д.А., общество было осведомлено об использовании иными лицами, в частности Кустовым Д.А., спорного обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности по продаже товаров "брелоки", "изделия вышитые", "одежда", что подтверждается перепиской в апреле, июле и октябре 2015 г. в социальной сети "ВКонтакте" между Кустовым Д.А. и Дрожиловым Д.Г. (директор общества).

При этом истец отмечает, что в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "REMOVE BEFORE FLIGHT" ответчик с 2014 г. публикует (делает репосты) записи из сообщества "AIR PUBLIC", принадлежащего истцу, что подтверждается скриншотами и подтверждает осведомленность ответчика.

По мнению Кустова Д.А., осведомленность ответчика о деятельности истца по реализации товаров с использованием спорного обозначения следует из искового заявления по делу N А41-11602/2020 о запрете Кустову Д.А. использовать обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT".

В подтверждение факта наличия между ответчиком и истцом конкурентных отношений на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, истец обращает внимание на то, что они занимаются одной коммерческой деятельностью по реализации одних и тех же товаров посредством Интернет-магазинов.

Кустов Д.А. считает, что наличие у общества намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на спорный товарный знак причинить вред истцу или вытеснить его и иных производителей с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, подтверждается инициированием судебных споров: А41-11602/2020, N А41-8992/2022, N А41-80889/2022 о защите исключительного права на спорный товарный знак.

Кустов Д.А. также отмечает, что общество обращалось с исками о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак также и к иным лицам, использовавшим это обозначение в отношении тех же товаров (дела N А40-98681/2020, N А41-35535/2020).

В связи с этим истец полагает, что ответчик приобрел исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707344 с намерениями вытеснить конкурентов с товарного рынка путем предъявления исков о запрете использовать этот товарный знак.

Кустов Д.А. указывает на то, что причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения подтверждается вынесением решения Арбитражного суда Московского округа от 28.08.2020 по делу N А41-11602/2020 о взыскании компенсации в размере 150 000 рублей, а также иными спорами, которые на момент подачи настоящего иска еще не рассмотрены.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о признании действий актом недобросовестной конкуренции не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В представленном отзыве на исковое заявление общество выражает несогласие с заявленными доводами, считая их необоснованными, а исковые требования подлежащими отклонению.

Общество отмечает, что суды ранее дважды признали необоснованным доводы истца о том, что действия правообладателя по приобретению права на спорный товарный знак представляют собой недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом.

В обоснование своих возражений общество приводит сведения о делах N СИП-132/2021, N А41-11602/2020, в рамках которых были отклонены доводы о признании действий истца по регистрации спорного знака злоупотреблением правом.

При этом общество указывает на то, что Кустов Д.А. не доказал в данном деле всю совокупность обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции, так как представленные в материалах дела доказательства в достаточной степени не подтверждают широкое использование обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" Кустовым Д.А. или иными лицами до 10.02.2017, даты приоритета спорного товарного знака, а также, что это обозначение приобрело известность среди потребителей в результате его использования истцом или иными лицами.

Общество считает, что представленные договоры поставки товаров и иные доказательства по розничным продажам являются документами о реализации товаров незначительными объемами.

Общество обращает внимание на то, что истцом в дело не представлено никаких доказательств широкой рекламной кампании на территории России, отсутствуют доказательства участия истца на выставках и рекламы своих товаров под спорным обозначением, социологические опросы потребителей, не представлены отзывы потребителей о товарах истца, а также статистика посещения интернет-сайта истца, которая бы свидетельствовала о большом количестве посетителей сайта.

Общество замечает, что в деле N СИП-132/2021 суд дал критическую оценку представленному истцом опросу в социальной сети "Вконтакте", поскольку сформулированные вопросы не направлены на установление ассоциаций потребителей на дату приоритета спорного товарного знака, не позволяют установить в отношении каких товаров у потребителей возникают ассоциации со спорным товарным знаком; полученные ответы свидетельствуют скорее всего о неинформированности респондентов о том, кем и для индивидуализации его используется спорное обозначение.

Как сообщает общество, оно в течение длительного времени активно и интенсивно используется свой товарный знак, что подтверждается регистрацией в 2012 г. на имя ответчика доменных имен "removebeforeflight.ru", "removebeforeflight.su", "удалитьпередполетом.рф", участием в международных выставках. И именно посредством активного использования ответчиком спорного обозначения оно стало известным потребителям.

Общество также утверждает, что истцом не доказана известность ответчику факта использования спорного обозначения истцом или иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию в его в качестве товарного знака, ссылаясь на то, что в деле N СИП-132/2021 суд и Роспатент отметили активное и интенсивное использование спорного обозначения именно обществом с 2013 г., а не иными лицами.

Общество настаивает на том, что оно обращалось в суды с исковыми требованиями в целях защиты своей репутации, которая была задолго до даты приоритета приобретена действиям ответчика в связи с активным использованием спорного обозначения, но не в целях причинить ущерб истцу.

Помимо этого, общество обращает внимание на то, что Кустовым Д.А. пропущен срок исковой давности на подачу заявления, который следует отсчитывать с получения первой досудебной претензии 17.11.2019 по делу N А41-11602/2020 и который истек 17.11.2022.

В связи с этим, ссылаясь на то, что в рамках иных преюдициальных судебных дел уже неоднократно было отказано истцу в признании действия ответчика актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, а также на недоказанность истцом как минимум трех признаков недобросовестной конкуренции, общество просит оказать в удовлетворении исковых требований Кустова Д.А.

В свою очередь Кустов Д.А. 27.02.2023 представил возражения на отзыв, в которых пояснил, что отказ в признании действий общества злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции в рамках дел N А41-11602/2020 и N СИП-132/2021 не способно предопределять отсутствие в действиях общества недобросовестности при регистрации спорного товарного знака по статье 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Подвергая сомнению преюдициальность установленных в рамках названных дел обстоятельств, истец утверждает, что им доказано наличие всего состава признаков недобросовестной конкуренции в действиях ответчика.

Кустов Д.А. также подвергает сомнению обоснованность довода о пропуске им срока исковой давности, так как вопреки мнению общества 17.11.2019 претензия по делу N А41-11602/2020 была направлена по электронной почте и лишь 04.12.2019 претензия была обнаружена и составлен ответ. Более того, истец приводит разъяснения о том, что течение исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка.

В судебном заседании, состоявшемся 13.04.2023, Кустов Д.А. и его представитель выступили по существу доводов, изложенных в исковом заявлении, настаивали на его удовлетворении.

Представитель общества возражал против удовлетворения иска, выступил по доводам, изложенным в отзыве на него.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. Вместе с тем ранее от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением в его адрес копии судебного акта.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 707344, зарегистрированного 09.04.2019 по заявке N 2017704709 с приоритетом от 10.02.2017 в отношении широкого перечня товаров 6, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Полагая, что действия общества по регистрации указанного товарного знака и по его дальнейшему использованию содержат признаки недобросовестной конкуренции, Кустов Д.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в исковом заявлении, отзывах на исковое заявление, выслушав мнение представителя истца, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В силу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, также подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции (в отличие от рассмотрения дела о нарушении конкуренции антимонопольным органом).

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Следовательно, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

Заинтересованность Кустова Д.А. в подаче настоящего искового заявления обусловлена тем, что он занимается производством (реализацией) таких товаров как брелоки, изделия вышитые, футболки, иные аксессуары и сувенирная тематическая атрибутика, то есть истец ведет хозяйственную деятельность на одном товарном рынке с ответчиком, а также является лицом, в отношении которого обществом было подано исковое заявление по факту незаконного использования в упаковке сходного со спорными товарными знаками обозначения. При этом ответчик не отрицает осуществление им, предпринимательской деятельности на одном с истцом товарном рынке и не отрицает наличие между ним и истцом конкурентных отношений.

В пункте 10 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016, отмечено, что совокупность условий, необходимых для квалификации действий хозяйствующего субъекта в качестве акта недобросовестной конкуренции, определяется положениями пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции (применяемого с учетом пункта 16.1 и абзацев третьего и четвертого пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - Постановление N 11)).

Так, из определения недобросовестной конкуренции, содержащегося в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, следует, что для признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно выполнять несколько условий, а именно: действия должны совершаться хозяйствующими субъектами-конкурентами; быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинить или быть способными причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое превосходство над конкурентами, которое обеспечивает в том числе возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение.

Как разъяснено в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 2), в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10.bis Парижской конвенции, пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам - конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

С учетом изложенного для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1 - 14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 указанного Закона и статьей 10.bis Парижской конвенции, и во всех случаях для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание их в главе 2.1 Закона о защите конкуренции, а то, охватываются ли они составом недобросовестной конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции и в статье 10.bis Парижской конвенции.

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий (пункт 17 Постановления N 11, пункт 169 Постановления N 10). Цель действий может быть установлена исходя в том числе из последующего поведения (действий или бездействия) правообладателя. Вместе с тем такая цель может быть установлена и на основании иных обстоятельств.

Оценивая обоснованность исковых требований, исходя из содержания приведенных положений закона и сложившихся в правоприменительной практике позиций, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в рамках настоящего дела установлению подлежит вся совокупность указанных ранее обстоятельств.

Исследовав характер правоотношений, имевших место между истцом и ответчиком на дату приобретения ответчиком спорного товарного знака, Суд по интеллектуальным правам учитывает следующее.

Исходя из предмета спора, истцу надлежит доказать, что на момент подачи заявки на регистрацию обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" в качестве товарного знака, он использовал соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров, а также то, что данное обозначение приобрело известность среди потребителей, и что ответчик, приобретая исключительное право на спорное обозначение, хотел воспользоваться узнаваемостью такого обозначения, имел намерение на недобросовестное конкурирование с истцом по делу посредством использования исключительного права на товарный знак с целью причинения вреда, и соответственно доказать, что на дату подачи указанной заявки между ними имелись конкурентные отношения.

Как следует из представленных в материалы дела выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей индивидуальный предприниматель Кустов Дмитрий Андреевич зарегистрирован 27.08.2012, общество - 02.09.2013 с указанием в качестве основного вида деятельности "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет (код ОКВЭД 47.91.2).

Истец и ответчик занимаются производством и реализацией таких товаров как брелоки, изделия вышитые, футболки, иные аксессуары и сувенирная тематическая (авиационная) атрибутика, то есть истец ведет хозяйственную деятельность на одном товарном рынке с ответчиком.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии конкурентных отношений указанных лиц в части производства и реализации хлебобулочных изделий, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В подтверждение довода об использовании истцом спорного обозначения до даты приоритета спорного товарного знака в материалы дела представлены:

скриншоты архивных страниц интернет-сайта с доменным именем "airpublic.ru" (домен принадлежит Кустову Д.А. с 2014 года) по состоянию на 2015 и 2016 годы, из которых следует, что истцом в интернет-магазине "AirPublic", расположенном на указанном сайте, предлагалась к продаже сувенирная продукция (авиационная атрибутика) и одежда: брелоки, ремни, футболки, белье, на которых размещено обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT";

скриншоты страниц созданного истцом сообщества "AirPublic" в социальной сети "ВКонтакте", с аудиторией более 90000 человек, датированные 2014, 2015 годом, где также продвигалась продукция интернет-магазина "AirPublic", в том числе содержащая обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT";

скриншоты архивных страниц интернет-сайта http://alwaysstepforward.com/ (домен принадлежит Кустову Д.А. с 2011 года), на котором истцом осуществлялось предложение к продаже в 2014 году товаров под обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT", также на товаре "футболка" под обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT" используется название магазина Истца - "AIR PUBLIC";

договоры заказа истцом продукции, маркированной обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT" и договоры поставки на ее последующую реализацию за период с 2012 по 2016 годы, спецификации, товарные накладные, распечатки заказов интернет-магазина, распечатки отслеживания трек-номеров заказов с сайта Почты России, квитанции об оплате, платежные поручения НКО "Монета".

Проанализировав упомянутые доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что факт использования спорного обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" истцом с 2012 года подтверждается представленными документами.

При этом, учитывая принадлежность истца к субъектам малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), суд отмечает, что вопреки доводу ответчика использование спорного обозначения истцом не носило эпизодический и незначительный характер. При этом суд учитывает, что товар, маркированный спорным обозначением, имеет низкую стоимость, относится к сегменту дешевого товара, не имеющего ежедневного спроса.

В подтверждение широкого использования иными лицами спорного обозначения до даты приоритета товарного знака представлены следующие доказательства:

информационное письмо индивидуального предпринимателя Силейкина Ю.В. о реализации Интернет-магазином "Бундесторг - поставщик немецкой экипировки" продукции с надписью "REMOVE BEFORE FLIGHT" со сведениями о заказах;

заключенный между индивидуальным предпринимателем Комбаровым Т.Е. и Садовниковым А.А. договор на компьютерную вышивку от 31.01.2017 N 4 с актом от 07.02.2017 N 5;

архивные распечатки из Интернет-магазина "kamo-uniforma.ru" о предложениях к продаже курток с брелоками "REMOVE BEFORE FLIGHT" с 2007 года;

скриншоты архивных страниц интернет-сайтов иных лиц (ИП Макаршин А.Л., ИП Силейкин В.М., ИП Родивиловым К.Ю.).

Данные скриншоты подтверждают предложение к продаже товаров иными лицами под обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT" значительно ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Кроме того, в материалы дела истцом представлено письмо первичной профсоюзной организации студентов Московского государственного технического университета гражданской авиации о том, что фраза "REMOVE BEFORE FLIGHT" на сувенирной продукции давно известна в сфере авиации, как копия маркировочной бирки, которая используется на съемных элементах конструкции самолетов, вертолетов, дронов, квадрокоптеров, которые необходимо снять перед полетом или использованием летальных аппаратов, а соответствующая сувенирная продукция востребована любителями авиации и профессионалами в этой сфере.

В данном письме отмечено, что любители авиации и студенты "использовали и используют именно сувенирные брелоки с надписью на дронах и квадрокоптерах, т.к. оригинальные бирки, как правило, слишком большие для маленьких летательных аппаратов. Яркие брелоки с надписью "REMOVE BEFORE FLIGHT" студенты называют "ремувками". А элементы, к которым крепятся "ремувки", как правило, играют важную роль в правильной и безопасной эксплуатации летательных аппаратов. Таким образом, фраза "Remove before flight" (в переводе с английского: "снять перед полетом") на брелоках является описательной для обозначатся свойств данной продукции.

Считаем фразу "Remove Before Flight", в переводе "Снять Перед Полетом", равнозначной общепринятым фразам "Инструкция по применению", "Осторожно Горячо", "Тяни здесь", "Не нажимать", т.е. вошедшей во всеобщее употребление. По нашему мнению, устоявшаяся фраза "Remove Before Flight" не может быть зарегистрирована в качестве чьей-либо интеллектуальной собственности, так как в ней нет ничего оригинального или творческого.".

Истцом также представлено письмо Шереметьевского профсоюза летного состава от 20.02.2023, в котором отмечено следующее "Первый раз массово, фраза "REMOVE BEFORE FLIGHT", как и бирки, на которых она была изображена, начали применяться в 1935 году, после катастрофы американского самолета Boeing В-17 (ХВ-17 Model 299). Причиной крушения самолета, с последующим пожаром и гибелью двух пилотов, расследованием был признан факт, что они забыли снять механическую блокировку с руля высоты.

Чтобы подобные катастрофы не повторялись вновь, после этого случая - все заглушки, крепления, чехлы, пины, всё, что необходимо убрать с самолета перед вылетом, стали маркировать красными бирками с фразой "REMOVE BEFORE FLIGHT". Для пилотов также дополнительно стали выпускать чек-лист - список, по которому они могут сами себя проверить, на предмет выполнения всех необходимых действий с самолетом перед вылетом, в том числе удаление всех элементов с маркировкой "REMOVE BEFORE FLIGHT". Таким образом, всем членам летного персонала заведомо известно обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT".

В наши дни, более современные и более сложные самолеты требуют еще большее количество элементов, которые нужны самолету на земле, но в небе могут привести к авиационному инциденту или катастрофе. Поэтому, появляется еще больше элементов, маркированных фразой "REMOVE BEFORE FLIGHT". И чек листы выполняют уже не только пилоты, но и бортпроводники, техники, инженеры. Для всех появились элементы, которые необходимо - "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Не удивительно, что со значимостью фразы, для людей, работающих или желающих работать в авиации, фраза уже очень давно перетекла в жизнь.

По итогам опроса членов летных экипажей сувенирная продукция с надписью "REMOVE BEFORE FLIGHT", известна подавляющему большинству членов ШПЛС. Опрошенные используют различного рода аксессуары и предметы быта с данной маркировкой с прошлого столетия. Участники опроса выделяют компанию "Alpha industries", которая продает куртки с надписью Remove Before Flight с 1990х годов.

Ни одному из опрошенных не известно общество с ограниченной ответственностью "Перед полетом", в связи с чем затрудняемся оценить его вклад в популяризацию сувенирной продукции с обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Таким образом, мы считаем, что обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT", используемое в качестве сувенирной продукции, в том числе брелоков, имитирующих бирки безопасности на самолетах, приобрело известность среди потребителей.".

Оценив представленные доказательства, коллегия судей полагает, что обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" было известно задолго до даты приоритета спорного товарного знака и, как ошибочно полагает представитель ответчика (аудиозапись судебного заседания от 13.04.2023), не было им придумано. Данное обозначение использовалось в том числе на одежде, сувенирной продукции другими лицами значительно раньше не только даты приоритета спорного товарного знака, но и ранее регистрации ответчика в качестве юридического лица (02.09.2013).

Коллегия судей полагает необходимым отметить, что из представленных доказательств следует, что ответчик также использовал спорное обозначение для маркировки своих товаров до даты приоритета. Однако, вопреки доводу ответчика, в материалах дела отсутствует достаточная совокупность доказательств того, что обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" приобрело известность именно благодаря соответствующей деятельности общества, и товары, маркированные данным обозначением, ассоциируются потребителем исключительно с ответчиком. Ссылка на участие ответчика в выставках и фестивалях с целью продвижения товаров, маркированных спорным обозначением, отклоняется судом, поскольку из представленных документов не представляется возможным установить, какой товар представлялся на выставках и каким обозначением он был маркирован, либо если имеется фотография товара, то невозможно установить кем он представлялся.

При этом суд учитывает, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021 по делу N СИП-132/2021 установлено, что спорное обозначение активно использовалось обществом для индивидуализации определенных товаров с 2013 года, то есть задолго до подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака. Однако в указанном судебном акте отсутствует вывод о том, что обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" приобрело известность именно благодаря соответствующей деятельности общества, и товары, маркированные данным обозначением, ассоциируются потребителем исключительно с ответчиком.

В подтверждение информированности ответчика об использовании истцом и иными лицами спорного обозначения до даты приоритета Кустов Д.А. в материалы дела представил документы, подтверждающие осуществление хозяйственной деятельности на одном товарном рынке, предполагая информированность о состоянии рынка и конкурентах в данной сфере, а также переписку с генеральным директором ответчика, из которой следует его осведомленность об ассортименте интернет-магазина истца. При этом представитель ответчика не отрицал в судебном заседании, что указанная переписка велась именно директором общества Дмитрием Дрожиловым, хотя в скриншотах указан Дмитрий Дмитриев (интернет ник Дмитрия Дрожилова).

Вместе с тем суд принимает во внимание отсутствие в материалах дела прямых доказательств, подтверждающих ссылку истца на известность ответчику факта использования обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" до даты приоритета товарного знака иными лицами.

При отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки, такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от стандарта доказывания "баланс вероятностей" - насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об обозначении истца.

Такая вероятность устанавливается в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем оно более оригинально, тем менее вероятно, что два лица могли его начать использовать самостоятельно, независимо друг от друга.

Аналогичный подход следует из постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу N СИП-14/2014 и от 07.12.2015 по делу N СИП-195/2015.

Как усматривается из материалов дела, истцом доказано одновременное присутствие до даты приоритета спорного товарного знака на товарном рынке продукции Кустова Д.А. и третьих лиц под спорным обозначением.

В материалах дела отсутствует документальное подтверждение того, что введение в гражданский оборот продукции ответчика со спорным обозначением состоялось ранее, чем данное обозначение начали использовать иные лица.

Таким образом, судебная коллегия полагает обоснованной позицию истца о том, что на протяжении многих лет до даты приоритета спорного товарного знака как истец, так и третьи лица использовали сходное до степени смешения обозначение для индивидуализации производимой продукции, являющейся однородной (взаимозаменяемой).

Судебная коллегия отмечает, что ответчик, проявляя достаточную степень осторожности и предусмотрительности, мог и должен был узнать об использовании истцом и иными лицами обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" с учетом того, что представленные в материалы дела документы подтверждают историю появления этого обозначения и его широкую известность, особенно в сфере авиационной атрибутики, обозначения

При этом о широкой известности товарных знаков (знаков обслуживания), используемых обозначений могут свидетельствовать следующие обстоятельства: длительное и интенсивное использование знаков (обозначений), в частности, на территории Российской Федерации; обширная география их использования; существенность затрат на рекламу товаров и услуг, маркируемых знаками (обозначениями); результаты опроса потребителей товаров и услуг. Оценивается известность обозначений именно российским потребителям.

При таких обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о доказанности истцом известности ответчику факта использования истцом и иными лицами обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака и не случайности выбора данного обозначения для регистрации в качестве товарного знака и получения монополии на него.

При этом исходя из положений статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, абзаца шестого пункта 169 Постановления N 10, добросовестность действий правообладателя товарного знака должна определяться на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем того, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, самого по себе недостаточно для вывода о том, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 Постановления N 11.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена прежде всего на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Коллегия судей полагает, что последовательность и хронология последующих действий общества, вопреки его мнению, может свидетельствовать о недобросовестной цели приобретения исключительного права на спорный товарный знак ввиду следующего.

Недобросовестная конкуренция как действие, совершаемое всегда с определенной целью - получением экономического преимущества за счет потерпевшего лица (потерпевших лиц), всегда является умышленным нарушением. Преимущество не может быть следствием случайного совпадения.

Как усматривается из материалов дела, на дату подачи заявки общество с очевидностью обладало информацией об использовании иными лицами обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT", имеющего определенную историю, тождественного обозначению, зарегистрированному в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707344.

При данных обстоятельствах судебная коллегия считает непротиворечащим "балансу вероятностей" предположение истца о том, что подавая заявку на регистрацию названного товарного знака, ответчик, обладая информацией о наличии на рынке конкурентов, использующих тождественное обозначение для маркировки аналогичной продукции, предпринял меры к их вытеснению.

Так, после регистрации спорного товарного знака общество направило в адрес лиц, осуществлявших реализацию таких товаров, в том числе и в адрес истца, претензии с требованиями о прекращении соответствующих действий и выплате существенной для субъектов малого предпринимательства компенсации.

Впоследствии по исковым заявлениям ответчика были вынесены судебные акты о взыскании с Кустова Д.А. и других предпринимателей компенсации за незаконное использование спорного товарного знака (решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2020 по делу N А40-98681/2020; решение Арбитражного суда Московской области от 08.02.2021 по делу N А41-35535/2020; решение Арбитражного суда Московской области от 28.08.2020 по делу N А41-11602/2020).

Недобросовестная цель лица, подавшего заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иным лицом или лицами, может определяться не только желанием воспользоваться репутацией обозначения, приобретенной за счет действий таких лиц, но и намерением вытеснить с рынка определенного товара лиц, ранее использовавших такое обозначение.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 по делу N СИП-389/2019.

Таким образом, коллегия судей полагает, что поведение заявителя до и после приобретения исключительного права на спорный товарный знак свидетельствует о цели регистрации им спорного товарного знака - вытеснении товаров хозяйствующих субъектов - конкурентов и получении имущественной выгоды, в том числе за счет взыскания денежной компенсации с конкурентов и возможного расширения круга своих контрагентов в результате оказания давления путем угрозы предъявления имущественных претензий.

По мнению коллегии судей, ответчик, регистрируя на свое имя обозначение, имеющее определённую историю, специфику и ставшее известным широкому кругу лиц потребителей в результате действий большого круга лиц, и получая на него монопольное право, запрещающее дальнейшее использование этого обозначения всем лицам кроме правообладателя и его лицензиатов, избрал способ конкуренции на рынке, отличающийся от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.

При этом в материалах дела отсутствует достаточная совокупность доказательств, свидетельствующих о том, что спорное обозначение приобрело широкую известность, благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям общества, имевшим место до регистрации товарного знака.

Приобретение монополии на используемое до даты приоритета спорного товарного знака истцом и многими хозяйствующими субъектами повлекло получение ответчиком необоснованного конкурентного преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке.

Коллегия судей отклоняет ссылки ответчика на судебные акты по иным делам (СИП-132/2021, N А40-98681/2020; N А41-35535/2020; N А41-11602/2020), в которых, по его мнению, сделаны подлежащие учету в настоящем деле выводы об отсутствии в действиях общества по регистрации спорного обозначения недобросовестности, поскольку в судебных актах имеются выводы лишь о недоказанности недобросовестности поведения общества при регистрации и использовании спорного товарного знака. Вместе с тем в рамках указанных дел рассматривались другие требования, устанавливался другой круг обстоятельств и представлялся соответствующий этому массив доказательств.

Высшие судебные инстанции неоднократно высказывали правовую позицию, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

В настоящем деле представлены иные доказательства, исходя из тех обстоятельств, которые должны быть доказаны и установлены судом при рассмотрении требования о признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции. Так, представлена иная совокупность доказательств, подтверждающих распространенность спорного обозначения, его использования иными субъектами хозяйствующей деятельности, известности о таком использовании ответчику.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам признает действия общества по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707344 актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Доводы общества о пропуске истцом срока исковой давности суд находит необоснованными по следующим основаниям.

Ответчик полагает, что истец должен был узнать о предполагаемом нарушении своих прав при получении первой претензии от общества о запрете использования спорного обозначения - 17.11.2019, а иск по настоящему делу был подан 02.12.2022, то есть за пределами трехлетнего срока.

Предметом настоящего иска является признание действий по регистрации и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Вместе с тем, пунктом 1 статьи 204 ГК РФ предусмотрено, что срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

Кустов Д.А., полагая, что регистрацией товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707344 нарушены его права обратился 06.07.2020 в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, 10.02.2021 он обратился в суд с заявлением о недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения от 06.07.2020 против предоставления правовой охраны этому товарному знаку (дело N СИП-132/2021).

Таким образом, истцом последовательно реализовывались разные способы защиты, что не позволяет признать пропущенным срок на обращение с иском в рамках настоящего дела.

Поскольку исковые требования удовлетворены, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Кустова Дмитрия Андреевича удовлетворить.

Признать действия общества с ограниченной ответственностью "ПЕРЕД ПОЛЁТОМ" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707344 актом недобросовестной конкуренции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕРЕД ПОЛЁТОМ" (ОГРН 1137746789300) в пользу индивидуального предпринимателя Кустова Дмитрия Андреевича (ОГРНИП 312503124000080) 6 000 (шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Н. Чеснокова