Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2023 г. по делу N СИП-810/2022 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака в отношении заявленных истцом товаров, в то время как последний подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2023 г. по делу N СИП-810/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 4 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Борисовой Ю.В., Силаева Р.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Борисовой А.А. (до перерыва), секретарем судебного заседания Чистюхиной И.Д. (после перерыва),

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Гефест Капитал" (переулок Колодезный, д. 14, эт. 6, пом. XIII, ком. 16; 17; 17А; с 18 по 21, 107076, ОГРН 1147746568815) к обществу с ограниченной ответственностью "Проксима Текнолоджи" (Ленинский проспект, д. 113/1, этаж 1, пом. 1, комнаты 42-44 9110 Д, 117198, ОГРН 1037739034167) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 225667, N 325617, N 425433, N 587037 в отношении части товаров 7-го, 9-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1., Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Гефест Капитал" - Барский С.А. (по доверенности от 10.11.2022);

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Проксима Текнолоджи" - Красноперов Р.А. (паспорт).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Гефест Капитал" (далее - общество "Гефест Капитал") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Проксима Текнолоджи" (далее - общество "Проксима Текнолоджи") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 225667, N 325617, N 425433, N 587037 в отношении части товаров 7-го, 9-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент.

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельствам Российской Федерации вследствие их неиспользования:

N 225667 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "приборы и инструменты электрические";

N 4325617 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "инструменты электрические, приборы для передачи электричества, приборы для распределения электричества, приборы для трансформации электричества, приборы для накопления электричества, приборы для регулирования электричества, приборы для управления электричеством; инструменты для передачи электричества, инструменты для распределения электричества, инструменты для трансформации электричества, инструменты для накопления электричества, инструменты для регулирования электричества, инструменты для управления электричеством; устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством; аппараты для антикоррозионной катодной защиты, аппараты для электродуговой резки, аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, электрические сварочные аппараты, электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок, электроды для сварки, электропаяльники, устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством, инструменты, приборы и инструменты";

N 425433 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "приборы электрические; инструменты электрические; приборы для передачи электричества; приборы для распределения электричества; приборы для трансформации электричества; приборы для накопления электричества; приборы для регулирования электричества; приборы для управления электричеством; инструменты для передачи электричества; инструменты для распределения электричества; инструменты для трансформации электричества; инструменты для накопления электричества; инструменты для регулирования электричества; инструменты для управления электричеством; инструменты; приборы и инструменты; устройства для передачи электричества; устройства для распределения электричества; устройства для трансформации электричества; устройства для накопления электричества; устройства для регулирования электричества; устройства для управления электричеством; аппараты для антикоррозионной катодной защиты; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; вольтодобавочные устройства; выводы [электрические]; электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок; электрические сварочные аппараты; электроды для сварки; электрические паяльные устройства; электрические паяльные аппараты";

N 587037 в отношении товаров 7-го класса МКТУ "аппараты для лазерной сварки; аппараты для лазерной точечной сварки; аппараты для лазерной точечной сварки ювелирных изделий; электропаяльники; электрические паяльные устройства; электрические паяльные аппараты; электронные паяльные устройства; электронные аппараты для пайки тугоплавким припоем", а также товаров 9-го класса МКТУ "приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; маски для сварщиков; экраны для защиты лица рабочего", поскольку общество "Гефест Капитал" является крупным продавцом различного оборудования, включая оборудование для изготовления ювелирных украшений и изделий из драгоценных металлов, который занимает ключевые позиции на российском рынке реализации оборудования для изготовления ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов.

Истец также указывает, что общество "Гефест Капитал" за последние два года реализовало товаров для изготовления ювелирных украшений и изделий из драгоценных камней более чем на миллион рублей, при этом, по мнению истца, факт реализуемых им товаров на территории Российской Федерации подтверждает заинтересованность в использовании спорных обозначений, в том числе наличием у него сайта в сети "Интернет", расположенного по адресу: https://federalstore.ru/, посредством, которого и осуществляется продвижение товаров.

Общество "Гефест Капитал" отмечает, что для расширения круга потребителей, реализовываемой им продукции для изготовления ювелирных украшений и изделий из драгоценных камней принимает участие в различных выставках, а также для индивидуализации своей деятельности 15.02.2022 в Роспатент направлена заявка N 2022709530 на регистрацию сходного с оспариваемыми обозначениями в качестве товарного знака, правовая охрана, которой испрашивается, в отношении однородных товаров.

Поскольку, по мнению истца, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 225667, N 325617, N 425433, N 587037 в отношении товаров части товаров 7-го, 9-го классов МКТУ, ответчик не использует, он просит досрочно прекратить их правовую охрану.

Согласно представленному письменному отзыву, ответчик возражает против досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, поскольку использование спорных товарных знаков правообладателем производилось посредством предоставления лицензии по договору N ТМ296/2014 от 31.12.2014 (Приложение к отзыву N 9).

В судебном заседании, состоявшемся 05.12.2022, представитель истца поддержал уточненные исковые требования, просил их удовлетворить, такое уточнение принято судом, что нашло отражение в определении от 05.12.2022.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика выступил по доводам, изложенным в отзыве, просил отказать в удовлетворении требований истца.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 225667 в отношении 9-го, 35-го, 41-го, 42-го классов МКТУ, N 325617 в отношении 9-го и 42-го классов МКТУ, N 425433 в отношении 9-го, 38-го, 44-го классов МКТУ, N 587037 в отношении 7-го, 9-го, 14-го, 38-го, 42-го, классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации указанных товарных знаков, направил 08.06.2022 в адрес ответчика предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарные знаки либо заключить договор об отчуждении исключительного права.

Не получив положительного ответа на указанное предложение заинтересованного лица, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общество "Гефест Капитал" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Исследовав имеющиеся в материалах дела документы, оценив все представленные доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 06.05.2022 (приложение N 9 к исковому заявлению).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков истец ссылается на подачу им заявки N 2022709530 на регистрацию товарного знака "PROXIMA", являющегося, по его мнению, сходным до степени смешения со спорными товарными знаками.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец также ссылается на следующие обстоятельства и доказательства:

договор поставки N 033П от 02.09.2020, заключенный между обществом "Гефест Капитал" (продавцом) и обществом с ограниченной ответственностью "РЕСТРКОМ" (покупателем), по условиям которого продавец продал, а покупатель купил оборудование, указанное Приложении N 1, которое является неотъемлемой частью договора (т. 1, л. д. 35-37);

договор поставки N 91221П от 31.03.2021, заключенный между обществом "Гефест Капитал" (продавцом) и обществом с ограниченной ответственностью "Слипислип" (покупателем), по условиям которого продавец продал, а покупатель купил оборудование, указанное Приложении N 1, которое является неотъемлемой частью договора (т. 1, л. д. 38-41);

договор поставки N 2020.516864 от 11.11.2020 (подписанный в электронном виде в рамках госзакупки аукцион от 22.10.2020 N 187З120), заключенный между обществом "Гефест Капитал" (поставщиком) и федеральным государственным унитарным предприятием Центр "Русские ремесла" (покупателем), по условиям которого поставщик обязуется передать пресс гидравлический Mario Di Mario Combipress (800 тонн) с гидравлическим выталкивателем (761100) для нужд Федерального государственного унитарного предприятия Центр "Русские ремесла" Управления делами Президента Российской Федерации в соответствии Спецификацией (Приложение N 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение N 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью договора, а покупатель обязуется принимать этот товар и оплачивать за него определенную денежную сумму (т. 1, л. д. 42-53);

договор поставки N 3522П от 23.05.2022, заключенный между обществом "Гефест Капитал" (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью "ЛОРЕС" (покупателем), по условиям которого поставщик обязуется передать товар, указанный в Приложении N 1, которая является неотъемлемой частью договора, а покупатель обязуется принимать этот товар и оплачивать за него определенную денежную сумму (т. 1, л. д. 54-56);

универсальный передаточный документ УТ-264 от 05.05.2021, свидетельствующий о фактической реализации товара истцом (т. 1, л. д. 57);

товарная накладная N УТ-450 от 09.07.2021, свидетельствующая о фактической реализации товара истцом (т. 1, л.д. 58);

товарная накладная N УТ-510 от 29.07.2021, свидетельствующая о фактической реализации товара истцом (т. 1, л.д. 59);

товарная накладная N УТ-511 от 29.07.2021, свидетельствующая о фактической реализации товара истцом (т. 1, л.д. 60);

товарная накладная N УТ-512 от 29.07.2021, свидетельствующая о фактической реализации товара истцом (т. 1, л.д. 61);

отзывы о сайте https://federalstore.ru/, размещенные на интернет-сайте https://www.ye1l.ru (т. 1, л.д. 62);

отзыв о сайте https://federalstore.ru/, размещенные на интернет-сайте https://wdomain.ru/ (т. 1, л.д. 63).

Оценив представленные истцом доказательства, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте при осуществлении деятельности обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком.

Следовательно, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 225667, N 325617, N 425433, N 587037 в отношении товаров части товаров 7-го, 9-го классов МКТУ.

Вероятность смешения товарных знаков и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В абзаце двенадцатом пункта 162 Постановления N 10 отмечается, что суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В данном деле спорные товарные знаки N 225667, N 325617, N 425433, N 587037 образуют серию товарных знаков, принадлежащую одному лицу, объединенную словесным элементом "PROXIMA", который является "сильным", доминирующим в указанных товарных знаках.

Сравнив спорные товарные знаки и обозначение по заявке N 2022709530 от 15.02.2022, поданной истцом в Роспатент, суд приходит к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, правообладателем которой является ответчик.

При этом судебная коллегия признает различие в использованном шрифте не влияющим на сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

Следовательно, спорные товарные знаки в рамках настоящего дела препятствуют регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (08.06.2022) период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорных товарных знаков - с 08.06.2019 по 08.06.2022 (далее - спорный период).

Общество "Проксима Текнолоджи" в подтверждение фактического использования спорных товарных знаков в материалы дела представило следующие доказательства:

лицензионный договор о предоставлении права использования исключительного права на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 325617 от 31.12.2014 N ТМ-296/2014, заключенный между ответчиком и иностранным лицом - компанией "Proxim Wireless Corporation", а также счета-фактуры и платежи (кредит-авизо) к нему; распечатка из информационно-телекоммуникационной сети Интернет с сайта "Википедия" в отношении иностранного лица компании "Proxim Wireless Corporation"; распечатка из информационно-телекоммуникационной сети Интернет с сайта иностранного лица компании "Proxim Wireless Corporation"; инструкции к товарам производства иностранного лица компании "Proxim Wireless Corporation"; распечатка из информационно-телекоммуникационной сети Интернет с сайта hhtps://www.geyser-telecom.ru (общества с ограниченной ответственностью "Гейзер-Телеком") о предложении к продаже товаров производства иностранного лица компании "Proxim Wireless Corporation".

В отношении представленных ответчиком распечаток различных сайтов из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, датированные 10.12.2022, 13.01.2023, суд обращает внимание на то обстоятельство, что они выходят за пределы спорного периода доказывания по настоящему делу.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в дополнениях к отзыву указывает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Поданная истцом в Роспатент заявка N 2022709530 на регистрацию сходного с оспариваемыми товарными знаками обозначения в качестве товарного знака, по мнению ответчика, не является подтверждением заинтересованности общества "Гефест Капитал" по настоящему делу, так как указанная заявка подана 15.02.2022, то есть после направления обществом "Проксима Текнолоджи" в адрес истца претензии от 18.05.2021 по делу N А40-7492/2022.

Судебная коллегия, данный довод считает необоснованным, отмечает, что одним из доказательств заинтересованности истца может служить наличие спора о защите исключительного права на спорный товарный знак.

Из материалов дела следует, что общество "Проксима Текнолоджи" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу "Гефест Капитал" с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на спорные товарные знаки (дело N А40-7492/2022, дело N А40-223261/2022).

Наличие между истцом и ответчиком спора о защите исключительного права на спорный товарный знак является доказательством заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 ГК РФ), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

Аналогичная правовая позиция изложена, в частности, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу N СИП-428/2015 и от 02.11.2017 по делу N СИП-121/2017.

Между тем, судебная коллегия отмечает, что сама по себе подача заявки на регистрацию сходного до степени смешения со спорными товарными знаками обозначения не является достаточным подтверждением наличия реального намерения истца использовать данное обозначение для индивидуализации оказываемых им услуг, а может являться лишь одним из обстоятельств, которые, в совокупности с иными представленными в дело доказательствами, может свидетельствовать о наличии у истца интереса в последующем использовании им в отношении однородных товаров/услуг тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения.

Ответчик также указывает, что использование спорных товарных знаков осуществлялось посредством лицензионного договора от 31.12.2014 N ТМ-296/2014 (т. 2, л.д. 41-49).

Данный договор о предоставлении неисключительной лицензии зарегистрирован в отношении следующих товаров 7-го класса МКТУ: высокочастотная аппаратура; грозовые разрядники (искровые); инструменты электрические; инструменты для передачи электричества; инструменты для распределения электричества; инструменты для трансформации электричества; инструменты для накопления электричества; инструменты для управления электричеством; переговорные устройства; передатчики ближней связи; передатчики дальней (дистанционной) связи; передатчики сигналов электронных; помехозащитные устройства электрические; приборы электрические; приборы для передачи электричества; приборы для распределения электричества; приборы для трансформации электричества; приборы для накопления электричества; приборы для регулирования электричества; приборы для управления электричеством; электрическая аппаратура для наблюдения и контроля; устройства для передачи электричества; устройства для распределения электричества; устройства для трансформации электричества; устройства для накопления электричества; устройства для регулирования электричества; устройства для управления электричеством.

В отзыве ответчик отмечает, что указанный лицензионный договор зарегистрирован по одному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 325617, однако, исходя из того, что оспаривается серия товарных знаков, объединенных словесным элементом "PROXIMA", указанный договор может рассматриваться как доказательство использование и иных товарных знаков такой серии.

Общество "Проксима Текнолоджи" также отмечает, что вступившими в законную силу судебными актами по делу N А40-7492/2022 между теми же лицами установлено использование спорных товарных знаков (т. 2, л. д. 56-81).

Судебная коллегия учитывает, что ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Между тем, учитывая критическую оценку, данную судом лицензионному договору от 31.12.2014 N ТМ-296/2014, как ненадлежащему доказательству суд приходит к выводу о недоказанности ответчиком использования спорного товарного знака под контролем правообладателя в трехлетний период, предшествовавший дате подачи настоящего искового заявления в виду следующего.

Само себе заключение лицензионного договора на использование спорного товарного знака не свидетельствует о его использовании правообладателем либо лицензиатом, если не представлены доказательства непосредственного введения в гражданский оборот товаров и услуг, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован.

В материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом использовании иностранным лицом "Proxim Wireless Corporation" по лицензионному договору исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 325617, а также отсутствуют доказательства осуществления какого-либо контроля за использованием иностранным лицом "Proxim Wireless Corporation" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 325617.

Ответчик неоднократно заявлял ходатайства об истребовании доказательств для подтверждения использования спорных товарных знаков.

При этом согласно определению суда от 16.01.2023 истребована у Федеральной таможенной службы Российской Федерации выписка из базы данных грузовых таможенных деклараций (деклараций на товары), подтверждающую таможенное оформление в период с 06.03.2015 по 10.03.2020 ввоза продукции компании "Proxim Wireless Corporation" на таможенную территорию Российской Федерации.

Определением суда от 01.03.2023 истребованы сведения у общества с ограниченной ответственностью "ВИННКОМ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1187746597081), общества с ограниченной ответственностью "САТЕЛ - СПБ" (ОГРН 1057811578043), общества с ограниченной ответственностью "Гейзер-Телеком" (ОГРН 1107746257387), общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОИНФОРМ" (ОГРН 1117746408493), общества с ограниченной ответственностью "ВЕЛИН" (ОГРН 1175029008637), общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРПРОФИТ" (ОГРН 1125047014267), общества с ограниченной ответственностью "ЭЛМАРТ" (ОГРН 1135047009525) о том осуществлялась ли закупка, продвижение, продажа, иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации высокочастотной аппаратуры, молниеотводов, грозозащиты, базовых станций и других электронных товаров для беспроводной связи производства иностранного лица "Proxim Wireless Corporation" (2114 Ringwood Ave, San Jose, CA 95131, USA) в период с 06.03.2015 по 10.03.2020.

Судебная коллегия отмечает, что распечатка, полученная от Федеральной таможенной службы Российской Федерации, содержит сведения о том, что товары, маркированные обозначением "PROXIM", производства компании "Proxim Wireless Corporation", поставлялись на территорию Российской Федерации только в период с 2016 по 2017 годы, в 2018 году были ввезены товары, маркированные обозначением "TSUNAMI".

То есть указанные сведения, не согласуются со спорным периодом доказывания использования товарных знаков.

При этом представленная в суд распечатка также не содержит сведений об осуществлении ответчиком, какого либо контроля, за поставкой и введением в гражданский оборот товаров на территорию Российской Федерации.

Суд также получил ответы на запрос суда, от общества с ограниченной ответственностью "Гейзер-Телеком" и общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОИНФОРМ".

Ответчик в судебном заседании от 19.04.2023 ходатайствовал о повторном истребовании доказательств и наложении штрафов на лиц, получивших судебный запрос и не направивших ответ в суд.

Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства по причине следующего.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) на зарегистрированное им в установленном порядке обозначение.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Из приведенных норм международного и национального законодательства, а также их толкования, данного высшими судебными инстанциями, вытекает обязанность правообладателя использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров (услуг), перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака, и на территории того государства, которое произвело (санкционировало) государственную регистрацию товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Судебная коллегия делает вывод, что полученные сведения указывают на мнимость (символичность) использования спорных товарных знаков ответчиком, ввиду возможного незначительного объема ввода в гражданский оборот товара на территории Российской Федерации, а также о том, что неоднократные ходатайства ответчика об истребовании доказательств, подтверждающих реализацию товаров под контролем правообладателя указанных товарных знаков, лишь свидетельствуют об отсутствии какого-либо контроля со стороны правообладателя.

В судебном заседании от 26.04.2023 (после перерыва) судебная коллегия обозрела представленный представителем ответчика образец продукции под номером "13ЛТ36000918", соотнесла идентификационные номера с техническим паспортом, датируемым 2016 годом, представитель общества "Проксима Текнолоджи" также пояснил, что данный товар начал вводиться в оборот с 2023 года, то есть также за пределами спорного периода.

Судебная коллегия считает необоснованным довод ответчика о том, что лицензионный договор распространяет свое действие на все спорные товарные знаки, в силу следующего.

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Как следует из лицензионного договора, его предметом является право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325617. Стороны также закрепили срок, стоимость, территорию использования товарного знака.

Таким образом, толкуя условия лицензионного договора можно сделать вывод, что его условия распространяются на использование только одного товарного знака на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия делает вывод, что представленный ответчиком в материалы настоящего дела лицензионный договор распространяет свое действие исключительно на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 325617, а не на все спорные товарные знаки.

В отношении довода ответчика о том, что Арбитражный суд города Москвы при рассмотрении дела N А40-7492/2022 установил факт использования ответчиком спорных товарных знаков, необходимо отметить следующее.

Поскольку для взыскания компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ, что в данном случае выводы в решении Арбитражным судом города Москвы от 29.04.2022 N А40-7492/2022 не подтверждают факт использования ответчиком - обществом "Проксима Текнолоджи" спорных товарных знаков.

Относительно довода ответчика о том, что истец не исполняет свои процессуальные обязанности, выразившиеся в не направлении копий письменных пояснений или объяснений в адрес Роспатента, суд считает его преждевременным, по причине того, что данное обстоятельство не влияет на суть настоящего спора, а административный орган привечен в качестве третьего лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, при этом имеет право знакомиться с материалами настоящего дела.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом своими правами в связи с подачей настоящего иска подлежат отклонению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Судебная коллегия отмечает, что по смыслу положений пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен быть следствием предположений.

Принимая во внимание вышеизложенные выводы, сделанные с учетом оценки представленных истцом доказательств и доводов в обоснование своей заинтересованности, а также признание судебной коллегией факта доказанности истцом его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, довод о злоупотреблении обществом "Гефест Капитал" своими правами по подаче настоящих исковых требований является несостоятельным и подлежит отклонению.

Каких либо иных доказательств того, что истец заведомо недобросовестно осуществил свои права, что целью обращения в суд с настоящим иском являлось причинение вреда ответчику, последним в материалы дела не представлено.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 225667, N 325617, N 425433, N 587037 в отношении части товаров 7-го, 9-го классов МКТУ.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Гефест Капитал" (ОГРН 1147746568815) удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации вследствие их неиспользования:

N 225667 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "приборы и инструменты электрические";

N 4325617 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "инструменты электрические, приборы для передачи электричества, приборы для распределения электричества, приборы для трансформации электричества, приборы для накопления электричества, приборы для регулирования электричества, приборы для управления электричеством; инструменты для передачи электричества, инструменты для распределения электричества, инструменты для трансформации электричества, инструменты для накопления электричества, инструменты для регулирования электричества, инструменты для управления электричеством; устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством; аппараты для антикоррозионной катодной защиты, аппараты для электродуговой резки, аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, электрические сварочные аппараты, электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок, электроды для сварки, электропаяльники, устройства для передачи электричества, устройства для распределения электричества, устройства для трансформации электричества, устройства для накопления электричества, устройства для регулирования электричества, устройства для управления электричеством, инструменты, приборы и инструменты";

N 425433 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "приборы электрические; инструменты электрические; приборы для передачи электричества; приборы для распределения электричества; приборы для трансформации электричества; приборы для накопления электричества; приборы для регулирования электричества; приборы для управления электричеством; инструменты для передачи электричества; инструменты для распределения электричества; инструменты для трансформации электричества; инструменты для накопления электричества; инструменты для регулирования электричества; инструменты для управления электричеством; инструменты; приборы и инструменты; устройства для передачи электричества; устройства для распределения электричества; устройства для трансформации электричества; устройства для накопления электричества; устройства для регулирования электричества; устройства для управления электричеством; аппараты для антикоррозионной катодной защиты; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; вольтодобавочные устройства; выводы [электрические]; электрические аппараты для сварки пластмассовых упаковок; электрические сварочные аппараты; электроды для сварки; электрические паяльные устройства; электрические паяльные аппараты";

N 587037 в отношении товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "аппараты для лазерной сварки; аппараты для лазерной точечной сварки; аппараты для лазерной точечной сварки ювелирных изделий; электропаяльники; электрические паяльные устройства; электрические паяльные аппараты; электронные паяльные устройства; электронные аппараты для пайки тугоплавким припоем", а также товаров 9-го класса МКТУ "приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; маски для сварщиков; экраны для защиты лица рабочего".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проксима Текнолоджи" (ОГРН 1037739034167) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гефест Капитал" (ОГРН 1147746568815) 24 000 рублей в счет расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска в суд.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Гефест Капитал" (ОГРН 1147746568815) 6 000 (Шесть тысяч) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 06.09.2022 N 4376.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационным порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Р.В. Силаев