Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2023 г. N С01-754/2023 по делу N А40-261953/2021 Дело по иску о защите исключительных прав на товарный знак направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2023 г. N С01-754/2023 по делу N А40-261953/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 11 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Бьюти Стар" (ул. Кусковская, д. 16А, Москва, 111398, ОГРН 1167746062175) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2023 по делу N А40-261953/2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РОУС-РЕСУРС" (ул. Аксаковская, д. 1, эт. 19, г. Владивосток, Приморский край, 690014, ОГРН 1162536090507) к обществу с ограниченной ответственностью "Бьюти Стар" о защите исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Кьюти" (ул. Комсомольская, д. 231, корп. А, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693023, ОГРН 1086501002543).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Бьюти Стар" - Авакян А.В. (по доверенности от 30.12.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "РОУС-РЕСУРС" - Доленко А.А. (по доверенности от 16.08.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РОУС-РЕСУРС" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Бьюти Стар" (далее - ответчик) со следующими требованиями (с учетом уточнений, принятых судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации):

о взыскании 400 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 690909;

о запрете использовать исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 690909 и размещать продукцию с его использованием;

об обязании удалить товары "Guerisson Cloud 9 Blanc De Whitening Cream Крем для лица осветляющий", "Guerisson Corrective Eye Cream Крем для глаз", "Guerisson Moisture Balancing Cream Крем для лица увлажняющий" из интернет-магазина krason.ru;

об обязании утилизировать в полном объеме товары "Guerisson Cloud 9 Blanc De Whitening Cream Крем для лица осветляющий", "Guerisson Corrective Eye Cream Крем для глаз", "Guerisson Moisture Balancing Cream Крем для лица увлажняющий", находящиеся на складах ответчика.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Кьюти" (далее - общество "Кьюти").

статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2022 в удовлетворении иска отказано полностью.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2023 решение Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2022 отменено, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить данный судебный акт, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что при удовлетворении неимущественных требований суды не учли разъяснения, содержащиеся в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно которым не подлежат удовлетворению "абстрактные" требования, а также требования пресекательного характера при прекращенном нарушении исключительного права.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы оспаривает размер компенсации, считая его необоснованным, определенным без учета всех обстоятельств дела. При этом ответчик обращает внимание на то, что не является нарушением исключительного права реализация оригинальной продукции, ввезенной до даты возникновения у истца права использования спорного товарного знака (01.10.2020). Считает недостоверным представленный истцом в обоснование размера компенсации сублицензионный договор с индивидуальным предпринимателем Солеваровой М.В.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения обжалуемый судебный акт, сославшись на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемый судебный акт.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого постановления, правильность применения норм материального права и соблюдение норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 данного Кодекса.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительной лицензии на использование товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 690909, зарегистрированного 11.01.2019 с приоритетом от 15.06.2017 в отношении товаров 3-го класса "грим; средства косметические, в том числе средства косметические по уходу за лицом, телом и кожей, средства косметические отшелушивающие, средства косметические для массажа" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Правообладателем товарного знака является иностранное лицо Клэрс Кориа Ко., Лтд. (Южная Корея), заключившее с истцом лицензионный договор от 01.01.2020 N CLA-RUSSIA-200101 (предоставление права использования зарегистрировано Роспатентом 01.10.2020, номер регистрации РД0342441).

В обоснование иска истец сослался на то, что в сети Интернет на сайте интернет-магазина https://www.krason.ru ответчик разместил предложения о продаже товаров (крема для лица) под названным товарным знаком.

Данный факт зафиксирован протоколами осмотра доказательств от 17.09.2021 N 2-КЛ и от 24.09.2021 N 3-КЛ, составленных адвокатом Антонец Г.И.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

При этом размер компенсации определен истцом на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что на основании договора на поставку продукции от 04.02.2016, заключенного ответчиком с обществом "Кьюти" (поставщиком), ранее был осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации оригинальной продукции. С учетом того, что у истца право на использование товарного знака возникло позднее (01.10.2020), реализация такой продукции не является нарушением исключительного права.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции не согласился.

Приходя к выводу о нарушении исключительного права на товарный знак, суд апелляционной инстанции исходил из того, что после получения истцом права на использование этого товарного знака на основании исключительной лицензии иные лица не вправе реализовывать ранее ввезенный на территорию Российской Федерации хотя бы и на законных основаниях товар с использованием данного товарного знака. Обстоятельства приобретения ответчиком спорного товара, как отметил апелляционный суд, не имеют значения для правильного разрешения настоящего спора.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что, вопреки доводам кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак.

Вместе с тем суд кассационной инстанции полагает обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы, касающиеся нарушений судом апелляционной инстанции норм материального права при рассмотрении неимущественных требований истца.

Так, согласно разъяснениям, содержащиеся в пункте 57 Постановления N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

В рассматриваемом случае ответчик в отзыве на исковое заявление (том 1, л.д. 9) ссылался на то, что он удалил с сайта указание на товары "Guerisson".

Таким образом, ответчик в суде первой инстанции заявил о прекращении вменяемого ему нарушения исключительного права.

Между тем данное обстоятельство не было исследовано судом апелляционной инстанции, в то время как при установленном прекращении нарушения исключительного права исковые требования пресекательного характера не подлежат удовлетворению в силу приведенных выше разъяснений высшей судебной инстанции.

Удовлетворяя требование о запрещении использовать исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 690909 и размещать продукцию с его использованием, суд апелляционной инстанции не учел названные разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, в силу которых требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению.

Кроме того, возлагая на ответчика обязанность "утилизовать в полном объеме товары Guerisson cloud 9 blanc de whitening cream крем для лица осветляющий, Guerisson corrective eye cream крем для глаз, Guerisson moisture balancing cream крем для лица увлажняющий, находящиеся на складах ООО "Бюти Стар", апелляционный суд не исследовал, действительно ли на складе ответчика находятся данные товары, на каком именно складе и в каком конкретном объеме.

Данное обстоятельство свидетельствует о несоответствии обжалуемого постановления принципу исполнимости судебного акта.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что вывод по вопросу о том, действительно ли прекращено нарушение исключительного права, и когда именно, имеет значение при рассмотрения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, поскольку длительность нарушения является одним из существенных обстоятельств, влияющих на определяемый судом размер компенсации.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем постановление апелляционного суда не может быть признано законным и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, принять мотивированное и обоснованное постановление в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2023 по делу N А40-261953/2021 отменить.

Дело N А40-261953/2021 направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

С.П. Рогожин

Е.С. Четвертакова