Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2023 г. N С01-412/2023 по делу N СИП-96/2022 Дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке, направлено на новое рассмотрение в суда первой инстанции в ином судебном составе, поскольку президиум Суда по интеллектуальным правам, являясь судом кассационной инстанции, не вправе осуществлять самостоятельный анализ на предмет соответствия спорного технического решения условию патентоспособности "изобретательский уровень"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2023 г. N С01-412/2023 по делу N СИП-96/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 мая 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Чесноковой Е.Н. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица ANACOR PHARMACEUTICALS, INC. (235 East 42nd Street, New York, 10017, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 02.11.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 08.09.2021 на решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2018142490.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица ANACOR PHARMACEUTICALS, INC. - Фотяхетдинова М.Б. (по доверенности от 19.01.2022); Жилин Л.М. (по доверенности от 19.01.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-287/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо ANACOR PHARMACEUTICALS, INC. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.11.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 08.09.2021 на решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2018142490.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2022 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований или направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В отзыве на кассационную жалобу административный орган выразил несогласие с изложенными в ней доводами, возражал против ее удовлетворения.

Компания представила возражения на отзыв Роспатента, в котором оспорила его доводы.

В судебном заседании, состоявшемся 22.05.2023, приняли участие представители всех лиц, участвующих в деле.

Представители компании заявили ходатайство о направлении запроса специализированного суда, мотивированное тем, что для правильного разрешения настоящего спора необходимо профессиональное мнение лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями в области кристаллических форм применительно к оценке изобретательского уровня изобретения.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения названного ходатайства.

Рассмотрев ходатайство компании, президиум Суда по интеллектуальным правам полагал его не подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может также направлять запросы.

Принимая во внимание разъяснения, данные в пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" (далее - Постановление N 60), Суду по интеллектуальным правам как специализированному арбитражному суду на основании части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, предоставлено право направлять запросы.

Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела в качестве суда кассационной инстанции запрос может направляться, а полученный ответ - оцениваться с соблюдением правил части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым суд кассационной инстанции, в частности, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими. Направление запроса с учетом положений части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может иметь целью подтверждение (опровержение) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта (пункт 13 Постановления N 60).

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам не усмотрел необходимость направления запроса лицам, обладающим теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, поскольку вопросы, поставленные в ходатайстве, не относятся к вопросам применения норм права, а касаются фактических обстоятельств дела, установление которых не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Представители компании выступили по доводам, изложенным в кассационной жалобе, настаивали на ее удовлетворении.

Представитель административного органа возражал против удовлетворения кассационной жалобы, полагая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, компания 09.05.2017 подала заявку N 2018142490 в Роспатент на выдачу патента на изобретение "Кристаллические формы кризаборола в свободной форме и способ их получения и применения" (индексы Международной патентной классификации - A61K 31/69 (2006.01), A61P 17/06 (2006.01), A61P 37/08 (2006.01), C07F 5/02 (2006.01)).

Совокупность признаков заявленного решения изложена в следующей формуле:

"1. Кристаллическая форма I кризаборола в свободной форме, имеющая следующую общую формулу:

отличающаяся тем, что, при использовании излучений, порошковая рентгеновская дифрактограмма кристаллической формы I имеет характеристические пики при углах дифракции 2: 15,3° +/- 0,2°, 26,1° +/- 0,2°, 14,1° +/- 0,2°.

2. Кристаллическая форма I кризаборола в свободной форме по пункту 1, отличающаяся тем, что порошковая рентгеновская дифрактограмма кристаллической формы I также имеет характеристические пики при углах дифракции 2: 18,1° +/- 0,2°, 24,8° +/- 0,2°, 16,0° +/- 0,2°.

3. Кристаллическая форма I кризаборола в свободной форме по пункту 1, отличающаяся тем, что порошковая рентгеновская дифрактограмма кристаллической формы I также имеет характеристические пики при углах дифракции 2: 28,4° +/- 0,2°, 21,4° +/- 0,2°, 6,0° +/- 0,2°.

4. Кристаллическая форма I кризаборола в свободной форме по пункту 1, отличающаяся тем, что порошковая рентгеновская дифрактограмма кристаллической формы I имеет характеристические пики при углах дифракции 2: 15,3° +/- 0,2°, 26,1° +/- 0,2°, 14,1° +/- 0,2°, 18,1° +/- 0,2°, 24,8° +/- 0,2°, 16,0° +/- 0,2°, 28,4° +/- 0,2°, 21,4° +/- 0,2°, 6,0° +/- 0,2°.".

Решением Роспатента от 12.02.2021 в выдаче патента на изобретение по данной заявке отказано в связи с тем, что заявленное решение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В качестве источников информации, подтверждающих выводы Роспатента, в решении указаны:

патентный документ CN 101420854; дата публикации - 29.04.2009 (далее - источник 1);

патентный документ WO 2007146965; дата публикации - 21.12.2007 (далее - источник 2);

статья Sherry L. Morissette et al. "High-throughput crystallization: polymorphs, salts, co-crystals and solvates of pharmaceutical solids", ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS, 2004, Vol. 56, p. 275 - 300 (далее - источник 3).

Не согласившись с названным решением, компания 08.09.2021 обратилась в административный орган с возражением, доводы которого сводились к следующему:

источники 1 и 2 не раскрывают и не описывают кристаллический кризаборол;

возможность получить любую форму кризаборола и тем более кристаллическую форму кризаборола по любому из пунктов 1-4 формулы предложенного изобретения не следует с очевидностью из предшествующего уровня техники;

предложенная форма I кризаборола имеет преимущество при приготовлении лекарственного препарата, в частности мази кризаборола. Из представленных в описании изобретения экспериментов очевидно, что форма I кризаборола обладает преимуществами, а именно хорошей стабильностью, низким влагопоглощением, равномерным распределением частиц по размерам и растворимостью, соответствующей медицинским требованиям;

несмотря на то что некоторые из указанных полезных свойств присущи некоторым другим кристаллическим формам кризаборола, только форма I кризаборола обладает каждым из них;

в источнике 3 не описано, как можно получить полиморф кризаборола формы I; источник 3 является документом, описывающим общее состояние уровня техники; в источнике 3 отмечено, что отдельные кристаллические формы являются неочевидными и патентоспособными.

По результатам рассмотрения возражения административный орган согласился с выводами, изложенными в решении от 12.02.2021, и принял решение об отказе в удовлетворении возражения от 08.09.2021.

Так, Роспатент установил, что из источников 1 и 2 известна твердая форма кризаборола. Известная форма применяется для лечения дерматита и псориаза.

С учетом этого административный орган выделил отличительные признаки заявленного изобретения по независимому пункту 1 его формулы, к которым отнес признаки, характеризующие пики рентгеновской порошковой дифрактограммы.

Роспатент констатировал: из предшествующего уровня техники, а именно из существования других модификаций кризаборола в твердом виде для специалиста в данной области техники очевидна возможность разработки кристаллических форм кризаборола с целью улучшения физических характеристик.

Административный орган отметил: из сведений, раскрытых в источнике 3, известно, что получение кристаллической формы ведется именно по причине модификации таких физико-химических характеристик, как стабильность, растворимость, гигроскопичность, биодоступность и т.д.

Отклоняя довод подателя возражения о том, что полученная кристаллическая форма I кризаборола обладает преимуществами (хорошей стабильностью, низким влагопоглощением, равномерным распределением частиц по размерам и растворимостью, соответствующей медицинским требованиям), административный орган констатировал, что в материалах заявки каких-либо преимуществ, например, данных, подтверждающих влияние хорошей стабильности, низкого влагопоглощения, равномерного распределения частиц по размерам и растворимости на профиль лечения дерматита и псориаза новой формой кризаборола в качественном или количественном отношении, не представлено.

В связи с этим Роспатент заключил, что имеющаяся в материалах заявки информация не может быть признана неожиданным техническим результатом для новой кристаллической формы I кризаборола.

Учитывая изложенное, административный орган пришел к выводу о том, что, поскольку специальных полезных свойств кристаллической формы I кризаборола не выявлено, то специалист в данной области техники может получить кристаллические модификации известного соединения с сохранением свойств самого соединения, для которого известно его использование в композициях для лечения дерматита и псориаза.

Роспатент обратил внимание на то, что включение признаков зависимых пунктов 2-4 в независимый пункт формулы изобретения не приведет к соответствию заявленного изобретения по пункту 1 условию патентоспособности "изобретательский уровень", так как признаки указанных зависимых пунктов относятся к тем же параметрам, которые подбираются методом проб и ошибок с целью оптимизации.

На основании изложенного Роспатент признал заявленное решение не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Не согласившись с соответствующим ненормативным правовым актом, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий; срок на оспаривание решения заявителем не пропущен.

Суд первой инстанции подтвердил вывод административного органа о том, что ближайшими аналогами заявленного технического решения являются технические решения, раскрытые в источниках 1 и 2, характеризующие применение твердой формы кризаборола для лечения дерматита и псориаза.

При исследовании выявленных Роспатентом отличительных признаков заявленного изобретения суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Суд первой инстанции исследовал источник 3 и признал, что из него известно следующее: получение кристаллической формы веществ ведется именно по причине модификации таких физико-технических характеристик, как стабильность, растворимость, гигроскопичность, биодоступность.

В целях получения разъяснений и выяснения профессионального мнения ученых и специалистов по существу настоящего спора суд первой инстанции направил судебные запросы в порядке статьи 16.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.10.2022 и в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет", перед учеными которых поставил ряд вопросов.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "статьи 16.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" имеется в виду "части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"

При изучении полученных ответов на поставленные вопросы суд первой инстанции установил: все ученые не отрицают тот факт, что биологическая активность химического соединения определяется не только их химической структурой, составом и взаимным расположением атомов и химических групп, но и зависит от формы, в которой оно находится. Вместе с тем суд первой инстанции учел ответы тех ученых, которые указали на очевидную возможность разработки кристаллических форм кризаборола с целью улучшения физических характеристик.

На основании того, что неожиданных полезных свойств кристаллической формы I кризаборола не выявлено, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что специалист в данной области техники может получить кристаллические модификации известного соединения с сохранением при этом свойств самого соединения, для которого известно его использование в композициях для лечения дерматита и псориаза.

Таким образом, суд первой инстанции признал обоснованными выводы Роспатента о том, что заявленное решение по независимому пункту 1 формулы не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку для специалиста в данной области техники оно явным образом следует из источников 1-3.

Суд первой инстанции подчеркнул, что указанный вывод в равной степени относится к зависимым пунктам 2-4 формулы заявленного решения, так как признаки зависимых пунктов относятся к тем же параметрам, которые подбираются методом проб и ошибок с целью оптимизации.

Довод заявителя о непоследовательности позиции административного органа и о нарушении им принципа правовой определенности, обусловленный выдачей патента Российской Федерации N 2711106 на изобретение, относящееся к кристаллической -модификации ибрутиниба, суд первой инстанции отклонил, подчеркнув, что установление обстоятельств принятия Роспатентом иных решений по другим заявкам на выдачу патентов не входит в круг обстоятельств, подлежащих выяснению по настоящему делу.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о полномочиях Роспатента на рассмотрение возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение и на принятие решения по результатам рассмотрения.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы не подвергает сомнению тот факт, что техническое решение, раскрытое в источнике 1, является ближайшим аналогом заявленного изобретения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в части упомянутых выводов президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе компания ссылается на то, что суд первой инстанции не оценил надлежащим образом ответы ученых на второй и третий вопросы, поставленные судом в соответствующих запросах, отметив имеющиеся разночтения, что привело к вынесению неправомерного решения.

Податель кассационной инстанции подчеркивает, что объектом изобретения по спорной заявке является именно кристаллическая форма химического вещества кризаборола, которая не известна из ближайшего аналога, а преимуществами которой являются улучшенные такие физико-химические характеристики, как стабильность, негигроскопичность, растворимость, распределение частиц по размеру и т.д.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ученые всех трех учреждений, которым были направлены запросы, установили, что получение новой кристаллической формы кризаборола с улучшенными физико-химическими свойствами не является очевидным, предсказать свойства такой кристаллической формы заранее невозможно.

Компания утверждает, что выводы суда первой инстанции противоречат содержанию источника 3, в котором прямо отмечено, что даже если квалифицированный специалист проведет скрининг вещества на полиморфы, то нет гарантии нахождения нового полиморфа, как и того, что ему будут присущи необходимые свойства.

Податель кассационной жалобы констатирует, что право на указание технического результата изобретения принадлежит заявителю, а не Роспатенту. Из описания спорного технического решения следует, что технический результат заключается не в получении биологически более активной формы кризаборола, как ошибочно полагают Роспатент и суд первой инстанции, а в получении новой кристаллической формы кризаборола, которая имеет лучшие физико-химические свойства, чтобы сделать ее более пригодной для коммерческого использования. Так, в заявке была продемонстрирована улучшенная стабильность, низкое влагопоглощение, равномерное распределение частиц по размерам, растворимость заявленной новой кристаллической формы I кризаборола по сравнению с твердой формой, известной в данной области техники.

Компания также считает не основанным на действующем законодательстве вывод суда первой инстанции о том, что технический результат не может быть принят во внимание из-за недостаточного количества дифракционных максимумов в формуле изобретения.

Кроме того, податель кассационной жалобы ссылается на нарушение Роспатентом принципа правовой определенности ввиду того, что ранее административный орган выдал патент Российской Федерации N 2711106 на изобретение, относящееся к кристаллической p-модификации ибрутиниба. Компания отмечает, что указанная кристаллическая p-модификация ибрутиниба не была первой полученной кристаллической формой, в предшествующем уровне техники было описано 26 кристаллических модификаций данного соединения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение представителя Роспатента, явившегося в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Аналогичные положения содержатся в пункте 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила N 316). При этом изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Методология проверки изобретательского уровня изобретения предусмотрена пунктом 76 Правил N 316 и предполагает следующий порядок действий:

определение наиболее близкого аналога изобретения (шаг 1);

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков) (шаг 2);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения (шаг 3);

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат (шаг 4).

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Таким образом, проверяемое изобретение не может быть признано не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", если:

хотя бы один из отличительных от ближайшего аналога признаков такого изобретения не известен из представленных с возражением источников информации (входящих в уровень техники);

или все отличительные от ближайшего аналога признаки спорного изобретения известны из представленных с возражением источников информации (входящих в уровень техники), однако хотя бы для одного из отличительных признаков, влияющих на технический результат, не известно такое влияние на этот технический результат.

Как следует из оспариваемого ненормативного правового акта и из обжалуемого решения суда первой инстанции, техническое решение, раскрытое в источнике 1, является ближайшим аналогом спорного технического решения.

Тот факт, что шаг 1 выполнен правильно, заявитель кассационной жалобы не оспаривает.

Выполняя шаг 2, в качестве отличительных признаков Роспатент выявил указание характеристических пиков порошковой рентгеновской дифрактограммы. Других отличительных признаков в оспариваемом ненормативном акте не указано.

В поданном в суд заявлении компания подчеркнула, что объектом изобретения по спорной заявке является именно кристаллическая форма химического вещества кризаборола, которая не известна из ближайшего аналога.

Иными словами, компания ссылалась на наличие еще одного отличительного от ближайшего аналога признака заявленного изобретения - нахождение химического вещества кризаборола в кристаллической форме.

Компания утверждала, что из источника 1 известен кризаборол в твердой аморфной форме.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что твердая форма вещества может быть аморфной, кристаллической и редко аморфно-кристаллической.

Таким образом, компания фактически указывала, что первоначально нужно сравнивать не пики при углах дифракции 2, а сами по себе формы кризаборола в спорной заявке и в источнике 1.

Более того, в описании спорного изобретения охарактеризованы четыре возможные кристаллические формы кризаборола, а признаком, характеризующим заявленное изобретение, является кристаллическая форма I.

Компания ссылалась на отсутствие в источнике 1 сведений о кристаллической форме кризаборола как таковой, а тем более - о кристаллической форме I.

Аналогичные доводы компания заявила в кассационной жалобе.

Из текста обжалуемого судебного акта не усматривается, что суд первой инстанции проверил выводы Роспатента, касающиеся отличительных от ближайшего аналога признаков спорного изобретения: каких-либо выводов о поддержке либо опровержении данных выводов в обжалуемом решении нет.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель административного органа затруднился указать, в какой части источника 1 приведены сведения о том, что кризаборол находится в кристаллической форме, однако согласился с тем, что твердое вещество может существовать в кристаллической либо аморфной формах.

Из сказанного следует, что суд первой инстанции не проверил правильность выполнения Роспатентом шага 2.

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции нарушил методологию проверки изобретательского уровня заявленного изобретения, что свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права.

Иные выводы суда первой инстанции, сделанные в ходе проверки выполнения административным органом анализа заявленного изобретения на этапах выполнения шагов 3 и 4, являются преждевременными: в первую очередь необходимо выявить отличительные от ближайшего аналога признаки заявленного изобретения (для суда первой инстанции - проверить, как этот шаг выполнил административный орган), после чего следует осуществить дальнейшую проверку по шагам 3 и 4 (в том случае, если шаг 2 Роспатент выполнил верно).

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что позиция суда первой инстанции, высказанная в ходе проверки соответствия спорного технического решения условию патентоспособности "изобретательский уровень", является преждевременной, а проверка оспариваемого решения Роспатента в названной части проведена ненадлежащим образом.

Поскольку президиум Суда по интеллектуальным правам, являясь судом кассационной инстанции, не вправе осуществлять самостоятельный анализ на предмет соответствия спорного технического решения условию патентоспособности "изобретательский уровень", дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить названные недостатки, установить и исследовать существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение согласно требованиям действующего законодательства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что согласно "ОФС.1.1.0017.15. Общая фармакопейная статья. Полиморфизм", утвержденной и введенной в действие приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2018 N 749 ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том I"), свойства полиморфных модификаций действующего вещества проявляются в лекарственных формах с твердой дисперсной фазой (в суспензиях, гранулах, таблетках, капсулах и др.), что необходимо контролировать соответствующими методами. Конформационный (молекулярный) полиморфизм может оказывать влияние на сохранение разных свойств полиморфной модификации не только в твердом состоянии, но и в коллоидных растворах (термодинамически неравновесных, кинетически заторможенных).

Это означает, что лекарственные препараты с разными полиморфными формами могут иметь разную эффективность (разный биологический эффект), хотя молекула одна и та же.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также считает необходимым указать на необходимость проверки по существу довода о правовой определенности: не свидетельствует ли подход Роспатента по настоящему делу о принципиальной невозможности существования патентов на кристаллические формы веществ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым направить дело на новое рассмотрение в ином судебном составе.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2022 по делу N СИП-96/2022 отменить.

Направить дело N СИП-96/2022 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

Е.Н. Чеснокова