Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2023 г. N С01-402/2023 по делу N А40-243622/2021 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, поскольку судами не исследованы вопросы о степени вины ответчиков

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2023 г. N С01-402/2023 по делу N А40-243622/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

судей - Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чистюхиной И.Д.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Версия" (ул. Лени Голикова, д. 82, лит. А, Санкт-Петербург, 198255, ОГРН 1037811008850) на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 по делу N А40-243622/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Белорус Экспорт" (ОГРН 1107746915320) к обществу с ограниченной ответственностью "Новомолоково" (ОГРН 1177746160712), обществу с ограниченной ответственностью "Версия" (ОГРН 1037811008850), акционерному обществу "Тандер" (ОГРН 1022301598549) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172, солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в общем размере 97 514 247 рублей 60 копеек, взыскании астрента,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Просыр" (ОГРН 1177746253585).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Версия" - Алехин А.В. (по доверенности от 06.04.2023), Соболь С.А. (по доверенности от 09.11.2022), Шикунов Е.С. (по доверенности от 09.11.2022);

от акционерного общества "Тандер" - Винарская Д.А. (по доверенности от 02.06.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "Белорус Экспорт" - Красноперов Е.И. (по доверенности от 22.05.2023), Мусаелян К.Т. (по доверенности от 19.05.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Белорус Экспорт" (далее - общество "Белорус Экспорт") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Новомолоково" (далее - общество "Новомолоково"), обществу с ограниченной ответственностью "Версия" (далее - общество "Версия") о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в общем размере 10 000 000 рублей, взыскании астрента.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Просыр".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2022 принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличение заявленного размера компенсации до 97 514 247 рублей 60 копеек.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2022 по ходатайству истца порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации акционерное общество "Тандер" привлечено к участию в деле в качестве соответчика; в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023, исковые требования удовлетворены частично: с общества "Новомолоково" и общества "Версия" в пользу общества "Белорус Экспорт" солидарно взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 471883, 471884, 666333, 666334, 669637, 676172 в общем размере 97 514 247 рублей 60 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, общество "Версия" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по делу N А40-243622/2021 отменить.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Версия" ссылается на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Податель кассационной жалобы указывает, что суды необоснованно не применили в отношении общества "Версия" положения пункта 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Помимо вышеизложенного, кассатор отмечает, что судами проигнорированы положения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П (далее - Постановление N 28-П), постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П (далее - Постановление N 40-П).

Общество "Версия" представило дополнения к кассационной жалобе, в которых указало, что суды первой и апелляционной инстанций не установили факт нарушения исключительного права каждым из ответчиков, не исследовали использовался ли спорный товарный знак ответчиками совместно, либо каждым из ответчиком независимо друг от друга.

Общество "Белорус Экспорт" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы. Истец указывает, что содержащиеся в кассационной жалобе доводы направлены на переоценку выводов судов первой и апелляционной инстанций, основанных на полном и всестороннем анализе имеющихся в материалах дела доказательств.

Общество "Новомолоково" в отзыве на кассационную жалобу полагает доводы кассационной жалобы обоснованными, просит удовлетворить кассационную жалобу, а также представило в суд ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества "Версия" поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить обжалуемые судебные акты.

Представитель общества "Тандер" поддержал доводы кассационной жалобы обоснованными, просил удовлетворить кассационную жалобу

Представители "Белорус Экспорт" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Белорус Экспорт" является правообладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации:

N 471883 в отношении товаров 5-го, 29-го, 30-го, услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе масло сливочное (29-го класса МКТУ);

N 471884 в отношении товаров 5-го, 29-го, 30-го, услуг 35-го классов МКТУ, в том числе масло сливочное (29-го класса МКТУ);

N 666333 в отношении товаров 29-го, 30-го, 32-го, услуг 35-го классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые (29-го класса МКТУ);

N 666334 в отношении товаров 29-го, 30-го, 32-го, услуг 35-го классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые (29-го класса МКТУ);

N 669637 в отношении товаров 29-го, 30-го, 32-го, услуг 35-го классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые (29-го класса МКТУ);

N 676172 в отношении товаров 29-го, 30-го, 32-го, услуг 35-го классов МКТУ, в том числе масла и жиры пищевые (29-го класса МКТУ).

В обоснование исковых требований истец указал, что обнаружил использование сходного до степени смешения обозначения при осуществлении розничных продаж сливочного масла под обозначением "Белорусочка Экспорт" в ряде магазинов, в том числе в сети супермаркетов "Магнит". Так, на упаковке обнаруженных контрафактных товаров размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками.

В подтверждение указанных обстоятельств в материалы дела представлены: чек от 09.05.2021 о покупке контрафактного товара (т. 1 л.д. 98), копию рекламной акции магазинов "Магнит" (т. 1. л.д. 99-145), фотографии упаковки контрафактной продукции (т. 1. л.д. 146-147), на которых видно, что изготовителем товара является общество "Версия".

Полагая, что действия ответчика по использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорными товарными знаками, нарушают его исключительное право, общество "Белорус Экспорт" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из сходства используемого ответчиком на упаковке реализованного обозначения и товарных знаков истца, идентичности контрафактного товара и товара, для индивидуализации которого зарегистрированы товарные знаки истца, а также отсутствия согласия правообладателя товарных знаков на их использование ответчиком.

Учитывая, что истцом выбрана в качестве способа защиты нарушенного права компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных и заявленное требование о солидарности взыскания, которая не предполагает возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения, суд признал заявленные истцом требования о солидарном взыскании компенсации с ответчиков общества "ВЕРСИЯ" и общества "Новомолоково" подлежащими удовлетворению в полном объеме, отмечая, что ответчиками также не представлены контррасчеты компенсации исходя из существа нарушения и иных доказательств.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение суда без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Как определено в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом выбран способ определения размера компенсации в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в размере 10 000 000 рублей (двукратная стоимость права использования товарного знака).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу вероятности смешения в гражданском обороте используемого ответчиком обозначения с принадлежащими истцу товарными знаками.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что довод общества "Версия" о том, что оно не знало и не могло знать о нарушении исключительного права заслуживает внимания в виду следующего.

Общество "Версия" (переработчик) заключило договор о переработке давальческого сырья от 15.01.2021 N 15/01/2021 с обществом "ПРОСЫР" (давалец), в соответствии с которым переработчик обязуется выполнить из предоставленного давальцем сырья - масло сливочное в монолите, работу по порционной формовке масла с последующей фасовкой, упаковкой в потребительскую тару из фольги с нанесением маркировки (которая изготовлена специально для давальца, обозначена товарным знаком давальца или другого правообладателя, который на законных основаниях передал право использования этого товарного знака давальцу), упаковкой в транспортную тару из гофрокороба и дальнейшем паллетированием, а давалец обязуется принять и оплатить результат работ в виде готовой продукции.

Указанным договором было согласовано использование в качестве маркировки товарного знака "экспорт Белорусочка" по свидетельству Российской Федерации N 673831, правообладателем которого являлось общество "НОВОМОЛОКОВО".

Для подтверждения права использования товарного знака "экспорт Белорусочка" общество "ПРОСЫР" представило обществу "Версия": согласие правообладателя общества "НОВОМОЛОКОВО" от 17.07.2020 исх. N 17/07/2020; лицензионный договор от 27.07.2020 N 27/07/2020-ЛД; свидетельство Российской Федерации на товарный знак от 04.10.2018 N 673831.

Согласно пункту 1.3.1. согласия, пункту 1.3. лицензионного договора, общество "НОВОМОЛОКОВО" предоставило обществу "ПРОСЫР" право использования товарного знака "экспорт Белорусочка" в том числе для индивидуализации товаров (сливочного масла) путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках и т.д. Помимо этого, в п. 11.11 раздела 11 "Заверения Сторон" договора переработки общество "ПРОСЫР" гарантировало, что товарный знак используется им на законных основаниях, в отношении него отсутствуют права или законные требования иных лиц. Ответчик указал, что не осуществлял выбор дизайна и цветовой гаммы для упаковки сливочного масла "Белорусочка". Дизайн упаковки (оригинал-макет) был предоставлен обществом "ПРОСЫР". Это следует в том числе из пункта 2.2. договора переработки, согласно которому общество "ПРОСЫР" своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн упаковки (включая торговую марку и изображение) и предоставляет его обществу "Версия". Общество "Версия" не вносило никаких изменений в упаковку товара.

С учетом изложенного ответчик заявил, что добросовестно считал правомерным использование товарного знака и предпринял все необходимые меры для проверки этого.

В связи с этим, судебная коллегия обращает внимание судов на то, что с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ (пункты 71, 73 Постановления N 10).

Вместе с тем, суд кассационной инстанции полагает необходимым указать, что в обжалуемых актах отсутствует анализ возможности применения правовой позиции, изложенной в абзаце 3 пункта 73 Постановления N 10, в отношении ответчиков по настоящему делу.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что судами не были установлены и исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, а именно: не были выяснены юридически значимые обстоятельства, в частности не исследовали вопросы о степени вины ответчиков. При этом апелляционный суд не дал оценку соответствующим доводам заявителя апелляционной жалобы.

Так, направляя дело на новое рассмотрение Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что суд апелляционной инстанции не исправил ошибку, допущенную судом первой инстанции.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушениями норм материального права и норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов истца в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Принимая во внимание, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, тогда как исследование сведений о факте нарушения исключительных прав находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что судами обеих инстанций были неправильно применены положения статей 1252, 1270, 1301 ГК РФ, а также неправильно применены нормы процессуального права - статьи 2, 6, 8, 9, 47, 51, 65, 66, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное выше и исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт, и с учетом обстоятельств дела определить возможность или невозможность удовлетворения заявленных требований и размер взыскиваемой компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2023 приостановлено исполнение обжалуемого решения на срок до принятия Судом по интеллектуальным правам постановления по результатам рассмотрения настоящей кассационной жалобы.

Как разъяснено в абзаце 5 пункта 25 постановления N 13, с учетом срока приостановления исполнения судебного акта на отмену приостановления исполнения судебного акта указывается в постановлении суда кассационной инстанции, принимаемом по результатам рассмотрения кассационной жалобы, либо в отдельном определении.

В связи с рассмотрением кассационной жалобы приостановление исполнения обжалуемого судебного акта подлежит отмене на основании части 4 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 по делу N А40-243622/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по тому же делу отменить.

Дело N А40-243622/2021 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по делу N А40-243622/2021, принятое на основании определения Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2023.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова