Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2023 г. по делу N СИП-598/2022 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком подтверждено фактическое использование данного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2023 г. по делу N СИП-598/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 23 июня 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей Силаева Р.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аджиевой Х.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Байкал" (664520, Иркутская обл., г.п. Листвянское, р.п. Листвянка, Горная ул., д. 21, офис 8, ОГРН 1027739212973) к иностранному лицу - Dinanzi Enterprises Limited (Karpenisiou, 30 P.S. 1660, Nicosia, Cyprus) и иностранному лицу - Bayadera Management Limited (Karpenisiou, 30 P.S. 1660, Nicosia, Cyprus) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672654 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Байкал" - Бердников А.И. (по доверенности от 10.06.2022), Санхинес-Клепикова Ж. (по доверенности от 10.06.2022);

от иностранного лица Dinanzi Enterprises Limited - Репников А.В. (по доверенности от 27.03.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Байкал" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - Dinanzi Enterprises Limited (1 ответчик) и иностранному лицу - Bayadera Management Limited (2 ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672654 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, будучи правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672654, зарегистрированного в отношении товара "водка" 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), данный товарный знак на территории Российской Федерации не использовал для производства и ввод в гражданский оборот соответствующих товаров, в то время как истец является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака.

В обоснование своей заинтересованности истец указывает на то, что:

является правообладателем общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 102, а также товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 309634, N 551190, N 551189 с целью использования которых обществом заключены лицензионные договоры (в том числе, с обществом с ограниченной ответственностью "Алкогольная производственная компания") для производства под его контролем алкогольной продукции и их последующей реализации потребителям на территории Российской Федерации и в различные зарубежные страны;

производимая продукция, маркируемая товарными знаками истца, находится в гражданском обороте более 20 лет;

с целью расширения своего ассортимента и выпуска в гражданский оборот продукции маркированной обозначением "DEEP BLUE", обществом осуществлены подготовительные действия такие как изготовление рецептуры на соответствующую продукцию и изготовление дизайна этикетки, заключен предварительный лицензионный договор, а также подана 22.03.2022 заявка N 2022717382 на регистрацию словесного обозначения "DEEP BLUE" в качестве товарного знака в отношении товара "пиво" 32-го класса МКТУ и товаров "алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков" 33-го класса МКТУ.

Ссылаясь на отсутствие сведений об использовании ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров, для которых предоставлена правовая охрана, а также на оставлении без ответа направленного в адрес ответчика предложения заинтересованного лица, истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672654 вследствие его неиспользования.

Роспатентом представлен отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции ведомства, в связи с этим, по существу заявленных требований пояснений дать не может, а также просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя с последующим направлением судебного акта.

Согласно представленному в материалы дела письменному отзыву, иностранное лицо - Dinanzi Enterprises Limited возражает против удовлетворения заявленных требований, настаивая на том, что спорный товарный знак использовался до даты направления предложения истцом в отношении товара "водка".

В частности, с целью продвижения соответствующего товара на территории Российской Федерации прежним правообладателем (Bayadera Management Limited) заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности с акционерным обществом "Великоустюговский ликеро-водочный завод" (далее - общество "Великоустюговский ликеро-водочный завод"), который и осуществляет соответствующий ввод в гражданский оборот соответствующего товара, маркированного спорным товарным знаком с использованием соответствующей этикетки с 18.02.2019. Сведения о начале оборота водки под спорным обозначением содержатся в открытом реестре Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а непосредственное введение товара подтверждается представленными в материалы дела универсальными передаточными актами и товарно-транспортными накладными.

Возражая против позиции ответчика в отзыве, истец полагает, что представленные в материалы настоящего дела документы в подтверждение использование спорного товарного знака в отношении товаров для которых предоставлена правовая охрана, данный факт не подтверждают. В частности, истец указывает на то, что в материалы дела не представлены сведения об объемах производства и реализации алкогольной продукции обществом "Великоустюговский ликеро-водочный завод" и иными указанными в документах организациями; не представлены декларации о соответствии; сведения о регистрации алкогольной продукции; документы о добровольной сертификации и другие. Более того по мнению истца представленные ответчиком документы обладают неточностями.

В свою очередь ответчиком представлены письменные пояснения на возражения истца, где он настаивает на достаточности представленных в материалы дела совместно с отзывом документов, подтверждающих ввод в гражданский оборот продукции с использованием спорного товарного знака, а неточности на которые обращает внимание истец являются несостоятельными, поскольку адрес общества с ограниченной ответственностью "Олимп" (далее - общество "Олимп") указанный в соответствующих универсальных передаточных актах указан в соответствии с лицензией названной организации на алкогольный продукт. В отношении доводов о несоответствии этикетки, ответчик отмечает, что спорное обозначение является дополнительным обозначением в качестве варианта оформления, а указание в представленных документах "Синенькая/DEEP BLUE" обусловлено необходимостью внутреннего учета количества продаж с разным оформлением этикетки для маркетинговых целей.

От истца также поступили ходатайства о приобщении к материалам дела документов, об отказе от исковых требований к иностранному лицу Bayadera Management Limited.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные требования, просили их удовлетворить, пояснили правовые позиции по существу спора.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, пояснил свою правовую позицию по существу спора.

Представитель Роспатента в судебное заседание не явился, о месте и времени проведения судебного заседания извещен надлежащим образом. Судебное заседание проведено в отсутствие представителя Роспатента в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом ходатайства о рассмотрении искового заявления в отсутствии его представителя.

Как указывалось ранее, истец предстали ходатайство об отказе от исковых требований, предъявленных к иностранному лицу Bayadera Management Limited, мотивированное тем, что на данный момент правообладателем спорного товарного знака в результате государственной регистрации 06.06.2022 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг на спорный товарный знак стало иностранное лицо Dinanzi Enterprises Limited.

На основании части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" в соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Частичным отказом от иска являются в том числе отказ от иска по отношению к одному из соответчиков, отказ от одного из требований, рассматриваемых совместно (например, отказ от требования о взыскании неустойки, рассматриваемого совместно с требованием о взыскании основного долга), отказ от требования о взыскании задолженности за один из периодов.

Поданное истцом заявление о частичном отказе от заявленных требований подписано Захарьян В.Ю. генеральным директором общества, что соответствует сведениям указанным в выписке из единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества.

Отказ от иска не противоречит закону, не нарушает охраняемых законом прав и интересов других лиц, подписан уполномоченным на совершение такого процессуального действия лицом, правовые последствия отказа от иска которому известны, вследствие чего подлежит принятию.

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В соответствии с частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, за исключением прекращения производства по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном частью 7 статьи 225.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах производство по настоящему делу в части требования, предъявленного к иностранному лицу - Bayadera Management Limited (Karpenisiou, 30 P.S. 1660, Nicosia, Cyprus) подлежит прекращению.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 672654 зарегистрирован 26.09.2018 по заявке N 2016723598 с датой приоритета 30.06.2016, установленной по дате подачи заявки в отношении товара "водка" 33-го класса МКТУ на имя компании Bayadera Management Limited.

Впоследствии на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, зарегистрированного в Роспатенте 06.06.2022 за номером РД0399560 исключительное право на спорный товарный знак перешло к компании Dinanzi Enterprises Limited.

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что вышеуказанный товарный знак в отношении товара "водка" 33-го класса МКТУ" не используются ответчиком на протяжении последних трех лет, истец обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

В силу положений пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением, направленным первоначальному правообладателю 08.04.2022 по адресу регистрации иностранного лица и адресу для переписки.

Кроме того данное предложение также было направлено 30.06.2022 последующему правообладателю спорного товарного знака по адресу государственной регистрации иностранного лица.

Рассматриваемое исковое заявление подано в суд 05.07.2022, то есть с соблюдением установленного законом срока.

Соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора ответчиком не оспаривается.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10)).

Заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается не только лицо, фактически осуществляющее тождественную деятельность, но и лицо, оказывающее однородные услуги, и осуществившее подготовительные действия к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичный подход отражен в пункте 162 постановления N 10.

Таким образом, определяющим обстоятельством в данном случае выступает намерение истца использовать спорный товарный знак в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как следует из исковых требований, истец является правообладателем общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 102, а также товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 309634, N 551190, N 551189 и под его контролем на основании лицензионных договоров, в том числе с обществом "Алкогольная производственная компания", лицензиаты производят и поставляют в зарубежные страны и на территорию Российской Федерацию алкогольную продукцию, которая находится в гражданском обороте более 20 лет, широко представлена во всех федеральных распространенных сетях.

В связи с этим, в подтверждение своей заинтересованности, истцом в материалы дела представлены следующие доказательства: скриншоты продукции, находящиеся в гражданском обороте и маркируемый товарными знаками истца (том 2, листы дела с 40-41); рекламный проспект алкогольной продукции (том 2, листы дела с 42-50); выписки из государственного реестра в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 102, N 551190, N 309634, N 551189; выписка из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которой общество "Алкогольная производственная компания" обладает действующей лицензией на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции.

Также в обоснование своей заинтересованности истец указывает на то, что в рамках расширения ассортимента своей продукции, совершил подготовительные действия, направленные на выпуск алкогольной продукции, маркируемой словесным обозначением "DEEP BLUE".

Изложенное подтверждается представленными в материалы дела:

предварительным лицензионным договором от 15.05.2022 (на момент подачи искового заявления), а также копией предварительного лицензионного договора от 12.03.2023, подписанные между истцом и обществом "Алкогольная производственная компания", согласно которым стороны приняли на себя обязательства в течение 30 (тридцати) календарных дней после регистрации в Роспатенте товарного знака "DEEP BLUE" по заявке N 2022717382 заключить лицензионный договор на использование исключительного права на указанный товарный знак в отношении товаров 33-го класса МКТУ: "алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков" сроком на пять лет.

рецептурой "Водка особая "DEEP BLUE" от 09.06.2022;

дизайном этикетки для водки "DEEP BLUE";

поданной 22.03.2022 в Роспатент заявкой N 2022717382 на регистрацию обозначения "DEEP BLUE" в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ: "пиво" и 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков".

Сопоставив спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 672654 и заявленное на регистрацию истцом обозначение "", судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве за счет идентичности содержащихся в них единичных словесных элементов "" / "", выполняющих в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию, при этом признает данную степень сходства как высокую.

Товар "водка" 33-го класса МКТУ, указанный в перечне регистрации спорного товарного знака, в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану, и товары "пиво" 32-го класса МКТУ, "алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков" 33-го класса МКТУ в отношении истец осуществляет и (или) осуществил подготовительную деятельность, а также в отношении которых подал заявление на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, совпадают как род/вид, имеют один и тот же круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения. Степень сходства оценивается как высокая.

С учетом изложенного, руководствуясь разъяснениями, изложенными в пункте 162 Постановления N 10, судебная коллегия приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, что свидетельствует о высокой вероятности смешения сравниваемых обозначения истца и товарного знака ответчика в гражданском обороте.

К аналогичным выводам пришел Роспатент, который в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения истца от 03.08.2022 указал на то, что данное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду его сходства до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика.

С учетом указанных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец подтвердил осуществление деятельности по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации алкогольной продукции, а также наличия у него намерения использовать обозначение, являющееся сходным с обозначением, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, и испрашивается предоставление правовой охраны по заявке истца, а значит совокупность обстоятельств дела свидетельствует о том, что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров этого обозначения с обеспечением его правовой охраной в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672654 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В пункте 163 постановления N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (08.04.2022) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 09.04.2019 по 08.04.2022 (далее - спорный период) включительно.

Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2019 по делу N СИП-236/2018, от 25.03.2021 по делу N СИП-320/2020, от 05.08.2021 по делу N СИП-978/2020 смена правообладателя товарного знака не влияет на течение трехлетнего срока, предусмотренного статьей 1486 ГК РФ, а также не является обстоятельством, свидетельствующим об объективной невозможности использования такого товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя, следовательно, смена правообладателя не изменяет течение указанного срока. Смена правообладателя не является государственной регистрацией товарного знака, с которой приведенная правовая норма связывает начало течения соответствующего срока. Таким образом, смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя.

Иное понимание применения статьи 1486 ГК РФ дискредитирует саму суть института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования - обеспечение возможности использования обозначений в обороте.

В противном случае, если раз в чуть менее чем три года исключительное право на товарный знак будет отчуждаться, правовая охрана товарного знака никогда не будет прекращена, даже если он никогда не использовался.

Исходя из указанной позиции и периода времени, в течение которого ответчику необходимо доказать факт использования спорного товарного знака, а также ранее установленные обстоятельства перехода исключительного права на спорный товарный знак, судебная коллегия установила, что в спорный период правообладателем товарного знака являлось иностранное лицо - компания Bayadera Management Limited (с 26.09.2018 по 05.06.2022).

При этом коллегия учитывает, что ответчик правообладателем спорного товарного знака стал с 06.06.2022, что выпадает за спорный период.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик настаивает на использовании спорного товарного знака в отношении зарегистрированного товара 33-го класса МТКУ его прежним правообладателем - компания Bayadera Management Limited.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака (знака обслуживания) может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Аналогичная позиция отражена в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2018 по делу N СИП-256/2018, от 06.06.2019 по делу N СИП-817/2018, от 23.09.2019 по делу N СИП-89/2019, от 17.09.2020 по делу N СИП-782/2019, от 06.08.2021 по делу N СИП-900/2020.

В качестве доказательств использования спорного товарного знака под контролем правообладателя в материалы дела представлен договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 07.02.2019, заключенного между компанией Bayadera Management Limited и обществом "Великоустюговский ликеро-водочный завод".

Так, согласно условиям указанного договора компания Bayadera Management Limited и общество "Великоустюговский ликеро-водочный завод" с целью продвижения продукции под товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 599856 и N 672654 приняли на себя обязательства совместно и согласованно совершать необходимые юридические и фактические значимые действия; условиями данного договора стороны определили, что товарными знаками "Синенькая/DEEP BLUE" будет маркироваться продукция: водка; компания дает согласие обществу "Великоустюговский ликеро-водочный завод" на использование ее товарного знака, а последний принимает на себя обязательства производить соответствующие товары, маркированные, в том числе спорным товарным знаком.

Кроме того условиями указанного договора стороны определили, что использование товарных знаков допускается как каждого по отдельности, так и совместно (пункт 2.3), при этом правообладатель товарных знаков (Bayadera Management Limited) осуществляет контроль над производством товаров под товарными знаками "Синенькая/DEEP BLUE".

Как следует из правовой позиции, указанной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу N СИП-259/2017 использование товарного знака на основании договора о совместной деятельности, заключенного с правообладателем, может быть признано использованием под контролем правообладателя для целей применения статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, принимая во внимание условия заключенного между сторонами договора о сотрудничестве, в том числе, условия об осуществлении правообладателем контроля над производством товаров под товарными знаками "Синенькая/DEEP BLUE", судебная коллегия приходит к выводу о том, что использование спорного товарного знака осуществлялось третьим лицом (общества "Великоустюговский ликеро-водочный завод") под контролем прежнего правообладателя, о чем свидетельствует представленные ответчиком в материалы дела доказательства, анализ которых приведен ниже.

Так, в материалы дела представлена копия макета этикетки, разработанного обществом "Великоустюговский ликеро-водочный завод" для целей производства товара "водка" с использованием спорного товарного знака и согласованный 08.02.2019.

Исследовав представленную в материалы дела распечатку сведений, содержащихся в открытом реестре Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, расположенного по адресу https://fsrar.gov.m/trap/frap, судебная коллегия установила, что данная распечатка содержит сведения о начале оборота водки под обозначением "DEEP BLUE". В частности о том, что производителем водки "СИНЕНЬКАЯ" является общество "Великоустюговский ликеро-водочный завод", при этом датой первой поставки является 02.09.2015.

При этом как следует из отзыва ответчика, ссылка в реестровой записи в разделе "Маркировка АП" ссылку 02-00024694 (/frap/download/?guid=972E4EB0-7AE2-4425-81A1-538F17A2E2B1), содержащаяся в представленной распечатке содержит сведения об изображениях выпускаемой продукции, среди которых содержится изображение одного из варианта бутылки с этикеткой, на которой размещен, в том числе спорный товарный знак "DEEP BLUE"

В судебном заседании, состоявшемся 23.05.2023, судебная коллегия произвела осмотр сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка путем перехода по ссылке, содержащейся в вышеназванной распечатке, по реестровой записи в разделе "Маркировка АП" ссылку 02-00024694 (/frap/download/?guid=972E4EB0-7AE2-4425-81A1-538F17A2E2B1), по результатам исследования которой констатировала достоверность представленных ответчиком доказательств. Что зафиксировано в протоколе судебного заседания от 23.05.2023.

В частности, при нажатии на названную ссылку осуществляется загрузка архивированной папки с наименованием "водка СИНЕНЬКАЯ", содержащая четыре фотографических файла, включая изображение: "", из которого следует, что изображение содержит этикету со спорным товарным знаком, предназначенную для товаров 33-го класса МКТУ "водка".

Из представленных в материалы дела универсальных передаточных документов и приложенных к ним товарно-транспортных накладных следует, что общество "Великоустюговский ликеро-водочный завод" поставило:

03.03.2020 в адрес общества с ограниченной ответственностью "Максимус" товар "Водка "Синенькая (DEEP BLUE)" (счет-фактура от 03.03.2020 N П0003322);

10.03.2020 в адрес общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Родина" товар "Водка "Синенькая (DEEP BLUE)" (счет-фактура от 10.03.2020 N П0003702);

23.03.2020 в адрес общества "Олимп" товар "Водка "Синенькая (DEEP BLUE)" (счет-фактура от 23.03.2020 N П0004364).

Судебная коллегия также принимает во внимание, что представление ответчиком (действующим правообладателем) документов, подтверждающих ввод в гражданский оборот продукции третьим лицом, также свидетельствует об осуществлении прежним правообладателем контроля ввода данной продукции в гражданский оборот, определенного пунктом 2.3 договора о сотрудничестве и совместной деятельности от 07.02.2019.

При этом судебная коллегия учитывает, что дата заключения договора о сотрудничестве и совместной деятельности от 07.02.2019 выпадает за рамки спорного периода, вместе с тем с учетом иных представленных в материалы дела документов, оценка которым дана выше, подтверждаются его действия по использованию товарного знака, в том числе, в спорный период.

Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2018 по делу N СИП-256/2018, установление обстоятельств использования товарного знака под контролем правообладателя по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ является достаточным основанием для вывода о надлежащем использовании спорного товарного знака в исследуемый период времени.

Таким образом, оценив и исследовав вышеуказанные документы, судебная коллегия установила, что данные документы попадают в спорный период и подтверждают введение в гражданский оборот обществом "Великоустюговский ликеро-водочный завод" под контролем компании Bayadera Management Limited продукции, маркированной спорным обозначением и относящейся к товарам 33-го класса МТКУ для которых предоставлена правовая охрана оспариваемой регистрации.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о том, что ответчиком доказано использование принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован путем ввода в гражданский оборот продукции 33-го класса МКТУ "водка".

Ознакомившись с возражениями истца, судебная коллегия не может признать их обоснованными на основании нижеследующего.

Позиция ответчика о том, что представленных в материалы дела документов не достаточно в подтверждение факта использования спорного товарного знака (так как не представлены декларации о соответствии, сведения о регистрации алкогольной продукции, документы о добровольной сертификации и т.д.) подлежит отклонению судебной коллегией с учетом положений части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Из положений части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

В данном случае, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, судебная коллегия пришла к выводу о достаточности представленных документов, подтверждающих использование ответчиком спорного товарного знака в отношении товарных позиций, для которого предоставлена правовая охрана товарному знаку и фактический ввод данной продукции в гражданский оборот.

Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 по делу N СИП-186/2017 соответствие осуществляемой правообладателем оспариваемого товарного знака деятельности требованиям законодательства не входит в предмет доказывания по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) вследствие его неиспользования. Судом осуществляется проверка обстоятельств использования товарного знака (знака обслуживания) в рамках фактически осуществляемой деятельности.

В связи с этим, подлежит отклонению указание истца на то, что адрес общества "Олимп" указанный в универсальном передаточном документе от 23.03.2020 N П0004364 и в соответствующей ему товарно-транспортной накладной не соответствует юридическому адресу данного лица.

По аналогичным основаниям подлежит отклонению указание истца на нарушение правил маркировки алкогольной продукции ввиду несовпадений наименования продукции указанной на этикетке и контрэтикетке.

Иные ссылки истца на недостоверность представленных в материалы дела документов признаются судебной коллегией несостоятельными с учетом вышеизложенных результатов оценки представленных ответчиком документов, а также отсутствия со стороны истца как доводов о мнимом, номинальном, символическом использовании спорного товарного знака истцом, так и мотивированного заявления о фальсификации представленных ответчиком доказательств порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах, несмотря на подтверждение истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара "водка" 33-го класса МКТУ, судебная коллегия приходит к выводу о том, что ответчиком подтверждено фактическое использование данного товарного знака в отношении товара "водка" 33-го класса МКТУ в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, в связи с этим, признает исковые требования не подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 49, 150, 151, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Байкал" (ОГРН 1027739212973) от исковых требований, предъявляемых к иностранному лицу - Bayadera Management Limited (Karpenisiou, 30 P.S. 1660, Nicosia, Cyprus). Производство по исковому заявлению в указанной части прекратить.

Требования общества с ограниченной ответственностью "Байкал" к иностранному лицу - Dinanzi Enterprises Limited о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672654 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова