Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2023 г. по делу N СИП-172/2023 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака в отношении заявленных истцом товаров, в то время как последний подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2023 г. по делу N СИП-172/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адняевым М.М.

с использованием системы веб-конференции рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Скейл" (Магистральная ул., д. 59, кв. 53, г. Кострома, 156011, ОГРН 1094401005148) к акционерному обществу "Саранский завод автосамосвалов" (Строительная ул., д. 11, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030, ОГРН 1021301061869) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Скейл" - Туленинов А.Н. (по доверенности от 31.05.2022);

от акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" - Шилов А.Н. (по доверенности от 08.06.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Скейл" (далее - общество "Скейл") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Саранский завод автосамосвалов" (далее - общество "Саранский завод автосамосвалов") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 в отношении всех товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых знаки зарегистрированы, вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Исковые требования мотивированы тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 в отношении всех товаров 28-го класса, которые на протяжении последних трех лет правообладателем не используется.

Указывая на свою заинтересованность и на то, что досудебный порядок оставлен без удовлетворения, истец просит исковые требования удовлетворить.

В свою очередь ответчик просит оставить исковое заявление без удовлетворения, поскольку под контролем ответчика в период с 30.11.2019 по 30.11.2022 происходило использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639303 путем введения в гражданский оборот выпусков журнала "Автолегенды СССР. Грузовики" N 32 и N 44, каждый из которых реализовывался в комплекте с уменьшенной моделью грузовика марки "ГАЗ-САЗ".

Ответчик указывает, что введение в гражданский оборот выпусков журнала "Автолегенды СССР. Грузовики" N 32 и N 44, осуществлялось в рамках лицензионного договора N ДЛ01/0001/002/20 от 02.09.2020, заключенного между публичным акционерным обществом "ГАЗ" и обществом с ограниченной ответственностью "Де Агостини".

Как указывает ответчик, полномочия единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества "ГАЗ" и акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" переданы обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ", которое осуществляет общее руководство деятельностью публичного акционерного общества "ГАЗ" и акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов", включая вопросы распоряжения интеллектуальной собственностью. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ", публичное акционерное общество "ГАЗ" и акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов" входят в одну группу лиц и являются по отношению друг к другу аффилированными лицами.

Ответчик ссылается на то, что согласно решению общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ", услуги по управлению интеллектуальной собственностью публичного акционерного общества "ГАЗ" и акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" оказывались обществом с ограниченной ответственностью "Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" на основании возмездных договоров услуг N ДЛ01/0001/019-00/12 от 16.01.2012 и N ДЛ01/0001/019/21 от 01.04.2021. Согласно управленческому решению общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов" не включено в лицензионный договор N ДЛ01/0001/002/20 от 02.09.2020, заключенный между публичным акционерным обществом "ГАЗ" и обществом с ограниченной ответственностью "Де Агостини", в качестве еще одной стороны договора.

Таким образом, по мнению ответчика, использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639303 осуществлялось обществом с ограниченной ответственностью "Де Агостини" на основании вышеуказанного лицензионного договора по воле и под контролем ответчика, передавшего руководство своей деятельностью обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ". Непосредственный контроль за использованием указанного товарного знака осуществлялся обществом с ограниченной ответственностью "Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" на основании соответствующих договоров.

Также, по мнению ответчика, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 применительно к товарам 28 класса МКТУ "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]" воспринимаются потребителем как один и тот же товарный знак, указывающий на марку транспортного средства "САЗ".

Общество "Саранский завод автосамосвалов" полагает, что интерес общества "Скейл" в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков является неправомерным, так как является частью системной деятельности группы юридических лиц, управляемых и контролируемых Левиным К.А., по регистрации и использованию товарных знаков, ассоциирующихся у потребителей с наименованиями известных автомобильных брендов; группа юридических лиц, в т.ч. истец, осуществляет действия, направленные на создание препятствий и отвлечение ресурсов в деятельности ответчика и группы компаний "ГАЗ". Сослалось на то, что действия по предъявлению настоящего иска имеют признаки недобросовестной конкуренции.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, в котором он сообщил о том, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков попадает под компетенцию суда, в связи с чем ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца выступил по существу исковых требований, исковое заявление поддержал в полном объеме, представитель ответчика против удовлетворения искового заявления возражал.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения заявления, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам установил, что обществу "Саранский завод автосамосвалов" принадлежит исключительное право на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 639303 с датой приоритета от 27.01.2017, зарегистрированный 15.12.2017 по заявке N 2017702725 и на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 660336 с датой приоритета от 19.01.2017, зарегистрированный 20.06.2018 по заявке N 2017701438.

Правовая охрана указанным товарным знакам в отношении 28-го класса МКТУ предоставлена для следующих товаров: "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; карусели ярмарочные; качели; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; шары надувные для игр".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанных товарных знаков ответчика в отношении всех товаров 28-го класса МКТУ, и полагая, что товарные знаки им не используется на протяжении последних трех лет, обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Суд установил, что досудебное предложение направлено истцом по юридическому адресу ответчика 30.11.2022.

Поскольку указанное предложение было оставлено без удовлетворения, истец 28.02.2023 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10)).

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что им была подана заявка N 2022783258 от 21.11.2022 на регистрацию обозначения "" и заявка N 2022783256 от 21.11.2022 на регистрацию обозначения "" в качестве товарных знаков в отношении широкого перечня товаров 28-го класса МКТУ, которые с очевидностью не смогут быть зарегистрированы по причине наличия тождественных товарных знаков ответчика.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков общество "Скейл" указывает, что им получен сертификат соответствия производимой им продукции (игрушки транспортные) требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек".

Кроме того истце представил распечатки сведений из Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии о наличии предоставленного на имя истца сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТС RU С-CN.АБ73.В.00831 от 14.06.2017 действует до 13.06.2023 (Технический регламент ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"), а также распечатки сведений с сайта https://www.ritmonexx.ru.

Истец также представил досудебное предложение, направленное ответчику 30.11.2022, с требованием отказаться от исключительных прав на спорные товарные знаки.

Исследовав представленные истцом доказательства заинтересованности судебная коллегия установила, что согласно сведениям ЕГРЮЛ основной деятельности истца является "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами".

Согласно распечаткам сведений с сайта https://www.ritmonexx.ru в интернет-магазин по указанному адресу размешено предложение ООО "Скейл" (г. Кострома) к продаже масштабных моделей грузовиков и автобусов "Start Scale Models (SSM)".

При этом истец осуществил подготовительные действия для использования обозначений, обратившись в Роспатент до подачи предложения с заявками N 2022783258 от 21.11.2022 и N 2022783256 от 21.11.2022, которые содержат тождественные спорному товарному знаку обозначения "" и "", заявленные на регистрацию для широкого перечня товаров 28-го класса МКТУ, которые либо идентичны заявленным в иске, либо в высокой степени однородны по роду (виду), что ответчик по существу не оспаривает.

Указанные обстоятельства в совокупности с наличием у истца сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза на игрушки, свидетельствует о наличии у него реального намерения использовать спорные обозначения для однородных товаров в случае прекращения их правовой охраны, самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить и реализовывать однородные товары с использованием спорных обозначений.

Таким образом, вопреки позиции ответчика об обратном, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам считает, что из них усматривается заинтересованность истца в использовании обозначений тождественных спорным товарным знакам в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание вышеизложенные выводы, сделанные с учетом оценки представленных истцом доказательств и доводов в обоснование своей заинтересованности, а также признание судебной коллегией факта доказанности истцом его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, довод о незаконности интереса общества "Скейл" в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков является несостоятельным и подлежит отклонению.

Суд по интеллектуальным правам также не может признать обоснованным довод ответчика о наличии в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом.

В соответствии со статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы сторон, пришел к выводу о недоказанности ответчиком наличия в действиях истца, поскольку соответствующие действия не выходят за рамки обычного рыночного поведения, когда хозяйствующий субъект стремиться предотвратить возможность смешения потребителями производимой им продукции с продукцией иных лиц-конкурентов, а также обезопасить себя от предъявления необоснованных претензий со стороны других лиц, обладающих монопольным правом на использование средства индивидуализации, сходного с используемым таким хозяйствующим субъектом обозначением.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

С учетом даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица (30.11.2022) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков, исчисляется с 30.11.2019 по 29.11.2022 включительно.

Как указывалось ранее в качестве доказательств использования спорных товарных знаков в отношении товаров 28-го класса МКТУ, ответчик представил лицензионный договор N ДЛ01/0001/002/20 от 02.09.2020 (гос. рег. N РД0353280 от 29.01.2021), заключенный между публичным акционерным обществом "ГАЗ" и обществом с ограниченной ответственностью "Де Агостини", отчеты о продажах общества ограниченной ответственностью "Де Агостини" за 2021 - 2022 годы, акты оказанных услуг общества ограниченной ответственностью "Де Агостини", товарные накладные общества ограниченной ответственностью "Де Агостини", скриншоты страниц интернет-магазина общества ограниченной ответственностью "Де Агостини", скриншоты страниц интернет-магазинов третьих лиц, реализующих уменьшенные модели марки "САЗ".

Оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорных товарных знаков, судебная коллегия пришла к выводу о недоказанности использования спорных товарных знаков с согласия и под контролем его правообладателя, в спорный трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, для индивидуализации товаров 28-го класса МКТУ в силу следующего.

Согласно лицензионному договору о предоставлении права использования товарных знаков N ДЛ01/0001/002/20, заключенному 02.09.2020 между публичным акционерным обществом "ГАЗ" и обществом с ограниченной ответственностью "Де Агостини", публичное акционерное общество "ГАЗ" предоставило обществу с ограниченной ответственностью "Де Агостини" неисключительное право на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 567914, N 151290, N 151291, N 350261, N 581382, N 202265, N 388828, N 398915, N 590110, N 411871, N 291953, N 306938, N 520699, N 587849, N 350262, N 467172, N 212048, N 535564, N 535565, N 554633, N 633553, N 634724, N 638849, N 664290, N 689277 в отношении определенных товаров 28-го класса МКТУ на территории А (территории Российской Федерации) на срок действия договора и на возмездной основе с целью использования товарных знаков при изготовлении, применении, хранении, ввозе, предложении к продаже, рекламе, продаже и ином введении в гражданский оборот товаров вместе (в комплекте) с журналами лицензиата, в т.ч. серий "Автолегенды СССР", (включая указание на обложке ссылки в отношении прилагаемой модели) и упаковки для них на территории, в том числе с помощью третьих лиц, осуществляющих данную деятельность исключительно по заказу и в интересах лицензиата (пункт 1.1 названного договора с учетом терминов и определений названного договора).

Оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака (знака обслуживания) может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 N СИП-56/2013 (Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.07.2014 N ВАС-8509/14 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано), от 15.12.2014 по делу N СИП-285/2014, от 22.07.2016 по делу N СИП-643/2015, от 03.11.2016 по делу N СИП-320/2016 и от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 04.12.2017 по делу N СИП-36/2017 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2018 N 300-КГ18-2423 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Как следует из пункта 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать: предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Как указано выше в обоснование фактического использования спорных товарных знаков в исследуемый период ответчик сослался на использование товарного знака N 639303 путем введения обществом "Де Агостини" в гражданский оборот выпусков журнала "Автолегенды СССР. Грузовики" N 32 и N 44, каждый из которых реализовывался в комплекте с уменьшенной моделью грузовика марки "ГАЗ-САЗ". Ответчик представил товарные накладные о реализации обществом "Де Агостини" журналов, сослался на то, что на журналах и реализуемых с ними моделях автомобилей было использовано обозначение "САЗ", а аналогичное обозначение в латинице "SAZ" воспринимается потребителями как один и тот же товарный знак обозначающий марку автомобилей "САЗ".

В обоснование своих доводов ответчик также представил распечатку с сайта https://www.deagostini.ru/, согласно которой журналы "Автолегенды СССР. Грузовики" N 32 и N 44 посвящены грузовым автомобилям "ГАЗ-САЗ", продаются с коллекционной моделью автомобиля и содержат обозначение N 639303, а также представил отчеты о продажах с 01.07.2021 по 30.09.2021.

В то же время, товарные знаки N 639303 и N 660336, являющиеся предметом спора, не являются предметом лицензионного договора N ДЛ01/0001/002/20 от 02.09.2020, поскольку в лицензионном договоре, спорные товарные знаки как средства индивидуализации, использование которых предоставляется по лицензионному договору, с указанием номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (свидетельство) и способы использования средства индивидуализации, не поименованы.

Таким образом, судебная коллегия отклоняет представленные в материалы дела товарные накладные, поскольку совокупность представленных в материалы дела доказательств не свидетельствует о том, что общество "Де Агостини" использовало обозначение в качестве лицензиата ответчика или по воле и под контролем ответчика, в том числе и через аффилированных лиц.

Не представил ответчик и доказательств того, что общество с ограниченной ответственностью "Де Агостини" использовало товарный знак N 639303 под контролем ответчика, в том числе и через аффилированных с ним лиц, поскольку не представлено доказательств наличия у ответчика или у общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ", публичное акционерное общество "ГАЗ" возможности осуществлять контроль за деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Де Агостини" по использованию спорного товарного знака.

Кроме того судебная коллегия не соглашается с доводом ответчика о том, что различия в применении алфавита не влияют на то, как потребители воспринимают товарный знак. Кириллица вместо латиницы значительно меняет существо обозначения. Такое применение нельзя признать надлежащим использованием товарного знака. Указанное подтверждается правовой позицией президиум Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлениях.

Так, положения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ допускают существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием сохранения правовой охраны товарного знака является допущение его использования только с такими отличиями, которые не изменяют характерные черты товарного знака.

Анализ названного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид алфавита, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), т.е. в виде, который меняет его существо, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

В подпункте 2 пункта C статьи 5 Парижской конвенции отмечено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован.

Вместе с тем использование обозначения на ином языке меняет существо знака.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017, от 06.12.2021 по делу N СИП-880/2020, от 14.02.2022 по делу N СИП-745/2021.

Каких-либо иных доказательств, подтверждающих, что использование спорных товарных знаков осуществлялось самим правообладателем и/или третьими лицами с согласия и под контролем правообладателя в материалы дела не представлено.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу о том, что ответчик не представил надлежащих доказательств, подтверждающих использование спорных товарных знаков. Довод ответчика о том, что представленные в материалы дела документы в их совокупности и взаимосвязи, подтверждают факт использования спорных товарных знаков под его контролем в отношении 28-го класса МКТУ, признается коллегией судей несостоятельным, так как он не находит своего подтверждения.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчик не подтвердил фактическое использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 в отношении товаров 28-го классав МКТУ: "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; карусели ярмарочные; качели; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; шары надувные для игр", в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Скейл" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 в отношении всех товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" (ОГРН 1021301061869) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Скейл" (ОГРН 1094401005148) 12 000 (двенадцать тысяч) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина