Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2023 г. N С01-1975/2022 по делу N СИП-51/2022 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, актом недобросовестной конкуренции, поскольку в материалы дела не представлено прямых доказательств известности ответчику о факте использования спорного дизайна торгового павильона иными лицами до даты приоритета товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2023 г. N С01-1975/2022 по делу N СИП-51/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июня 2023 г.

Полный текст постановления изготовлен 30 июня 2023 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика: Пашковой Е.Ю.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича (г. Екатеринбург, ОГРНИП 312668527800070) и общества с ограниченной ответственностью "Красноярский Фейерверк" (просп. им. Газеты "Красноярский Рабочий", д. 35, г. Красноярск, Красноярский край, 660037, ОГРН 1042402101444) на решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2023 по делу N СИП-51/2022

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича и общества с ограниченной ответственностью "Красноярский Фейерверк" к индивидуальному предпринимателю Метёлкину Дмитрию Юрьевичу (г. Вологда, ОГРНИП 312352524900022) о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 799830, актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились представители:

от индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича - Душкин Д.В. (по доверенности от 29.12.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Красноярский Фейерверк" - Эгле Д.С. (по доверенности от 13.06.2023);

от индивидуального предпринимателя Метёлкина Дмитрия Юрьевича - Светашова Е.Н. (по доверенности от 19.07.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Вагнер Роман Сергеевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Метёлкину Дмитрию Юрьевичу о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 799830, актом недобросовестной конкуренции.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и общество с ограниченной ответственностью "Красноярский Фейерверк" (далее - общество "Красноярский Фейерверк").

Протокольным определением от 20.07.2022 в порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство общества "Красноярский Фейерверк" о вступлении в дело в качестве соистца.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2022 в удовлетворении исковых требований Вагнера Р.С. и общества "Красноярский Фейерверк" отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении решением Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2023 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационных жалобах, поданных в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Красноярский Фейерверк" и Вагнер Р.С. просят отменить решение суда первой инстанции, дело направить на новое рассмотрение.

Метёлкин Д.Ю. представил отзывы на кассационные жалобы, в которых не согласился с изложенными в них доводами.

От Роспатента поступили письменные пояснения, в которых административный орган пояснил, что его правовая позиция была изложена в отзыве от 12.04.2022 и к настоящему времени изменений не претерпела, каких-либо иных пояснений по существу кассационных жалоб Роспатент представить не может.

Представитель общества "Красноярский Фейерверк" принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители Вагнера Д.С. и Метёлкина Д.Ю. явились в судебное заседание.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании, состоявшемся 26.06.2023, представители Вагнера Р.С. и общества "Красноярский Фейерверк" выступили по существу доводов, изложенных в кассационных жалобах, настаивали на их удовлетворении.

Представитель Метёлкина Д.Ю. возражал против удовлетворения кассационных жалоб по мотивам, изложенным в отзывах на них.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 данного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, на имя Метёлкина Д.Ю. 02.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 799830 с приоритетом от 31.10.2019 в отношении товаров 13-го класса и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что действия Метёлкина Д.Ю. по приобретению и использованию исключительного права на этот товарный знак являются актом недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен положениями статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), Вагнер Р.С. обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

В исковом заявлении Вагнер Р.С. ссылался на наличие конкурентных отношений между ним и Метёлкиным Д.Ю., поскольку Вагнер Р.С. начал осуществлять деятельность по торговле пиротехнической продукцией с использованием оформления торгового павильона, сходного со спорным обозначением, с 01.10.2019, т.е. ранее даты приоритета товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 799830.

При этом Вагнер Р.С. указывал, что деятельность осуществляется им в торговых павильонах, выполненных в форме коробки с торчащими из нее ракетами, т.е. в форме, аналогичной изображению спорного товарного знака.

Вагнер Р.С. обращал внимание на то, что он также является лицензиатом общества "Красноярский Фейерверк" - правообладателя патента Российской Федерации N 111204 на промышленный образец "Павильон фейерверков" (; ; ; ; ; ; ).

Вагнер Р.С. отмечал, что после регистрации спорного товарного знака Метёлкин Д.Ю. направил заявления в правоохранительные органы о привлечении Вагнера Р.С. к административной ответственности, претензию Вагнеру Р.С. о выплате компенсации, а также подал исковое заявление о взыскании с Вагнера Р.С. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании 20.07.2022 судом первой инстанции удовлетворено ходатайство общества "Красноярский Фейерверк" о вступлении в дело в качестве соистца.

Суд первой инстанции признал Вагнера Р.С. и общество "Красноярский Фейерверк" заинтересованными в подаче искового заявления, учитывая принадлежность обществу "Красноярский Фейерверк" исключительных прав на патенты Российской Федерации N 111204 и N 111205 на промышленные образцы, предоставление Вагнеру Р.С. права их использования, а также наличие судебных споров, инициированных Метёлкиным Д.Ю.

Суд первой инстанции отметил, что регистрация спорного товарного знака на имя Метёлкина Д.Ю. в ситуации выданных ранее патентов на промышленные образцы с учетом полномочий Роспатента по проверке в ходе экспертизы заявки на товарный знак соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) свидетельствует о наличии презумпции отсутствия тождества либо сходства сравниваемых объектов патентного права и средства индивидуализации.

Суд первой инстанции обратил внимание на возможность опровержения такой презумпции в установленном законом порядке - путем подачи соответствующего возражения в Роспатент.

В ходе судебного разбирательства Вагнер Р.С. и общество "Красноярский Фейерверк" подтвердили факты их обращения в административный орган с возражениями против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию несоответствия его регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, однако сообщили, что возражение Вагнера Р.С. было отозвано.

Суд первой инстанции счел, что без опровержения презумпции отсутствия вероятности смешения двух объектов интеллектуальной собственности (в данном случае промышленного образца и товарного знака) возможно признать вероятность их смешения только в ситуации, когда предполагаемый нарушитель исключительного права использует принадлежащий ему товарный знак не в том виде, в котором он зарегистрирован.

Учитывая наличие действующей на момент рассмотрения спора презумпции отсутствия сходства либо тождества принадлежащего обществу "Красноярский Фейерверк" промышленного образца и спорного товарного знака, суд первой инстанции не усмотрел оснований для вывода о наличии в действиях Метёлкина Д.Ю. признаков, позволяющих признать их актом недобросовестной конкуренции либо способными оказывать влияние на состояние конкуренции.

Руководствуясь принципом правовой определенности, суд первой инстанции принял во внимание решение Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2022 по делу N СИП-49/2022, которым отказано в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя Туралина Александра Николаевича к Метёлкину Д.Ю. о признании актом недобросовестной конкуренции действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 799830.

При рассмотрении дела в суде кассационной инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 23.11.2022 установил, что судом первой инстанции фактически не были рассмотрены исковые требования общества "Красноярский Фейерверк" по существу. Так, в решении суда первой инстанции не перечислены доводы общества "Красноярский Фейерверк", изложенные в его исковом заявлении, отсутствует указание на представленные им доказательства, как доводам общества, так и представленным им доказательствам не дана какая-либо правовая оценка в нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал позицию суда первой инстанции о том, что сравнение спорного товарного знака с промышленным образцом может быть осуществлено только в рамках рассмотрения поданного в Роспатент возражения, однако отметил, что при рассмотрении настоящего иска может быть выполнено сравнение спорного товарного знака с фактически используемым истцами обозначением.

Помимо этого, президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что неустановление в действиях Метёлкина Д.Ю. акта недобросовестной конкуренции по отношению к Туралину А.Н. в деле N СИП-49/2022 не означает, что такой акт не допущен по отношению к истцам по настоящему спору.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции указал в решении, что общество "Красноярский Фейерверк", вступившее в дело в качестве соистца, также ссылается на недобросовестные действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак.

При этом общество "Красноярский Фейерверк" обращало внимание на следующие обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, о наличии недобросовестной конкуренции в действиях ответчика по приобретению и использованию исключительных прав на спорный товарный знак:

общество "Красноярский Фейерверк" является обладателем патента по свидетельству Российской Федерации N 111204 на промышленный образец "Павильон Фейерверков", зарегистрированного 27.09.2018 с приоритетом от 05.06.2017, а также обладателем патента по свидетельству Российской Федерации N 111205 на промышленный образец "Павильон Фейерверков", зарегистрированного 27.09.2018 с приоритетом от 05.06.2017;

общество "Красноярский Фейерверк" до даты приоритета спорного товарного знака осуществляло деятельность по продаже пиротехнических изделий через магазины, имеющие внешний вид в форме ящика и коробки с торчащими из них ракетами;

общество "Красноярский Фейерверк" и ответчик являются конкурентами на товарном рынке пиротехнических изделий, поскольку реализуют пиротехническую продукцию и предоставляют во временное пользование за денежное вознаграждение принадлежащую им интеллектуальную собственность;

Метёлкину Д.Ю. был известен факт использования спорного обозначения (внешнего вида) иными лицами, в том числе истцами, до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

у ответчика имелись намерения посредством приобретения исключительного права на спорное обозначение причинить вред обществу "Красноярский Фейерверк" или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Суд первой инстанции отметил, что в рамках дела N СИП-49/2022 был установлен факт осуществления Метёлкиным Д.Ю. хозяйственной деятельности в Центральном и Северо-Западном регионах Российской Федерации.

Вместе с тем Вагнер Р.С. не представил в материалы дела документы, подтверждающие осуществление на дату приоритета спорного товарного знака аналогичной хозяйственной деятельности в указанных регионах с использованием павильонов в виде коробки/ящика с торчащими пиротехническими изделиями.

Так, суд первой инстанции указал, что установка такого павильона Вагнером Р.С. произведена за четыре дня до даты приоритета товарного знака и на расстоянии более полутора тысяч километров от географического региона, в котором осуществлял свою деятельность предприниматель Метёлкин Д.Ю. При этом отсутствует целесообразность приобретения потребителями, проживающими на территории Северо-Западного и Центрального регионов, товаров (пиротехнических изделий) в Уральском регионе. Иные представленные Вагнером Р.С. доказательства относятся к периоду после даты приоритета спорного товарного знака.

В отношении исковых требований общества "Красноярский Фейерверк" суд первой инстанции отметил, что, поскольку решением Роспатента от 07.10.2022 патент на промышленный образец N 111205, правообладателем которого являлось общество "Красноярский Фейерверк", признан недействительным полностью, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому был выдан патент, действия иных лиц по использованию промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным.

При этом надлежащие доказательства того, что на дату приоритета спорного товарного знака осуществлялась деятельность по реализации пиротехнических изделий в торговых павильонах, внешний вид которых соответствует промышленному образцу N 111204, правовая охрана которого является действующей, в материалы дела не представлены.

Суд первой инстанции также констатировал, что в рамках дела N СИП-49/2022 установлен факт осуществления обществом "Красноярский Фейерверк" хозяйственной деятельности в Сибирском регионе (в городах Новосибирске и Красноярске). Допустимые и достаточные доказательства осуществления деятельности с использованием павильонов в спорном оформлении, в том числе в иных регионах, в материалы дела не представлены.

Принимая во внимание отсутствие целесообразности приобретения потребителем, проживающим на территории Северо-Западного и Центрального регионов, товара (пиротехнических изделий) в Сибирском регионе, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общество "Красноярский Фейерверк" и предприниматель Метёлкин Д.Ю. не могут быть признаны осуществляющими хозяйственную деятельность на одном товарном рынке, а следовательно, между ними отсутствуют конкурентные отношения. Длительное использование внешнего вида соответствующего павильона в одном географическом регионе не подтверждено.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что ответчиком представлены исчерпывающие доказательства того, что деятельность по реализации пиротехнических изделий осуществляется им с 2012 года на территории Северо-Западного и Центрального регионов, носит систематический и долговременный характер, а также представлены документы, подтверждающие использование соответствующих павильонов с ноября 2017 г. с воплощением оформления, сходного со спорным товарным знаком.

Так, первый павильон по проекту спорного товарного знака построен, установлен и введен в эксплуатацию в ноябре 2017 г. в г. Вологде, к концу 2017 года функционировали уже 4 павильона в Вологде и 2 павильона в г. Череповце. В 2018 году открыты павильоны в г. Ярославле и в Московской области, их количество увеличилось до 19 в 2018 году и до 27 - в 2019 году, что уже превышает число павильонов, открытых обществом "Красноярский Фейерверк", аффилированными с ним лицами, а также лицами, которым общество согласовало использование внешнего вида торгового павильона. В 2018 году один павильон в виде коробки фейерверков был установлен на территории надземного паркинга возле ТЦ "Драйв" 8 км МКАД в Москве, что подтверждается договором аренды от 12.12.2018 N 12-12/2018-Ф с закрытым акционерным обществом "ПКФ ТАМП", видеороликом в сети Интернет (на YouTube https://youtu.be/s1biqmlx5tU).

Суд первой инстанции также констатировал, что в материалы дела не представлены прямые доказательства известности ответчику о факте использования спорного дизайна торгового павильона иными лицами до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 799830.

Суд первой инстанции принял во внимание то, что в материалах дела отсутствуют допустимые и достаточные доказательства того, что спорное обозначение стало известно потребителям благодаря активной деятельности и финансовым вложениям истцов (косвенные доказательства известности ответчику о факте использования спорного дизайна торгового павильона иными лицами до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 799830).

Таким образом, учитывая, что на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака конкурентные отношения между ответчиком и соистцами документально не подтверждены, не установлен факт возможности оказания влияния на состояние конкуренции, а также отсутствие достоверных данных об осведомленности ответчика в отношении осуществлении иными лицами торговой деятельности в торговых павильонах сходного дизайна, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что цель Метёлкина Д.Ю. при регистрации и использовании товарного знака соответствовала основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации услуг правообладателя, поведение ответчика при приобретении и использовании исключительного права на спорный товарный знак являлось разумным и добросовестным, не выходило за рамки общепринятого в подобных ситуациях.

При этом обращение ответчика в правоохранительные органы и в суд с требованием об устранении нарушений прав правообладателя спорного товарного знака (с учетом установленных выше обстоятельств) само по себе не подтверждает наличие у ответчика недобросовестной цели при приобретении исключительных прав на указанное средство индивидуализации. Избранный ответчиком способ защиты исключительных прав на спорный товарный знак соответствует поведению, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о том, что единственной целью приобретения и использования исключительного права на товарный знак со стороны ответчика было причинение вреда истцам и приобретение необоснованных экономических преимуществ за счет этих лиц.

Учитывая указанные обстоятельства, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Вагнера Р.С. и общества "Красноярский Фейерверк".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационных жалобах доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационных жалобах, решение суда первой инстанции в необжалуемой части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В своих кассационных жалобах Вагнер Р.С. и общество "Красноярский Фейерверк" приводят довод о том, что для квалификации действий ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на средство индивидуализации, не имеет правового значения осуществление истцами и ответчиком хозяйственной деятельности в разных регионах, поскольку правовая охрана спорного товарного знака распространяется на всю территорию Российской Федерации и получение ответчиком монопольного права на использование этого обозначения влияет на состояние конкуренции.

Заявители кассационных жалоб также полагают, что для установления юридически значимых обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны ответчика не имеет правового значения и прекращение правовой охраны одного из промышленных образцов, правообладателем которого являлось общество "Красноярский Фейерверк" и право на использование которого предоставляло иным лицам, поскольку правовое значение имеет лишь фактическое использование истцами спорного оформления павильона, независимо от предоставления ему правовой охраны.

Кроме того, заявители кассационных жалоб не согласны с оценкой судом первой инстанции представленных ими в материалы дела доказательств, полагая, что они в достаточной мере подтверждают факт более раннего использования истцами, в частности обществом "Красноярский Фейерверк", спорного оформления павильона, а также позволяют установить высокую вероятность известности ответчику до даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака факта его использования иными лицами.

Заявители кассационных жалоб также отмечают, что недобросовестность ответчика подтверждается его последующим после регистрации товарного знака поведением, направленным на вытеснение конкурентов с рынка путем предъявления исков с указанием больших сумм компенсации и обращения в правоохранительные органы.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы по существу спора, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение в отношении характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В соответствии с нормой части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Согласно положениям пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 2) разъяснено, что при рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, на извлечение преимущества из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам - конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1-14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 этого Закона, статьей 10.bis Парижской конвенции.

В пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) отмечено, что на основании части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.

Как разъяснено в абзаце шестом пункта 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Проверяя наличие факта недобросовестного поведения и злоупотребления правом со стороны правообладателя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу суд может отказать.

С точки зрения определения намерений при выяснении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак изучению подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым подчеркнуть: с учетом того, что данное дело рассматривалось в рамках искового производства, действия ответчика подлежали исследованию на предмет их добросовестности по отношению к конкретным истцам, а не к иным хозяйствующим субъектам (последнее относится к полномочиям антимонопольного органа).

В отличие от дел о нарушении антимонопольного законодательства, рассматриваемых антимонопольным органом в первую очередь в публичных интересах, по судебному делу о нарушении антимонопольного законодательства в рамках искового производства суд рассматривает исковое заявление исходя из частных интересов лиц, участвующих в деле.

По делу о признании недобросовестными действий лица по приобретению и использованию исключительного права на средство индивидуализации, рассматриваемому судом без предварительного рассмотрения антимонопольным органом, сторона, заявляющая о такой недобросовестности, должна доказать нарушение своих прав на момент приобретения ответчиком исключительного права.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу N СИП-313/2017, от 02.11.2018 по делу N СИП-795/2017, от 24.06.2019 по делу N СИП-134/2018, от 28.03.2022 по делу N СИП-769/2021 и других.

На это же обращает внимание Верховный Суд Российской Федерации в пункте 61 Постановления N 2, указывая, что правом на иск обладают лица, чьи права нарушены в результате несоблюдения требований антимонопольного законодательства иными участниками гражданского оборота.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недоказанности истцами обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях Метёлкина Д.Ю. по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак признаков недобросовестной конкуренции по отношению к истцам: недоказанность того, что на дату приоритета спорного товарного знака ответчик имел информацию об использовании истцами аналогичного или сходного обозначения, является достаточным основанием для вывода о неподтвержденности наличия у ответчика недобросовестной цели по отношению к истцам.

Исходя из доказательств, представленных в материалы дела, суд первой инстанции сделал верные выводы о том, что эти доказательства не могут достоверно подтверждать широкое использование истцами оформления торговых павильонов, сходного со спорным товарным знаком, задолго до даты подачи заявки на его регистрацию (что могло бы служить косвенным подтверждением известности ответчику факта использования обозначения истцами). Вместе с тем суд первой инстанции установил, что за несколько лет до подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака ответчик уже начал использование такого оформления своих торговых павильонов.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно отметил, что в материалах дела отсутствуют прямые доказательства известности ответчику об использовании спорного оформления торговых павильонов истцами.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что применительно к случаям, когда оценивается, не являются ли действия по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, Верховный Суд Российской Федерации в пункте 169 Постановления N 10 специально подчеркивает, что цель устанавливается в том числе с учетом вероятности случайности совпадения.

При отсутствии прямых доказательств знания ответчиком об использовании истцом спорного обозначения на момент подачи заявки такое знание может быть установлено на основе косвенных доказательств в зависимости от стандарта доказывания "баланс вероятностей" - насколько вероятно, что ответчик не случайно выбрал такое же обозначение, а зная об обозначении истца.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2022 по делу N СИП-599/2021.

Объем использования спорного обозначения сам по себе не имеет значения для оценки вероятности случайности совпадения, поскольку более раннее начало использования обозначения подтверждает, что ответчик не позаимствовал это обозначение у истца.

Из материалов данного дела, с учетом установленных в рамках дела N СИП-49/2022 обстоятельств, следует, что Метёлкин Д.Ю. и общество "Красноярский Фейерверк" фактически начали использовать сходное оформление торговых павильонов приблизительно в одно время, но в разных регионах, значительно удаленных друг от друга. Вагнер Р.С. начал использовать спорное оформление торгового павильона значительно позднее ответчика.

Указанные обстоятельства, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, не позволяют достоверно утверждать, что ответчик позаимствовал это обозначение именно у общества "Красноярский Фейерверк". При этом в материалах дела отсутствуют доказательства разработки данного оформления торговых павильонов именно названным истцом.

С учетом того что в действиях ответчика по приобретению исключительного права на товарный знак судом первой инстанции не установлена недобросовестность по отношению к истцам, сами по себе его действия по защите исключительного права на принадлежащий ему товарный знак, вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, являются реализацией установленной законом возможности на защиту исключительного права и не могут быть признаны в этом случае недобросовестными.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2019 по делу N СИП-838/2018.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводами заявителей кассационных жалоб о том, что для квалификации действий ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на средство индивидуализации, не имеет правового значения осуществление истцами и ответчиком хозяйственной деятельности в разных регионах.

По смыслу права, изложенной в части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, актом недобросовестной конкуренции могут быть признаны действия лица по приобретению исключительного права на товарный знак, который является сходным до степени смешения с обозначениями, законно используемыми до даты его приоритета иными лицами (конкурентами) для индивидуализации товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака.

Правообладатель может получить преимущества в предпринимательской деятельности только за счет использования обозначения, сходного до степени смешения с обозначениями, законно используемыми до даты его приоритета иными лицами (конкурентами).

Обладая монополией именно на такое обозначение, правообладатель может причинить вред конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 по делу N СИП-448/2019.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что общество "Красноярский Фейерверк" является правообладателем объекта промышленной собственности - промышленного образца по патенту Российской Федерации N 111204, имеющего более раннюю по отношению к спорному товарному знаку дату приоритета, а следовательно, вправе продолжать использование этого объекта независимо от исключительных прав Метёлкина Д.Ю. на спорный товарный знак, т.е. возможность осуществления хозяйственной деятельности истца с использованием принадлежащего ему промышленного образца не ограничивается.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам также соглашается с доводами кассационных жалоб о том, что для установления юридически значимых обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны ответчика не имеет правового значения и прекращение правовой охраны одного из промышленных образов, правообладателем которого являлось общество "Красноярский Фейерверк" и право на использование которого предоставляло иным лицам, поскольку, действительно, правовое значение имеет лишь фактическое использование истцами спорного оформления павильона, независимо от предоставления ему правовой охраны.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что указанные неверные выводы суда первой инстанции подлежат исключению из мотивировочной части решения.

Вместе с тем в данном случае ошибочность приведенных выводов суда первой инстанции не повлияла на результат рассмотрения дела, поскольку судом первой инстанции не установлена совокупность обстоятельств, позволяющих квалифицировать действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права, за исключением приведенных выше, соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзывах на них, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы судебные расходы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2023 по делу N СИП-51/2022 оставить без изменения, кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича (ОГРНИП 312668527800070) и общества с ограниченной ответственностью "Красноярский Фейерверк" (ОГРН 1042402101444) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова

Е.Ю. Пашкова