Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2019 г. N С01-367/2019 по делу N СИП-134/2018 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции о признании действий индивидуального предпринимателя по регистрации и использованию знака обслуживания злоупотреблением правом, поскольку зарегистрировав право на знак обслуживания, ни ответчик, ни иные лица под его контролем не использовали знак в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, что свидетельствует о несоответствии фактической цели регистрации законной цели, и сделано для придания использованию обозначения статуса законности

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2019 г. N С01-367/2019 по делу N СИП-134/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 июня 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Уколова С.М., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича (Москва, ОГРНИП 304547322500051) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу N СИП-134/2018 (судьи Мындря Д.И., Силаев Р.В., Снегур А.А.)

по иску иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. (13-15 avenue Libertee, L-1931, Luxemburg), общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" (ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, оф. 4, Москва, 123376, ОГРН 1027739364443) к индивидуальному предпринимателю Печерских Николаю Николаевичу о признании действий по регистрации и использованию знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Мазаика" (ул. Демакова, д. 23, оф. 309, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1155476111911), общество с ограниченной ответственностью "Созвездие" (ул. Демакова, д. 23, оф. 401, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1155476111955), общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ул. Демакова, д. 23, оф. 503, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1155476111900), общество с ограниченной ответственностью "Альмира" (ул. Демакова, д. 23, оф. 111, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1165476069274), общество с ограниченной ответственностью "Тиара" (ул. Демакова, д. 23, оф. 503, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1165476069285), общество с ограниченной ответственностью "Гелиос" (ул. Демакова, д. 23, оф. 404, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1165476069164), общество с ограниченной ответственностью "Факел" (ул. Демакова, д. 23, оф. 211, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1165476069186), общество с ограниченной ответственностью "Верона" (ул. Станционная, д. 60/1, корп. 2/4, оф. 230, г. Новосибирск, 630096, ОГРН 1165476069362), Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (ул. Кирова, д. 3, г. Новосибирск, 63001, ОГРН 1035401913568), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича - Марканов Д.Ю. (по доверенности от 01.03.2019), Середа И.В. (по доверенности от 13.06.2019), Попович О.Н. (по доверенности от 07.06.2019);

от иностранного лица - Familia Trading S.a.r.l. - Суворов К.А. (по доверенности от 06.10.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" - Кононенко В.А. (по доверенности от 26.12.2018 N 237).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Familia Trading S.a.r.l. (далее - истец, иностранное лицо) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании действий индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича (далее также - ответчик, предприниматель) по регистрации и использованию знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

На основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" (далее - общество "МАКСИМА ГРУПП") вступило в дело в качестве соистца, о чем вынесено определение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Мазаика" (далее - общество "Мазаика"), общество с ограниченной ответственностью "Созвездие" (далее - общество "Созвездие"), общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (далее - общество "Карусель"), общество с ограниченной ответственностью "Альмира" (далее - общество "Альмира"), общество с ограниченной ответственностью "Тиара" (далее - общество "Тиара"), общество с ограниченной ответственностью "Гелиос" (далее - общество "Гелиос"), общество с ограниченной ответственностью "Факел" (далее - общество "Факел"), общество с ограниченной ответственностью "Верона" (далее - общество "Верона"), Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее - антимонопольный орган), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 требования иностранного лица и общества "МАКСИМА ГРУПП" удовлетворены. Действия предпринимателя по регистрации знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 признаны злоупотреблением правом; с Печерских Н.Н. в пользу иностранного лица и общества "МАКСИМА ГРУПП" в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины взыскано по 6 000 рублей.

Предприниматель, не согласившись с принятым по делу судебным актом, обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой от 05.04.2019, в которой с учетом заявления об уточнении требований кассационной жалобы от 14.06.2019 и дополнения к кассационной жалобе от 14.06.2019, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда от 05.02.2019 отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на несоответствии резолютивной части обжалуемого решения его мотивировочной части и заявленным исковым требованиям, поскольку полагает, что предметом спора являлись два требования неимущественного характера о признании действий ответчика по регистрации и использованию знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, которые суд квалифицировал как единое требование.

При этом, как указывает предприниматель, в мотивировочной части решения суд сделал вывод о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения требования в части признания действий ответчика актом недобросовестной конкуренции, и фактически отказал в нем, однако при разрешении вопроса о взыскании в пользу истцов судебных расходов с ответчика было взыскано 12 000 рублей, то есть отдельно за каждое требование.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда о взаимосвязи между ответчиком и третьими лицами, являющимися коммерческими организациями, противоречат друг другу, так как, с одной стороны, суд считает доказанным, что ответчик контролировал их деятельность, а с другой - суд не признает право предпринимателя на коммерческое обозначение "ФЭМИЛИ" для торговой сети.

Вместе с тем предприниматель утверждает, что не является лицом, контролирующим деятельность названной торговой сети, и полагает, что выводы суда не основаны на нормах материального права в сфере корпоративных отношений.

Кроме того, выводы суда о контроле предпринимателя над торговой сетью и о его осведомленности о судебном деле N А45-23174/2015 сделаны на основании недоказанности отрицательного факта, что, по мнению заявителя кассационной жалобы, свидетельствует о нарушении положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, с учетом длительности существования коммерческого обозначения "ФЭМИЛИ" суду следовало применить принцип аналогии закона и, приняв во внимание положения пункта 6 статьи 1483 и подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), отказать в удовлетворении требований иностранного лица.

Предприниматель также считает, что выводы суда об обстоятельствах разработки логотипа, который впоследствии использовался коммерческими организациями и был предметом споров по делам N А45-23174/2015, N А45-7981/2016 и N А45-7979/2016, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, а факт обращения предпринимателя за регистрацией указанного логотипа в качестве товарного знака до даты приоритета всех товарных знаков иностранного лица имеет существенное значение при оценке добросовестности ответчика.

Наряду с этим заявитель кассационной жалобы обращает внимание президиума Суда по интеллектуальным правам на то, что суд первой инстанции не дал надлежащую оценку его доводу о том, что подача иностранным лицом иска направлена на обход решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638798, а в действиях истцов имеются признаки злоупотребления правом, так как они реально используют не все принадлежащие иностранному лицу товарные знаки и не совершают действий по их добросовестному продвижению среди потребителей, но создают препятствия иным участникам гражданского оборота для индивидуализации своих товаров и услуг.

В дополнениях к кассационной жалобе от 14.06.2019 предприниматель настаивает на том, что с учетом разъяснений, изложенных в пункте 170 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), избранный истцами способ защиты путем заявления самостоятельного требования о признании определенных действий ответчика злоупотреблением правом является ненадлежащим и это, по мнению заявителя кассационной жалобы, также служит основанием для отмены обжалуемого решения.

Иностранное лицо представило в материалы дела отзыв, в котором просило отказать предпринимателю в удовлетворении кассационной жалобы в полном объеме.

По мнению истца, суд первой инстанции правильно определил характер спорного правоотношения и нормы права, подлежащие применению, полностью установил и исследовал фактические обстоятельства дела, всем лицам, участвующим в деле, была обеспечена возможность представления доказательств в обоснование своих требований и возражений, а доводы кассационной жалобы свидетельствуют о несогласии с изложенными в обжалуемом решении выводами и не могут являться основанием для отмены правильного судебного акта.

Как полагает иностранное лицо, рассмотрение судом единого требования о злоупотреблении правом обусловлено нормативным единством положений статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), общие положения которой восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о недоказанности аффилированности между ним и третьими лицами иностранное лицо поясняет, что фактический контроль и влияние на деятельность юридического лица возможно осуществлять и при отсутствии формально-юридических признаков согласованности действий, тем более что конечный бенефициар, как правило, не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица, в связи с чем его отношения с подконтрольными организациями не регламентированы нормативными правовыми либо локальными актами, устанавливающими правила и стандарты поведения. В рассматриваемом случае истец считает, что суд первой инстанции оценил в совокупности все прямые и косвенные доказательства, представленные в том числе самим предпринимателем, принял во внимание процессуальную непоследовательность действий ответчика и сделал обоснованный вывод о подконтрольности ему группы компаний торговой сети, использующих коммерческое обозначение "ФЭМИЛИ".

Иностранное лицо не согласно с доводом заявителя кассационной жалобы о неверном распределении судом бремени доказывания, считает, что выводы суда являются последовательными, непротиворечивыми, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на представленных в материалы дела доказательствах.

Вопреки утверждению предпринимателя, иностранное лицо настаивает на том, что спорный знак обслуживания являлся предметом судебного разбирательства по делу N А45-23174/2015, и полагает, что данный факт подтвержден соответствующими письменными доказательствами.

Кроме того, обращаясь с иском, рассмотренным в настоящем деле, истец не ставил цель обойти решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798, а сама по себе подача иска (заявления) в суд не может свидетельствовать о наличии в действиях заявителя признаков злоупотребления правом.

Общество "МАКСИМА ГРУПП" и третьи лица отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители предпринимателя поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, и просили ее удовлетворить.

Представитель иностранного лица возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемое решение без изменения, указывая на его законность и обоснованность.

Представитель общества "МАКСИМА ГРУПП" поддержал доводы представителя иностранного лица.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам по веб-адресу: http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, уточнений и дополнений к ней, в отзыве на кассационную жалобу, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как усматривается из материалов дела, судом первой инстанции установлены следующие фактические обстоятельства.

Иностранное лицо является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

комбинированный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 273592, зарегистрированный 16.08.2004 по заявке N 2003712037 от 21.06.2003 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

комбинированный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 358641, зарегистрированный 28.08.2008 по заявке N 2007709324 от 03.04.2007 в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

комбинированный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 358973, зарегистрированный 04.09.2008 по заявке N 2007709322 от 03.04.2007 в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

словесный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 379310, зарегистрированный 15.05.2009 по заявке N 2008707589 от 17.03.2008 в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 544374, зарегистрированный 29.05.2015 по заявке N 2014720050 от 27.09.2013 в отношении товаров 25-го класса и услуг 35-го класса МКТУ;

комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 543832, зарегистрированный 26.05.2015 по заявке N 2014720049 от 17.06.2014 в отношении товаров 25-го, 28-го классов и услуг 35-го класса МКТУ;

комбинированный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 584895, зарегистрированный 24.08.2016 по заявке N 2015702916 от 06.02.2015 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Общество "МАКСИМА ГРУПП" является юридическим лицом, которое управляет сетью магазинов "ФАМИЛИЯ" на территории Российской Федерации. В состав учредителей общества "МАКСИМА ГРУПП" входят иностранное лицо с 0,1 % доли в уставном капитале и общество с ограниченной ответственностью "ТКФ" (ОГРН 1097746193720; далее - общество "ТКФ") с 99,9% долей в уставном капитале. При этом учредителем общества "ТКФ" со 100 % долей в уставном капитале является иностранное лицо.

Наряду с этим общество "МАКСИМА ГРУПП" с 2002 года является администратором доменного имени www.famil.ru в сети Интернет, на сайте которого размещается информация о деятельности группы компаний и магазинов сети "ФАМИЛИЯ" / "FAMILY", а также использует товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 544374 и N 543832, принадлежащие иностранному лицу, на основании лицензионного договора от 09.03.2016, зарегистрированного за N РД0193315 (до этого в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310 - на основании лицензионного договора от 16.04.2014, зарегистрированного за N РД0145910), и разрешения компании от 31.12.2015 в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 379310, N 273592, N 358641, N 358973.

Иностранное лицо и общество "МАКСИМА ГРУПП" 12.02.2015 обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (ОГРН 1067746823099), к обществу с ограниченной ответственностью "ЛОКАТА" (ОГРН 1117746683097), к обществу с ограниченной ответственностью "Меркурий" (ОГРН 1125476171677, далее - общество "Меркурий"), к обществу с ограниченной ответственностью "Колибри" (ОГРН 1125476170654, далее - общество "Колибри") о защите исключительных прав на товарные знаки (дело N А40-24608/2015).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2015 по делу N А40-24608/2015 (том 8, л.д. 15-17) требования к обществу "Меркурий" и обществу "Колибри" были выделены в отдельное производство и направлены по подсудности в Арбитражный суд Новосибирской области, делу присвоен N А45-23174/2015. К участию в указанном деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Концепт".

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2016 по делу N А45-23174/2015 (том 2, л.д. 107-131) иск к обществу "Меркурий" и обществу "Колибри" о запрете использования обозначения, содержащего словесный элемент "ФЭМИЛИ", сходного до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации N 379310, N 273592, N 358641, N 358973 в отношении индивидуализации услуг магазинов, в том числе по реализации товаров, был удовлетворен, суд запретил обществу "Меркурий" и обществу "Колибри" использовать указанное обозначение в названных целях.

Впоследствии иностранное лицо 21.04.2016 обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исками к обществу "Меркурий" и обществу "Колибри" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации N 379310, N 273592, N 358641, N 358641, N 358973, которые были рассмотрены в делах N А45-7981/2016 и N А45-7979/2016.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 10.08.2016 производство по делу N А45-7981/2016 по иску к обществу "Меркурий" прекращено в связи с ликвидацией последнего.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 14.10.2016 по делу N А45-7979/2016 требования иностранного лица к обществу "Колибри" удовлетворены, с общества взыскана компенсация в размере 300 000 рублей за нарушение исключительных прав иностранного лица на указанные выше товарные знаки (знаки обслуживания).

В свою очередь, общество "Концепт" 09.09.2015 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к иностранному лицу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 273592 вследствие его неиспользования.

В обоснование указанного требования общество "Концепт" ссылалось на то, что является владельцем сети магазинов (около 80), оказывающих услуги 35-го класса МКТУ под обозначением "ФЭМИЛИ world", а также 09.09.2013 подало заявку N 2013731027 в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака для широкого перечня товаров 03, 05, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ обозначения "", по которой административным органом 25.05.2015 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака, в том числе в связи с наличием зарегистрированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 273592, правообладателем которого является иностранное лицо.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2015 по делу N СИП-505/2015 (том 13, л.д. 41-48) требования общества "Концепт" были удовлетворены частично: правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 273592 досрочно прекращена в части услуг 35-го класса МКТУ "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Как установлено судом первой инстанции и подтверждено сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, деятельность общества "Меркурий" прекращена 07.07.2016 по результатам процедуры добровольной ликвидации (в период рассмотрения дела N А45-23174/2015).

Участниками общества "Колибри" и общества "Концепт" 19.02.2016 (в период рассмотрения дела N А45-23174/2015) также приняты решения о ликвидации, а кроме того, общество "Концепт" признано банкротом, в отношении его имущества введена процедура конкурсного производства.

Вместе с тем в период рассмотрения дела N А45-23174/2015 созданы и зарегистрированы 16.10.2015 - общество "Мазаика" (том 1, л.д. 35-41), общество "Созвездие" (том 1, л.д. 42-48), общество "Карусель" (том 1, л.д. 49-55), имеющие одного и того же единственного участника и генерального директора Щербак М.В., а 20.02.2016 зарегистрированы общество "Альмира" (том 1, л.д. 56-62), общество "Тиара" (том 1, л.д. 63-68), общество "Гелиос" (том 1, л.д. 69-74), общество "Факел" (том 1, л.д. 75-80), также имеющие одного и того же единственного участника и генерального директора Филиппову Т.В.

При этом суд первой инстанции обратил внимание на то, что адреса всех вышеперечисленных организаций (за исключением общества "Концепт") совпадают и юридические лица зарегистрированы в одном здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 23.

На основе анализа представленных предпринимателем доказательств (договоров аренды, корпоративной газеты "ФЭМИЛИ" и т.д.) суд первой инстанции установил, что вновь созданными обществами фактически осуществлялось управление магазинами (торговыми площадями), входящими в торговую сеть "ФЭМИЛИ".

Печерских Н.Н. является правообладателем комбинированного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798, зарегистрированного 12.12.2017 по заявке N 2017717034 от 28.04.2017 в отношении услуг 35-го классов МКТУ.

Третьи лица: общество "Мазаика", общество "Созвездие", общество "Карусель", общество "Альмира", общество "Тиара", общество "Гелиос", общество "Факел", общество "Верона" - обладают неисключительными лицензиями на право использования указанного знака обслуживания на основании заключенных с предпринимателем договоров от 26.03.2018 N РД0247256, от 26.03.2018 N РД0247368, от 26.03.2018 N РД0247254, от 27.03.2018 N РД0247392, от 27.03.2018 N РД0247387, от 26.03.2018 N РД0247315, от 26.03.2018 N РД0247367, от 26.03.2018 N РД0247255 соответственно.

Изложенное позволило суду первой инстанции сделать вывод о том, что ответчик является лицом, контролирующим деятельность ряда юридических лиц, использующих обозначение "" до и после даты приоритета знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 273592, а также до и после принятия Арбитражным судом Новосибирской области судебных актов по делам N А45-7979/2016 и N А45-23174/2015.

Ссылаясь на то, что действия предпринимателя и контролируемой им группы организаций, заключающиеся в регистрации знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798, в игнорировании установленного судебными актами запрета на использование обозначения, содержащего словесный элемент "ФЭМИЛИ" и сходного до степени смешения с принадлежащими иностранному лицу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации N 379310, N 273592, N 358641, N 358973, приводят к смешению в глазах потребителей двух различных сетей магазинов розничной торговли, причиняют вред истцам, начавшим использовать товарные знаки, сходные до степени смешения с товарным знаком ответчика, ранее даты приоритета последнего, и являются недобросовестной конкурентной тактикой, иностранное лицо и общество "МАКСИМА ГРУПП" обратились в Суд по интеллектуальным правам с исками о признании действий по регистрации и использованию знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Как следует из обжалуемого решения, ответчик и третьи лица (коммерческие организации) в ходе судебного разбирательства возражали против удовлетворения заявленных исковых требований, утверждали, что истцы никогда в своей деятельности не использовали обозначение, охраняемое в качестве знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798, тогда как Печерских Н.Н. не только использовал его на протяжении длительного времени (более 13 лет), но между ним и истцами отсутствовали конкурентные отношения, поскольку сеть магазинов "ФЭМИЛИ" была локализована в Сибирском регионе, в котором истцы до ноября 2017 года не осуществляли торговую деятельность, Печерских Н.Н. получил статус индивидуального предпринимателя 03.07.2001, а иностранное лицо зарегистрировано в качестве юридического лица только 05.08.2013.

Ответчик, ссылаясь на наличие у него исключительного права на соответствующее коммерческое обозначение и авторского права на вышеуказанный логотип, а также на отсутствие умысла на причинение вреда истцам, считает, что действовал добросовестно и это само по себе исключает возможность признать оспариваемые действия злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Роспатент и антимонопольный орган мнение по существу спорных отношений не высказывали.

Исходя из правовых позиций, изложенных в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2016 N 304-ЭС16-2291, а также из оценки фактических обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств суд первой инстанции установил истинную волю истцов (направленность законного интереса), самостоятельно дал юридическую квалификацию заявленным требованиям и избранному истцами способу защиты нарушенного права и указал, что фактически настоящий спор обусловлен мнением истцов о недобросовестности действий ответчика по приобретению и использованию исключительного права на знак обслуживания ввиду наличия в них в отношении обоих истцов признаков как недобросовестной конкуренции, так и злоупотребления правом в форме обхода судебного запрета на использование обозначения, сходного до степени смешения с серией товарных знаков иностранного лица, в связи с чем суд рассмотрел заявленное требование как единое, имеющее одно фактическое основание и предмет.

По результатам рассмотрения дела суд первой инстанции пришел к выводу о том, что материалами дела не подтверждается наличие между истцами и ответчиком фактических конкурентных отношений на момент совершения ответчиком действий по регистрации права на знак обслуживания и это означает недоказанность истцами необходимой совокупности обстоятельств, свидетельствующих о возможности признания действий ответчика по приобретению и использованию знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 актом недобросовестной конкуренции в том смысле, какое в понятие "недобросовестная конкуренция" вкладывает пункт 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Вместе с тем суд первой инстанции проанализировал действия предпринимателя и пришел к тому выводу, что им осуществляется контроль деятельности ряда коммерческих организаций, которые в обход вступивших в законную силу решений Арбитражного суда Новосибирской области о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками иностранного лица, продолжили его фактически использовать.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что, зарегистрировав право на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798, ни Печерских Н.Н., ни иные лица под его контролем не использовали знак в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, что свидетельствует о несоответствии фактической цели регистрации законной цели, предусмотренной статьей 1484 ГК РФ, и сделано для придания использованию обозначения, которое было запрещено Арбитражным судом Новосибирской области в отношении услуг розничной торговли, статуса законности.

Доводы ответчика о наличии у него авторского права на логотип, положенный в основу используемого обозначения "ФЭМИЛИ", отклонены судом первой инстанции, поскольку установление обстоятельств возникновения у Печерских Н.Н. авторского права на объект изобразительного искусства не входит в предмет доказывания по настоящему делу, в котором рассматривается вопрос использования предпринимателем и иными лицам обозначения в качестве средства индивидуализации услуг розничных магазинов.

Оценивая довод ответчика о наличии у него исключительного права на коммерческое обозначение "ФЭМИЛИ", на основании которого был зарегистрирован спорный знак обслуживания, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, каковы его признаки, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного (и какого именно) предприятия, с какого момента такое использование началось, продолжается ли его использование, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. На основании исследования представленных предпринимателем доказательств суд первой инстанции пришел к тому выводу, что никакие доказательства, свидетельствующие об этом и относящиеся непосредственно к деятельности Печерских Н.Н., в материалы настоящего дела не представлены.

При изложенных обстоятельствах суд, основываясь на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, признал действия Печерских Н.Н. по регистрации знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом, в связи с чем удовлетворил исковые требования иностранного лица и общества "МАКСИМА ГРУПП".

Доводы ответчика о наличии в действиях истцов признаков злоупотребления правом, мотивированные тем, что они направлены на вытеснение с рынка Новосибирской области предпринимателя, зарегистрировавшего спорный знак обслуживания, в условиях длительного предшествующего использования обозначения "" и приобретенной им известности, проанализированы и отклонены судом первой инстанции как недоказанные. Суд указал, что сами по себе действия иностранного лица и общества "МАКСИМА ГРУПП" по подаче исков, рассмотренных в настоящем деле, не противоречат действующему законодательству и не свидетельствуют о злоупотреблении ими правом, а интерес, основанный на вступившем в законную силу судебном акте и заключающийся в необходимости его надлежащего исполнения в целях защиты и восстановления нарушенных прав, не является незаконным по смыслу статьи 10 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Так, заявителем кассационной жалобы не оспариваются выводы суда о ведении торговой деятельности в сети розничных магазинов как истцами, так и ответчиком, об известности и многочисленности магазинов-дискаунтеров "ФАМИЛИЯ", для индивидуализации которых используются принадлежащие иностранному лицу товарные знаки, а также об аффилированности между собой третьих лиц, являющихся коммерческими организациями, и об их расположении по одному адресу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В статье 14.4 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание содержащуюся в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О правовую позицию о том, что положения статьи 10.bis Парижской конвенции восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации и в части, касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию (статья 10 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", статья 14 Закона о защите конкуренции). При этом из части 1 статьи 2 Закона о защите конкуренции вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм указанного Закона и определенных статьей 10 ГК РФ правовых последствий "злоупотребления правом" и "использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции", что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Закона о защите конкуренции) обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Согласно положениям пункта 1 статьи 10 ГК РФ также не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью и иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи настоящего Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Вместе с тем, руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции верно указал, что одним из критериев для квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

В соответствии с пунктом 1 Постановления N 25 положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей закреплена в пункте 5 статьи 1 ГК РФ. Следовательно, поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

На основании приведенных норм и их официальных разъяснений президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным подход суда первой инстанции, заключающийся в том, что для признания действий какого-либо лица недобросовестными судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Кроме того, суд первой инстанции верно указал, что злоупотребление правом может иметь место в ситуации, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

С учетом оснований и предмета рассмотренных в настоящем деле исков иностранного лица и общества "МАКСИМА ГРУПП" суд первой инстанции правильно применил нормы процессуального права и определил, что при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на знак обслуживания исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Изложенное позволило суду первой инстанции прежде всего оценить действия ответчика на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве знака обслуживания, а затем, проанализировав его последующее поведение, подтвердить тот факт, что при приобретении исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 он имел нечестную цель, то есть действовал недобросовестно.

В отношении нового, не заявленного в первоначальном тексте кассационной жалобы довода о том, что обжалуемое решение подлежит отмене исходя из разъяснения, изложенного в пункте 170 Постановления N 10, поскольку избранный истцами способ защиты путем заявления самостоятельного требования о признании действий ответчика злоупотреблением правом является ненадлежащим, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Возражая против этого довода, истец указал на то, что президиум Суда по интеллектуальным правам не должен принимать его во внимание, поскольку довод отсутствовал в первоначальном тексте кассационной жалобы и заявлен за пределами срока на подачу кассационной жалобы.

Вместе с тем указанный довод принят президиумом Суда по интеллектуальным правам к рассмотрению с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции". В нем обращено внимание на необходимость соблюдения гарантированного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) права заявителя на справедливое судебное разбирательство, выражающегося, в частности, в невозможности отказа в принятии дополнений к апелляционной жалобе, представлению, содержащих новые доводы (суждения) по поводу требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, а также дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих требования, отличные от требований, ранее изложенных в апелляционных жалобе, представлении.

Верховным Судом Российской Федерации отмечено, что при принятии таких дополнений к апелляционным жалобе, представлению суду апелляционной инстанции необходимо с учетом мнения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании, обсудить вопрос о возможности рассмотрения апелляционных жалобы, представления в данном судебном заседании.

Указанный подход применяется и при рассмотрении кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам разъяснил истцу право ходатайствовать об отложении судебного разбирательства в случае необходимости.

Истец соответствующее ходатайство не заявил.

Несвоевременное раскрытие полных доводов кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам квалифицирует как злоупотребление процессуальным правом с учетом возможности полного раскрытия доводов кассационной жалобы в установленный Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации срок, но переходит к рассмотрению нового довода по существу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам критически оценивает довод заявителя кассационной жалобы об избрании истцами ненадлежащего способа защиты права и обращает внимание на то, что такие возражения не заявлялись ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа, эстоппель - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

В рассматриваемом случае представляется очевидным, что процессуальное поведение ответчика свидетельствовало о том, что он допускал возможным в качестве способа защиты требование о признании действий по регистрации и использованию знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798 как злоупотреблением правом, так и актом недобросовестной конкуренции.

То обстоятельство, что суд первой инстанции воспользовался предоставленными ему процессуальным законом (статьи 133, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) полномочиями и самостоятельно дал правовую квалификацию спорных правоотношений и заявленному требованию как единому, не изменяет характер спора и избранный истцами способ защиты.

При этом вывод суда первой инстанции о недоказанности всей необходимой совокупности обстоятельств, позволяющих признать действия ответчика актом недобросовестной конкуренции в смысле пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, сделанный исключительно вследствие неподтвержденности наличия конкурентных отношении между компанией и предпринимателем (который сам использование товарного знака не осуществлял, предоставив такое право подконтрольным ему лицам) при доказанности иных обстоятельств требуемой совокупности, не означает, что те же действия предпринимателя не могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом с учетом совокупности тех обстоятельств, которые были установлены и которые свидетельствуют о недобросовестности приобретения исключительного права на знак обслуживания.

Нельзя не отметить, что суд, устанавливая недобросовестность Печерских Н.Н., руководствовался не только положениями статьи 10 ГК РФ (которые, как и отмечено в пункте 170 Постановления N 10, не дают право на самостоятельный иск), но и положениями статьи 10.bis Парижской конвенции, которая может быть применена по делу искового производства.

При таких обстоятельствах указание заявителя кассационной жалобы на несоответствие обжалуемого решения разъяснениям, содержащимся в пункте 170 Постановления N 10, не может являться основанием для его отмены ввиду того, что Печерских Н.Н. на стадии рассмотрения дел в суде первой инстанции не исключал возможности применения такого способа защиты нарушенного права.

Данный довод, заявленный на стадии рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, квалифицируется президиумом Суда по интеллектуальным правам в качестве способа избежания ответственности за свое недобросовестное поведение.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что оспариваемое решение вынесено до принятия Верховным Судом Российской Федерации Постановления N 10.

В отношении довода о несоответствии резолютивной части обжалуемого решения его мотивировочной части и заявленным исковым требованиям президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, структура и содержание принятого по настоящему делу решения соответствуют положениям статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в описательной части обжалуемого решения содержится краткое изложение заявленных требований, а на основании части 1 статьи 168 и части 4 статьи 170 этого же Кодекса в мотивировочной части решения суд указал, в чем заключается законный интерес истцов и каким образом он понимает и квалифицирует заявленные ими требования.

Исходя из определенного характера спорных правоотношений суд первой инстанции правильно указал подлежащее применению законодательство и установил обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

С учетом положений части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть обжалуемого решения содержит выводы об удовлетворении заявленных требований в том виде, как они были квалифицированы судом, а также указание на распределение между сторонами спора судебных расходов, на срок и порядок обжалования решения.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что сами истцы возражений в части неверной квалификации спорных правоотношений либо заявленных ими требований, данной судом первой инстанции, не заявляли ни путем подачи своих кассационных жалоб, ни при рассмотрении кассационной жалобы ответчика.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что фактически суд рассмотрел одно требование, а при разрешении вопроса о возмещении судебных расходов взыскал с ответчика в пользу истцов государственную пошлину в размере 12 000 рублей, то есть за два требования (признание действий Печерских Н.Н. актом недобросовестной конкуренции (1) и злоупотреблением правом (2)), основан на неправильном понимании норм процессуального права.

В рассматриваемом случае на стороне истцов имело место процессуальное соучастие (статья 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом общим был только предмет иска, поскольку каждый из истцов защищал собственный законный интерес либо восстанавливал нарушенное право, приводя в обоснование заявленных требований самостоятельные основания.

По делу о признании недобросовестными действий лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, рассматриваемому судом, истец должен доказать нарушение своих прав на момент приобретения ответчиком исключительного права.

По делам данной категории истец - потерпевший от недобросовестного поведения нарушителя - обращается в суд с иском в защиту своего частного интереса.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2016 по делу N СИП-189/2016, от 16.07.2018 по делу N СИП-313/2017, от 02.11.2018 по делу N СИП-795/2017 и других.

Таким образом, каждый из истцов по настоящему делу выступал со связанными, но самостоятельными требованиями - просил признать действия Печерских Н.Н. недобросовестными по отношению к себе.

Согласно части 3 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно.

В части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закреплен принцип полного возмещения понесенных по делу судебных расходов с неправой стороны в пользу правой в случае удовлетворения требований.

При обращении в суд с исками иностранное лицо уплатило государственную пошлину в размере 6 000 рублей, а общество "МАКСИМА ГРУПП" - 12 000 рублей.

Поскольку суд первой инстанции признал обоснованными доводы каждого из истцов и удовлетворил заявленные ими иски, то они вправе получить возмещение в полном объеме понесенных ими судебных расходов по уплате государственной пошлины.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции правильно взыскал с ответчика в пользу каждого из истцов по 6 000 руб. (всего 12 000 рублей), а излишне уплаченные обществом "МАКСИМА ГРУПП" денежные средства возвратил ему из федерального бюджета.

Мнение о том, что государственная пошлина рассчитана судом первой инстанции за два требования - о признании действий Печерских Н.Н. злоупотреблением правом и о признании действий Печерских Н.Н. актом недобросовестной конкуренции - основано на невнимательном изучении текста решения суда, в котором с очевидностью сказано, что суд рассматривает заявленное каждым из истцов требование как одно (с. 20 решения) и соответствующим образом распределяет судебные расходы.

Об этом же свидетельствует и то, что обществом "МАКСИМА ГРУПП" уплачена государственная пошлина за два требования неимущественного характера в размере 12 000 рублей, из которых излишне уплаченные 6 000 рублей были судом возвращены.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о том, что с учетом длительности существования коммерческого обозначение "ФЭМИЛИ" суду следовало применить принцип аналогии закона и на основании пункта 6 статьи 1483 и подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ отказать в удовлетворении требований иностранного лица.

По смыслу пункта 1 статьи 6 ГК РФ принцип аналогии закона применяется в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 этого Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай и если это не противоречит их существу.

Прежде всего президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что заявитель кассационной жалобы не раскрыл, в чем он видит пробел в праве, наличие которого является одним из условий применения принципа аналогии закона.

Указанные Печерских Н.Н. нормы гражданского законодательства определяют условия, при которых заявленные обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков либо предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, в связи с чем они очевидно не регулируют отношения, являющиеся сходными с отношениями в сфере защиты конкуренции и пресечения актов недобросовестной конкуренции.

Для каждой из вышеуказанных заявителем кассационной жалобы норм предусмотрен свой порядок применения. Так, положения статьи 1483 ГК РФ являются основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака, а порядок применения статьи 1512 указанного Кодекса, устанавливающей основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны уже зарегистрированному товарному знаку, закреплен в статье 1513 ГК РФ.

Обстоятельства, при которых применяются вышеназванные нормы материального права, иные, нежели в случае, когда заинтересованное лицо просит признать определенные действия актом недобросовестной конкуренции либо усматривает в них признаки злоупотребления правом.

В обоснование своего довода заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что указанными выше нормами установлены пресекательные сроки для оспаривания правовой охраны товарного знака, в связи с чем одновременное сосуществование двух средств индивидуализации, имеющих сходство до степени смешения, не признается ущемлением прав правообладателя "старшего" товарного знака.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что защита гражданских прав не может носить бессрочный характер. Если законом срок не установлен, он выявляется с применением аналогии закона или аналогии права.

Между тем аналогия закона применяется при наличии пробела в законодательном регулировании. В настоящем же случае заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке искового производства, а следовательно, к таким способам защиты применяются правила об исковой давности.

Таким образом, пробел в законодательном регулировании отсутствует.

При этом о применении исковой давности ответчик в суде первой инстанции не заявлял.

Указание заявителя кассационной жалобы на то, что суд первой инстанции не дал надлежащую оценку его доводу о том, что подача иностранным лицом иска направлена на обход решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798, а в действиях истцов имеются признаки злоупотребления правом, опровергается содержанием обжалуемого решения, в котором приведенные возражения ответчика рассмотрены и отклонены.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при оспаривании и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что он является тождественным или имеет сходство до степени смешения с другим обозначением, в рамках административного дела возможно признание их недостаточно сходными для того, чтобы вызвать смешение. При этом сравниваются два конкретных товарных знака в том виде, как они зарегистрированы (или товарный знак и заявленное на регистрацию обозначение). В настоящем же деле исследуется не только сам знак обслуживания, но цель регистрации его ответчиком, которая с учетом фактического поведения Печерских Н.Н. была с очевидностью направлена на придание законности использованию того обозначения, которое было запрещено вступившими в законную силу судебными актами по делу N А45-23174/2015 При этом учтено, что указанный знак обслуживания использовался подконтрольными предпринимателю лицами в измененном виде, усилившем его смешение с товарными знаками иностранного лица (фактически в том виде, в котором использование было запрещено судебными актами).

Кроме того, подлежит критической оценке утверждение заявителя кассационной жалобы о том, что иностранное лицо в настоящем деле пытается обойти решение Палаты по патентным спорам и таким образом фактически оспорить отказ в удовлетворении поданного им возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 638798, поскольку в производстве Суда по интеллектуальным правам находится дело N СИП-75/2019 по заявлению иностранного лица о признании недействительным решения Роспатента от 30.09.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны указанному знаку и о признании недействительным предоставления ему правовой охраны. Судебный акт по существу спора в названном деле еще не принят.

Доводы заявителя кассационной жалобы о необоснованности выводов суда о наличии взаимосвязи между третьими лицами и ответчиком, о том, что последний является лицом, контролирующим деятельность торговой сети "ФЭМИЛИ", об осведомленности названных лиц о судебных актах, принятых по результатам рассмотрения дел N А45-23174/2015, N А45-7981/2016, N А45-7979/2016, а также о разработке и использовании предпринимателем логотипа, который впоследствии использовался коммерческими организациями и был предметом рассмотрения в перечисленных делах, обусловлены лишь несогласием с оценкой представленных в материалы доказательств, данной судом первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание заявителя кассационной жалобы на то, что согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями названного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Применительно к настоящему делу установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям суда первой инстанции, а потому президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа, правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

При изложенных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется. Кассационная жалоба предпринимателя удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу N СИП-134/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова