Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. N С01-870/2018 по делу N СИП-795/2017 Суд отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо дать надлежащую правовую оценку доводу истца о злоупотреблении правом со стороны общества при приобретении исключительного права на спорный товарный знак, а также об использовании им этого товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. N С01-870/2018 по делу N СИП-795/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 ноября 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Голофаева В.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Рубановой Олеси Валериевны (г. Воронеж, ОГРНИП 304366127100069) на решение Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 по делу N СИП-795/2017 (судьи Васильева Т.В., Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Рубановой Олеси Валериевны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.10.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 582161.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Селена" (ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 15, Москва, 125047, ОГРН 137746206179).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Рубановой Олеси Валериевны - Василенко Д.В. (до перерыва) и Пыльная Л.С. (по доверенности от 09.12.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Селена" - Попов С.А. (по доверенности от 30.01.2018), Коршунова Л.В. (по доверенности от 18.02.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Рубанова Олеся Валериевна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.10.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 582161, о признании недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Селена" (далее - третье лицо, общество "Селена").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам (с учетом письменных пояснений), предприниматель, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 23.07.2018 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального права, просит решение суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба мотивирована ошибочностью выводов суда о недоказанности предпринимателем наличия признаков злоупотребления правом в действиях общества "Селена" по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 582161 и использованию этого товарного знака.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель ссылается на то, что им были представлены доказательства наличия всей совокупности условий, необходимых для установления злоупотребления правом в названных действиях третьего лица, а именно доказательства: факта использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака; известности правообладателю факта такого использования; наличия на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака конкурентных отношений между обществом "Селена" и иными хозяйствующими субъектами; наличия у общества "Селена" намерения получить посредством приобретения исключительного права на данный товарный знак необоснованные преимущества, причинить вред хозяйствующим субъектам - конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Кроме того, предприниматель считает необоснованной ссылку суда первой инстанции на то, что он не указал, каким образом при предоставлении правовой охраны товарному знаку на имя общества "Селена" были нарушены права и законные интересы предпринимателя.

В отзыве на кассационную жалобу и в письменных пояснениях общество "Селена" возражает против доводов кассационной жалобы.

Общество "Селена" полагает, что предпринимателем не доказано, каким образом предоставление обществу "Селена" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 582161 нарушало права и законные интересы предпринимателя, а также не доказана направленность действий третьего лица по приобретению исключительного права на товарный знак и использованию этого товарного знака на причинение вреда предпринимателю.

Роспатент в письменных пояснениях на кассационную жалобу указывает на то, что содержащийся в кассационной жалобе довод о злоупотреблении обществом "Селена" своим правом при приобретении и использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 582161 не относится к компетенции Роспатента и не свидетельствует о неправомерности его решения от 31.10.2017. Роспатент отмечает, что содержащиеся в обжалуемом решении суда от 23.07.2018 выводы о соответствии указанного решения Роспатента закону предпринимателем в кассационной жалобе не оспариваются.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители предпринимателя кассационную жалобу поддержали по доводам, изложенным в ней.

Представители Роспатента и общества "Селена" возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам был объявлен перерыв до 12 часов 00 минут 26.10.2018. После перерыва судебное заседание было продолжено.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 582161 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.07.2016 на имя общества "Селена" в отношении товаров 30, 32, 33-го и услуг 35, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 13.12.2016 поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что словесный товарный знак "кулинарная лавка" не обладает различительной способностью в отношении перечисленных в свидетельстве товаров и услуг, а также указывает на их вид, место и способ их производства и сбыта. По результатам рассмотрения возражения решением Роспатента от 21.03.2017 предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 35-го класса МКТУ было признано недействительным. В отношении иных товаров и услуг правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Предприниматель 08.08.2017 подал в Роспатент новое возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, полагая, что правовая охрана предоставлена с нарушением положений подпунктов 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения этого возражения Роспатент решением от 31.10.2017 отказал в его удовлетворении, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 582161 в объеме с учетом решения от 21.03.2017.

Не согласившись с решением Роспатента от 31.10.2017, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции признал выводы Роспатента, содержащиеся в решении от 31.10.2017, законными и обоснованными.

Вместе с тем судом отклонены ссылки предпринимателя на то, что действия общества "Селена", связанные с приобретением исключительного права на спорный товарный знак и его и использованием, являются злоупотреблением правом.

Кроме того, суд первой инстанции сослался на то, что предприниматель не указал, каким образом при предоставлении правовой охраны товарному знаку на имя общества "Селена" были нарушены его права или законные интересы.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Заявителем кассационной жалобы также не оспариваются выводы суда в части соответствия решения Роспатента от 31.10.2017 положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Предпринимателем оспаривается только содержащийся в решении суда первой инстанции вывод о недоказанности наличия признаков злоупотребления правом в действиях общества "Селена" по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 582161 и использованию этого товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

В пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестным.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

Судом первой инстанции установлено, что довод предпринимателя о злоупотреблении обществом "Селена" правом при приобретении исключительного права на спорный товарный знак и его использовании, приведенный в заявлении об уточнении оснований требований от 21.05.2018, мотивирован тем, что на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 582161 обществу "Селена" было известно о том, что словосочетание "кулинарная лавка" используется иными предприятиями общественного питания для обозначения товаров и услуг, аналогичных товарам и услугам, реализуемым обществом "Селена"; третье лицо "не использует в своей деятельности товарный знак N 582161, предъявляет многочисленные претензии о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак N 582161 к предприятиям, осуществляющим аналогичную деятельность, в коммерческом обозначении которых содержится словосочетание "кулинарная лавка"; обращается в суд, запрещая использовать обозначение "кулинарная лавка" и требуя компенсацию; обращается в антимонопольные органы с заявлениями о признании действий конкурентов по использованию в коммерческом обозначении словосочетания "кулинарная лавка" недобросовестной конкуренцией, чем также вынуждает данные предприятия нести дополнительные расходы по защите своих интересов; данный товарный знак может использоваться лишь одновременно с иными товарными знаками, исключительное право на которые принадлежит ООО "Селена".".

Судом первой инстанции установлено, что в подтверждение указанных обстоятельств предпринимателем в материалы дела представлены распечатки сайтов из сети Интернет, копии претензий общества "Селена", копия лицензионного договора от 30.12.2014 N 1/01/2015 и дополнительного соглашения от 18.04.2017 N 1.

Отклоняя довод предпринимателя о злоупотреблении обществом "Селена" правом при приобретении исключительного права на спорный товарный знак, суд пришел к выводу о том, что указанные распечатки страниц сайтов из сети Интернет сами по себе не подтверждают использование иными лицами на законном основании спорного обозначения в отношении товаров (услуг), входящих в объем правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 582161. Суд отметил невозможность установления того, какими лицами и на каком основании осуществлялось опубликование указанных сведений в сети Интернет.

Суд указал, что при отсутствии исследования вопроса о законности действий третьих лиц по использованию соответствующего обозначения для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака на момент подачи обществом "Селена" заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака не имеется оснований для признания действий общества "Селена" недобросовестными.

Копии претензий общества "Селена", копии лицензионного договора от 30.12.2014 N 1/01/2015 и дополнительного соглашения от 18.04.2017 N 1 также отклонены судом первой инстанции со ссылкой на то, что действия общества "Селена" по предъявлению претензий о прекращении нарушения исключительного права на спорный товарный знак, обращению в суд с требованиями о запрете использования обозначения "кулинарная лавка" и взыскании компенсации, обращению в антимонопольные органы с заявлениями о признании действий иных лиц недобросовестной конкуренцией сами по себе не свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления правом при отсутствии в материалах дела подтверждения цели причинения вреда именно предпринимателю.

Суд также указал, что из представленных документов не представляется возможным сделать вывод о том, что именно предприниматель до даты приоритета спорного товарного знака осуществлял предпринимательскую деятельность с использованием спорного обозначения, в результате чего потребители стали ассоциировать это обозначение исключительно с ним. В свою очередь, недоказанность данного обстоятельства не позволяет, как отметил суд первой инстанции, сделать вывод о том, что имело место злоупотребление правом в отношении конкретного заявителя в целях извлечения необоснованных экономических преимуществ, при том что предпринимателем не указано, какие его права и законные интересы нарушаются правообладателем товарного знака.

Не соглашаясь с указанными выводами, предприниматель в кассационной жалобе ссылается на то, что им представлены сведения из сети Интернет об использовании обозначения "кулинарная лавка" не менее чем двадцатью предприятиями-конкурентами, о чем общество "Селена" не могло не знать ввиду общедоступности данных сведений.

Предприниматель полагает, что общество "Селена", не используя спорный товарный знак и предъявляя в то же время многочисленные претензии субъектам предпринимательства, использующим обозначение "кулинарная лавка", имело намерение посредством приобретения исключительного права на этот товарный знак получить необоснованные преимущества, причинить вред хозяйствующим субъектам - конкурентам или вытеснить их с товарного рынка.

Предприниматель считает, что, поскольку законодательством не запрещено использование обозначений, не зарегистрированных в качестве товарных знаков, отсутствие такой регистрации не могло служить основанием для отклонения судом довода о недобросовестности действий общества "Селена".

Предприниматель также считает необоснованным указание суда первой инстанции на отсутствие возникновения у потребителя при восприятии спорного товарного знака ассоциативной связи с предпринимателем, поскольку довод предпринимателя состоял в недобросовестности именно регистрации товарного знака.

Оспаривая вывод суда первой инстанции об отсутствии указания предпринимателем на то, какие его права и законные интересы нарушаются правообладателем товарного знака, заявитель кассационной жалобы отмечает, что в возражении против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку указывалось (и в последующем озвучивалось в судебном заседании 17.07.2018), что общество "Селена" направило в адрес предпринимателя претензию с требованием прекратить использование спорного обозначения. Предприниматель также ссылается на наличие в поданном в Роспатент возражении от 08.08.2017 указания на подачу предпринимателем заявки N 2016736098 на регистрацию товарного знака "Кулинарная лавка Варвары". Однако регистрации товарного знака по данной заявке препятствует спорный товарный знак.

Кроме того, в письменных пояснениях от 25.10.2018 предприниматель обращает внимание на то, что при рассмотрении его возражения в Роспатенте и в процессе судебного разбирательства по настоящему делу обществом "Селена" не оспаривалось и подтверждалось, что предприниматель использовал обозначение "Кулинарная лавка Варвары" до даты приоритета спорного товарного знака - с 2012 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что отклонение судом первой инстанции довода предпринимателя о злоупотреблении правом со стороны общества "Селена" по мотиву недоказанности предпринимателем того, какие его права и законные интересы нарушаются этим обществом, не может быть признано обоснованным ввиду следующего.

При обращении в суд истец защищает свои нарушенные или оспариваемые права и законные интересы.

По делу о признании действий лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, рассматриваемому судом, истец должен доказать нарушение своих прав на момент приобретения ответчиком исключительного права.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2016 по делу N СИП-189/2016 и от 16.07.2018 по делу N СИП-313/2017.

Из этого же исходил и суд первой инстанции по настоящему делу.

Вместе с тем при оценке обстоятельств наличия или отсутствия частного интереса предпринимателя в признании действий общества "Селена" по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 582161 недобросовестными суд отметил: "не представляется возможным сделать вывод о том, что именно ИП Рубанова О.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляла предпринимательскую деятельность с использованием спорного обозначения, в результате чего потребители стали ассоциировать спорное обозначение исключительно с ней".

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что для признания действий по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестными необязательно установление того, что потребители стали ассоциировать спорное обозначение исключительно с конкретным лицом.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Таким образом, и при отсутствии доказательств наличия ассоциативной связи исключительно с предпринимателем приобретение исключительного права на товарный знак может быть признано недобросовестным - с учетом цели действий правообладателя.

На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

В отношении утверждения суда первой инстанции "не представляется возможным сделать вывод о том, что именно ИП Рубанова О.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляла предпринимательскую деятельность с использованием спорного обозначения", президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В кассационной жалобе выражено несогласие с указанным выводом и отмечено, что "данное предприятие ["Кулинарная лавка Варвары"] использовало это название с 2012 года, то есть до даты подачи заявки на спорный товарный знак".

В заявлении об уточнении оснований заявления, поданном предпринимателем в суд первой инстанции 21.05.2018, содержалось указание на использование обозначения "Кулинарная лавка Варвары" до даты приоритета спорного товарного знака. При этом утверждалось, что "до даты подачи заявки на спорный товарный знак (то есть до 11.09.2014) обозначение "кулинарная лавка" использовали иные предприниматели в различных регионах России (не менее 20 предприятий) для организаций, осуществляющих деятельность по продаже продуктов питания и предоставлению возможности их употребления на месте. Сведения о таких предприятиях приведены в таблице на странице 14 заявления о признании спорного решения Роспатента недействительным" (том 19, л. д. 87-88).

Данное обстоятельство обществом "Селена" при рассмотрении дела в суде первой инстанции не оспаривалось, как и то, что это обозначение использовалось в том числе предпринимателем.

Общество "Селена" в ответ на указанный довод лишь утверждало, что начало использовать обозначение "кулинарная лавка" в своей деятельности еще раньше: "в материалах дела содержатся документы, подтверждающие использование ООО "Селена" словесного элемента "кулинарная лавка" в качестве коммерческого обозначения с 2007 года" (том 20, л. д. 2).

При этом в поданном в Роспатент отзыве общества "Селена" на возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 582161 самим обществом "Селена" указывалось на то, что "Кулинарная лавка Варвары" открылась в 2012 году, т.е. до даты приоритета данного товарного знака (том 6, л. д. 125).

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, надлежащая оценка обстоятельствам начала использования предпринимателем словосочетания "кулинарная лавка" судом первой инстанции не дана.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции об отсутствии частного интереса предпринимателя в признании действий общества "Селена" по приобретению исключительного права на спорный товарный знак основан на неполном исследовании материалов дела.

Не дана судом первой инстанции оценка и тому, кто первым начал использовать спорное обозначение и благодаря чьей хозяйственной деятельности спорное обозначение приобрело известность.

Вместе с тем это обстоятельство также имеет значение для настоящего дела.

При доказанности частного интереса предпринимателя оценке судом первой инстанции подлежал довод предпринимателя о широком использовании спорного обозначения иными лицами до даты его приоритета. Данное обстоятельство имеет существенное значение при установлении наличия либо отсутствия злоупотребления правом при совершении обществом "Селена" действий, направленных на получение правовой охраны в отношении спорного товарного знака.

В обоснование указанного довода предпринимателем в суд первой инстанции были представлены распечатки из сети Интернет, содержащие сведения об использовании обозначения "кулинарная лавка" различными субъектами предпринимательства (т. 19, л. д. 93-106).

Вместе с тем, отклоняя ссылки предпринимателя на данные доказательства, суд первой инстанции необоснованно исходил из необходимости наличия сведений о законности использования иными лицами спорного обозначения для разрешения вопроса о злоупотреблении правом. Суд первой инстанции отметил, что "при отсутствии исследования вопроса о законности действий третьих лиц по использованию соответствующего обозначения для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака на момент подачи обществом "Селена" заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, что в свою очередь не является предметом настоящего спора, не имеется оснований для признания действий правообладателя спорного товарного знака недобросовестными".

Суд первой инстанции правильно отметил, что вопрос о законности использования спорного обозначения третьими лицами не входит в предмет настоящего спора, вместе с этим суд фактически исходил из презумпции незаконности такого использования.

Вопреки этому президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что пока не доказано иное, действия третьих лиц считаются законными.

Кроме того, действия третьих лиц предполагаются и добросовестными (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Какие-либо сведения о незаконности действий других лиц по использованию спорного обозначения до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 582161 (например, как нарушающих исключительное право на тождественное этому товарному знаку коммерческое обозначение при наличии такового) в материалах дела отсутствуют.

С учетом того что допущенное судом первой инстанции несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привело к принятию неверного решения, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того что для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, дать надлежащую правовую оценку доводу предпринимателя о злоупотреблении правом со стороны общества "Селена" при приобретении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 582161, а также об использовании этого товарного знака и исходя из установленного принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 по делу N СИП-795/2017 отменить. Дело N СИП-795/2017 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

В.В. Голофаев