Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2023 г. по делу N СИП-1028/2022 Суд отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с доказанностью ответчиком использования спорного товарного знака в трехлетний период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2023 г. по делу N СИП-1028/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 18 июля 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ПринтА" (ул. Николаева, д. 27А, кв. 1-26, пом. 1, г. Смоленск, 214004, ОГРН 1166733061153) к иностранному лицу обществу с ограниченной ответственностью Белорусско-литовское совместное предприятие "Святовит" (г.п. Коханово, Толочинский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь, 210060) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 678736 в отношении всех товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явился представитель от общества с ограниченной ответственностью Белорусско-литовское совместное предприятие "Святовит" - Вигерич В.В. (по доверенности от 15.05.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПринтА" (далее - общество "ПринтА") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу обществу с ограниченной ответственностью Белорусско-литовское совместное предприятие "Святовит" (далее - компания "Святовит") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 678736 в отношении всех товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "ПринтА" указывает на то, что общество является ответчиком по делу N А62-5395/2021 о нарушении исключительного права на спорный товарный знак и о взыскании компенсации за его незаконное использование.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В представленном отзыве на исковое заявление компания "Святовит" сообщила, что с 1997 года осуществляет производство и реализацию экскаваторов одноковшовых в Белоруссии и в России, и использует товарный знак путем размещения его в предложениях о продаже товаров, в том числе посредством сети Интернет на российских порталах, посвященных спецтехнике и ее продаже.

В судебном заседании, состоявшемся 11.07.2023, представитель компании "Святовит" возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве на иск.

Представитель общества "ПринтА" Рубцова А.Ю. до начала судебного заседания сообщила, что присутствовать в судебном заседании не сможет в связи с участием в судебном заседании в другом суде, что зафиксировано в телефонограмме от 11.07.2023.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о начавшемся судебном процессе, в судебное заседание явку представителя не обеспечил, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, компания "Святовит" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 678736, зарегистрированного 29.10.2018 по заявке N 2018701064 с приоритетом от 28.12.2017 в отношении товаров 7-го класса "экскаваторы одноковшовые" МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении зарегистрированных товаров 7-го класса МКТУ, неиспользование правообладателем этого товарного знака для индивидуализации указанных товаров, общество "ПринтА" 30.08.2022 направило компании "Святовит" предложение о добровольном отказе от исключительного права на этот товарный знак.

Получив отрицательный ответ на досудебную претензию, по истечении установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) двухмесячного срока, общество "ПринтА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

В подтверждение факта соблюдения досудебного порядка урегулирования настоящего спора в материалы дела общество "ПринтА" представило: текст предложения и почтовые квитанции о направлении 30.08.2022 претензии, а также ответ на претензию (т. 1, л.д. 20, 51-55).

Таким образом, учитывая подачу искового заявления 14.11.2022, а также отсутствие со стороны ответчика возражений, обязательный досудебный порядок урегулирования настоящего спора, установленный статьей 1486 ГК РФ, следует считать соблюденным, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что спор может быть рассмотрен по существу.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "ПринтА" в материалы дела представило следующие документы: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с информацией об основном виде деятельности "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами"; определение Арбитражного суда Смоленской области от 06.07.2021 по делу N А62-5395/2021 о принятии искового заявления компании "Святовит" к обществу "ПринтА" о взыскании убытков за незаконное использование товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 678736 в доменном имени сайта http://ew25ml.ru/, на страницах которого предлагаются к продаже запасные части и комплектующие для экскаваторной техники.

Оценив данные документы, коллегия судей приходит к выводу о том, что общество "ПринтА" осуществляет деятельность в сфере торговли запчастей и комплектующих товаров для экскаваторной техники посредством Интернет-сайта http://ew25ml.ru/.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив доменное имя Интернет-сайта "ew25ml.ru" со спорным товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 678736,в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд пришел к выводу о сходстве данных обозначений за счет тождества элемента "EW-25-M".

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Руководствуясь вышеизложенными правилами, рекомендациями и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, коллегия судей пришла к выводу о том, что осуществляемая истцом деятельность в сфере торговли запчастей и комплектующих товаров для экскаваторной техники может быть признана однородной зарегистрированным товаров 7-го класса МКТУ "экскаваторы одноковшовые", поскольку данные товары имеют одно назначение либо общую родовую принадлежность, либо являются взаимодополняемыми, имеют сходное назначение, близкий круг потребителей.

Таким образом, принимая во внимание высокую степень сходства товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 678736 и доменного имени Интернет-сайта http://ew25ml.ru/, высокую степень однородности товаров 7-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых истец осуществляет деятельность, Суд по интеллектуальным правам полагает, что существует высокая вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте.

Кроме того коллегия судей учитывает, что наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 Кодекса), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

В рассматриваемом случае заинтересованность истца обусловлена предъявлением к нему со стороны компании "Святовит" требований о прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, при предложении к продаже и продаже однородных товаров.

При таких обстоятельствах истца следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 678736 в отношении зарегистрированных товаров 7-го класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Из пункта 166 Постановления N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В пункте 163 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (30.08.2022) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 30.08.2018 по 29.08.2022 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение фактического использования спорного товарного знака компания "Святовит" представила следующие документы: распечатки с сайта компании о продукции; заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Онлайн Медиа" договор возмездного оказания рекламных услуг от 24.06.2019 N 177-РБ в сети Интернет с дополнительным соглашением от 25.10.2021 N 1, счетом от 05.09.2022; выписки из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза; заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Ремарк" договор от 06.02.2018 N 182 по изготовлению печатной продукции со счетом-протоколом от 31.01.2020 N 139, от 14.06.2022 N 517, с товарными накладными от 07.02.2020, от 28.06.2022, от 07.07.2022; подписанные с обществом с ограниченной ответственностью "Белмаш" контракты о передаче в собственность продукции компании, с дополнительными соглашениями; с международными товарно-транспортными накладными о направлении продукции на территорию Российской Федерации от 29.06.2020, от 15.12.2021, от 01.02.2022.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорного товарного знака, приходит к выводу о доказанности ответчиком использования в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, спорного товарного знака в отношении товаров 7-го класса "экскаваторы одноковшовые" МКТУ.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении товаров 7-го класса "экскаваторы одноковшовые" МКТУ в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, несмотря на то, что истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении спорных товаров, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ПринтА" (ОГРН 1166733061153) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 678736 в отношении всех товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования, оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Р.В. Силаев