Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2023 г. N С01-1225/2023 по делу N СИП-30/2022 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2023 г. N С01-1225/2023 по делу N СИП-30/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 7 августа 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 августа 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. (Rm 203-12, 2/F, North Block 6, Polyacer E-Commerce Industrial Centre 283 Naoao Rd, Shantou, Guangdong, China) на решение Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2023 по делу N СИП-30/2022

по исковому заявлению иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. к иностранному лицу FERRERO S.p.A. (Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 Alba (CN), Italia) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 551073 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Guangdong Funway Food Co. - Каримов Д.А. (по доверенности от 13.08.2021);

от иностранного лица FERRERO S.p.A. - Озолина И.Г. и Коломыцева Ю.М. (по доверенности от 31.05.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Guangdong Funway Food Co., Ltd. (далее - компания Гуандун) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу FERRERO S.p.A. (далее - компания Ферреро) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 551073 в отношении товаров 28-го класса "игрушки" и товаров 30-го класса "кондитерские изделия" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения предмета иска).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2023 исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением, компания Гуандун обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просила отменить данное решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Компания Ферреро представила отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилась с изложенными в ней доводами, просила оставить обжалуемое решение без изменения.

В судебное заседание явились представители компании Гуандун и компании Ферреро.

Роспатент, извещенный надлежащим образом, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, ходатайствовал о рассмотрении кассационной жалобы без участия его представителя, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, компания Ферреро является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 551073, зарегистрированного 09.03.1990 (дата приоритета - 09.03.1990) в том числе в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игрушки" и товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия". Действие товарного знака распространяется на территорию Российской Федерации.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении перечисленных товаров, истец 19.10.2021 направил в адрес ответчика предложение об отказе от права на данный товарный знак на территории Российской Федерации либо о заключении лицензионного договора в отношении испрашиваемых товаров.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения компании Гуандун в Суд по интеллектуальным правам.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования в отношении упомянутых товаров 28-го и 30-го классов МКТУ истец привел следующие аргументы:

при реализации через своих партнеров на территории Российской Федерации изделий из шоколада, печенья с игрушкой-сюрпризом компания Гуандун использует сходное со спорным товарным знаком обозначение "SURPRISE";

несколько партий изготовленного истцом товара были арестованы на территории Российской Федерации в связи с привлечением контрагента компании Гуандун к административной ответственности (дела N А32-3087/2021, N А32-28515/2021, N А32-56264/2020).

В свою очередь, компания Ферреро настаивала на использовании спорного товарного знака в отношении упомянутых товаров 28-го и 30-го классов МКТУ, представила документы, подтверждающие ввоз на территорию Российской Федерации в период с 19.10.2018 по 18.10.2021 яиц из молочного шоколада с молочным слоем и игрушкой внутри, в товаросопроводительных документах на которые указано обозначение "SURPRISE".

Наряду с этим ответчик ссылался на активную рекламную кампанию своей продукции с использованием спорного товарного знака и на то, что широкая известность производимых им товаров, маркированных обозначениями как в кириллице, так и латинице, не нарушает сложившихся у потребителей ассоциаций со спорным товарным знаком.

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 12, 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также принял во внимание разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10).

Проанализировав представленные доказательства, суд первой инстанции признал досудебный порядок урегулирования спора соблюденным и отметил, что ответчик не оспаривает данное обстоятельство.

Исследовав документы истца, суд первой инстанции счел доказанной заинтересованность компании Гуандун в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Ссылаясь на пункт 3 статьи 1486 ГК РФ и установив, что исходя из даты направления истцом предложения ответчику (19.10.2021) период времени, в отношении которого правообладатель должен доказать использование спорного товарного знака, составляет с 19.10.2018 по 18.10.2021 включительно, суд первой инстанции проанализировал все представленные компанией Ферреро письменные доказательства и констатировал следующее:

компания Ферреро входит в группу компаний "Ferrero", производящих и реализующих в том числе в Российской Федерации кондитерские изделия, а также однородные им товары с использованием принадлежащих им товарных знаков;

документы ответчика доказывают использование в указанный выше трехлетний период спорного товарного знака на территории Российской Федерации при введении в оборот кондитерских изделий, в частности фигурного молочного шоколада с внутренним молочным слоем и игрушкой внутри, под обозначением "SURPRISE";

в период с 15.10.2018 по 15.10.2021 на территории Российской Федерации продано значительное количество шоколадных яиц серии "Kinder Surprise" (625 705 812 штук), являющихся кондитерскими изделиями. Фигурный молочный шоколад декларируется ответчиком в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза как частный случай кондитерских изделий из сахара, содержащих какао, при этом реализацию заявленной категории товара дополняет игрушка, которая помещена внутрь яиц из молочного шоколада;

использование на упаковке шоколадных яиц слова "KINDER" наряду со словом "SURPRISE" не препятствует восприятию последнего потребителем в качестве спорного товарного знака;

ответчик организовал активную рекламную кампанию кондитерских изделий, введенных в гражданский оборот под спорным товарным знаком, что подтверждается среди прочего опубликованными на YouTube-канале "Kinder Russia" роликами, в том числе "Kinder Сюрприз - Оживи игрушки в Applaydu!" от 24.09.2020 (более 4 800 000 просмотров), "Новый год приходит с Kinder" от 25.11.2019 (около 1 400 000 просмотров).

Представленное компанией Гуандун заключение по результатам проведенного социологического опроса суд первой инстанции критически оценил, отметив, что оно не опровергает доказательств истца об использовании спорного товарного знака, а направлено на оспаривание различительной способности данного товарного знака.

Таким образом, суд первой инстанции счел, что представленные компанией Ферреро документы, содержащие сведения об объемах продаж, позволяют сделать вывод о фактическом использовании спорного товарного знака ответчиком в отношении кондитерских изделий и игрушек, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и о соблюдении им досудебного порядка разрешения спора.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

По мнению компании Гуандун, представленные ответчиком доказательства свидетельствуют об использовании не спорного товарного знака, а товарного знака "" по международной регистрации N 666549, который и размещен на товарах компании Ферреро.

Заявитель кассационной жалобы также утверждает, что размещенное на реализуемых ответчиком товарах обозначение существенно отличается от спорного товарного знака.

Компания Гуандун полагает, что суд первой инстанции не исследовал вопрос о том, какие изменения внесены в спорный товарный знак, а также не оценил, как это повлияло на его восприятие потребителями.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что потребителям вообще неизвестны товары с обозначением "SURPRISE", независимо от изменения элементов товарного знака.

Акцентируя внимание на том, что спорный товарный знак состоит из единственного словесного элемента "SURPRISE", компания Гуандун заявляет, что представленные доказательства не подтверждают использование обозначения "SURPRISE".

С точки зрения заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не привел и не обосновал методологию, на основании которой установил воспроизведение на товарах обозначений нескольких товарных знаков, в том числе указал на отсутствие доказательств использования каждого из таких товарных знаков по отдельности.

Рассмотрев приведенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом исходя из положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

На основании пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления Пленума N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Учитывая принятое судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменение предмета иска, компания Ферреро должна была доказать использование спорного товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игрушки" и товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия" в период с 19.10.2018 по 18.10.2021.

Суд первой инстанции установил, что в подтверждение факта использования спорного товарного знака в отношении товаров 28-го и 30-го классов МКТУ компания Ферреро представила доказательства введения в гражданский оборот кондитерских изделий с игрушкой внутри, маркированных спорным товарным знаком (декларации ЕАЭС, товарные накладные, фотографии произведенных товаров, включая товары в упаковке, рекламные материалы), а также указал на значительный объем соответствующих доказательств.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что заявитель кассационной жалобы не приводит доводы, касающиеся достоверности представленных ответчиком доказательств и признания их судом допустимыми для подтверждения использования спорного товарного знака.

Доводы заявителя кассационной жалобы фактически сводятся к его несогласию с выводом суда первой инстанции об использовании именно спорного товарного знака как на самих товарах, так и в товаросопроводительной и иной документации применительно к кондитерским изделиям и игрушкам, производимым ответчиком или под его контролем и введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет данные доводы кассационной жалобы по следующим основаниям.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как верно установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, в ряде письменных доказательств, в том числе в таможенных декларациях, в декларациях на товары, на фотографиях кондитерских изделий, правообладатель использует обозначение, включающее также словесные элементы "Kinder" и "SURPRISE".

Доводы заявителя кассационной жалобы об использовании в названных документах не словесного обозначения "SURPRISE", а товарного знака "" противоречат указанным доказательствам, поскольку словесные элементы, используемые при маркировке товаров, не включают в себя словесный элемент "Киндер". Как правильно установил суд первой инстанции, и это в полной мере соответствует материалам дела, в перечисленных документах использовано именно выполненное на латинице обозначение "SURPRISE".

Примененный судом первой инстанции подход соответствует правовой позиции, сформулированной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу N СИП-745/2021, от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017, от 06.12.2021 по делу N СИП-880/2020, от 22.12.2022 по делу N СИП-20/2022, от 29.05.2023 по делу N СИП-47/2022 и других.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что использование спорного товарного знака в совокупности с товарным знаком "KINDER" и с иными товарными знаками ответчика не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану. При этом основную индивидуализирующую функцию товаров, для которой используется обозначение "Kinder SURPRISE", выполняет элемент "SURPRISE", поскольку указывает на конкретную продукцию, входящую в линейку "Kinder".

Кроме того, данный вывод соответствует ранее изложенной позиции Суда по интеллектуальным правам, подтвержденный президиумом Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении иных инициированных компанией Гуандун дел о досрочном прекращении товарных знаков со словом "СЮРПРИЗ": дело N СИП-20/2022 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2023 N 300-ЭС23-3513 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), дело N СИП-47/2022.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не отметил, какие именно товарные знаки использует правообладатель совместно со спорным товарным знаком.

Согласно положениям статьи 1486 ГК РФ при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подлежит рассмотрению вопрос об использовании именно того товарного знака, в отношении которого рассматривается вопрос о досрочном прекращении.

В свою очередь, использование иных средств индивидуализации на товаре (упаковке товара), помимо спорного товарного знака, не влияет на вывод об использовании или неиспользовании рассматриваемого обозначения.

В данном случае суд первой инстанции исходил из того, что использование спорного товарного знака подтверждается совокупностью доказательств, каждое из которых не опровергнуто ответчиком документально, а также учитывал, что истец не заявлял о фальсификации представленных ответчиком доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что всем доказательствам, представленным сторонами, включая заключение по результатам проведенного социологического опроса, суд первой инстанции дал надлежащую и мотивированную оценку. В отношении попыток ответчика опровергнуть наличие у спорного товарного знака различительной способности путем изложенных в данном заключении выводов, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что обстоятельства государственной регистрации спорного товарного знака, вопрос его соответствия требованиям законодательства, в том числе положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, суд не проверяет при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Эти обстоятельства относятся к компетенции Роспатента в ходе рассмотрения возражения заинтересованного лица (статья 1513 ГК РФ) и не подлежат анализу судом иначе как в рамках последующего судебного контроля (пункт 52 Постановления Пленума N 10).

Таким образом, суд первой инстанции верно определил круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применил законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, дал оценку всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Согласно статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда кассационной инстанции не имеется оснований для переоценки доказательств, на основании которых суд первой инстанции сделал вышеуказанные выводы.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 того же Кодекса), не допускается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон спора, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2023 по делу N СИП-30/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. (единый код общественной кредитоспособности 91440500MA4WBJJ14P) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова