Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2023 г. по делу N СИП-354/2023 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров вследствие его неиспользования, поскольку ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемой части товаров, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в соответствующей части

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2023 г. по делу N СИП-354/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 4 сентября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борзило Е.Ю., Булгакова Д.А.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зверевой А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЭФКО Косметик" (ул. Дорожная, д. 2Б, р.п. Хохольский, Хохольский р-н, Воронежская обл., 396831, ОГРН 1143668023839) к обществу с ограниченной ответственности "25 ДВ" (ул. Раздольная, д. 16, эт. 2, г. Уссурийск, Приморский край, 692519, ОГРН 1092511002462) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 676770 в отношении части товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "ЭФКО Косметик" - Шайкина Е.Д. (по доверенности от 28.11.2022), посредством веб-конференции.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Косметик" (далее - общество "ЭФКО Косметик") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственности "25 ДВ" (далее - общество "25 ДВ") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 676770 в отношении товаров 3-го класса "косметика, лосьоны для волос" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 24.08.2023 представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик в письменных пояснениях сообщил, что спорный товарный знак использовался под его контролем вплоть до 12.05.2021, то есть в пределах трехлетнего периода доказывания.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Данное обстоятельство в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в отсутствие представителя ответчика.

Роспатент в отзыве сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора, просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного заседания.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации комбинированный товарный знак "" по заявке N 2017751951 с приоритетом от 07.12.2017 зарегистрирован Роспатентом 22.10.2018 за N 676770 на имя общества "25 ДВ" в отношении, в том числе товаров 3-го класса МКТУ "парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки".

Полагая, что правообладатель не использует спорный товарный знак, общество "ЭФКО Косметик" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением от 17.01.2023 об отказе или отчуждении исключительного права на спорный товарный знак в отношении товаров 3-го класса МКТУ, описью вложений и квитанциями от 17.01.2023 в подтверждение его отправки ответчику по адресам, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и Едином государственном реестре юридических лиц.

Соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования настоящего спора ответчиком не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указал на то, что он является крупным производителем мыльной продукции на территории России, принимает участие в различных парфюмерно-косметических выставках, в подтверждение чего представил ряд скан-копий соответствующих дипломов.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров, истец пояснил, что ведет приготовления к производству и маркировке продукции под обозначением "fresh", которые являются однородными части товаров 3-го класса МКТУ, указанных в регистрации спорного знака. Так, истец обратился в Роспатент с заявкой N 2020730002 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в том числе в отношении товаров 3-го класса "мыло, включая мыло косметическое" МКТУ.

Кроме того, общество "ЭФКО Косметик" указывает, что им используются на своих товарах 3-го класса МКТУ этикетки со словесным обозначением "fresh": "" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 897562), "", "", "" (заявки N 2022783365, N 2022783063, N 2022789605 на регистрацию товарных знаков).

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд пришел к выводу о том, что истец фактически использует и имеет намерение продолжать использование обозначения "fresh" для индивидуализации косметической продукции.

Суд, оценив с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 и пункта 162 Постановления N 10 сходство спорного товарного знака с обозначениями по заявкам N 2020730002, N 2022783365, N 2022783063, N 2022789605, пришел к выводу об их определенной степени сходства за счет совпадения доминирующих словесных элементов "Фреш/fresh", несмотря на графические отличия. Суд также пришел к выводу об идентичности (однородности) товаров 3-го "косметика; лосьоны для волос" класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, с товарами того же класса, вводимых истцом в гражданский оборот, а также с товарами того же класса, указанными в заявках на регистрацию самостоятельных товарных знаков истца.

При установлении однородности товаров и услуг суд исходил из существования принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю. При этом судом принимались во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров/услуг, условия и каналы их реализации (общее место продажи / оказания услуг), круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (17.01.2023), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 17.01.2020 по 16.01.2023 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу норм статей 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товаров, услуг в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака, так и связанные с введением товаров в гражданский оборот, т.е. с доведением их до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчик представил с отзывом следующие доказательства:

1. Договор аренды помещений от 12.05.2021, заключенный между обществом "25 ДВ" и обществом с ограниченной ответственностью "Альфа-Капитал Групп";

2. Протокол N 2 общего собрания участников общества "25 ДВ"; от 28.11.2022 года;

3. Договор о передаче функций управления от 28.11.2022 года, заключенный между обществом "25 ДВ" и обществом с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ";

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "25 ДВ" о изменении сведений о юридическом лице.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком доказательства в совокупности, судебная коллегия приходит к выводу о недоказанности использования спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса "косметика, лосьоны для волос;" МКТУ.

Указанные доказательства не подтверждают введение в оборот ответчиком либо под его контролем товаров 3-го класса МКТУ с использованием спорного товарного знака.

На основании изложенного, коллегия судей пришла к выводу о том, что ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса "косметика, лосьоны для волос;" МКТУ, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в соответствующей части. Данные обстоятельства являются основанием для удовлетворения исковых требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению истцу за счет ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "ЭФКО Косметик" (ОГРН 1143668023839) удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 676770 вследствие его неиспользования в отношении товаров 3-го класса "косметика, лосьоны для волос" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "25 ДВ" (ОГРН 1092511002462) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭФКО Косметик" (ОГРН 1143668023839) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Е.Ю. Борзило

Д.А. Булгаков