Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2023 г. по делу N СИП-618/2023 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, об отказе в регистрации товарного знака, поскольку обозначения являются сходными за счет фонетического и графического критериев, ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2023 г. по делу N СИП-618/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 19 октября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рогожина С.П., Щербатых Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Беляевой Анны Александровны (Москва, ОГРНИП 314774622001182) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.03.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения, об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2021764009.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Борисанова М.П. (по доверенности от 10.02.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Беляева Анна Александровна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 31.03.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения, об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2021764009.

Заявление мотивированно тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как вызывают различное общее впечатление у потребителя, не ассоциируются друг с другом в целом.

Как утверждает предприниматель, последняя буква заявленного обозначения выполнена в виде наполненного напитком бокала, что усиливает различие в общем восприятии у потребителя по сравнению с выполненными стандартным (черным или цветным) шрифтом без дополнительных графических элементов словесными обозначениями противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, по мнению заявителя, вывод Роспатента о графическом сходстве сделан только на основе сопоставления словесных элементов противопоставленных товарных знаков между собой, но не в отношении заявленного обозначения в целом.

Вопреки выводу административного органа о том, что сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить по семантическому признаку сходства по причине отсутствия сравниваемых словесных элементов в словарно-справочных изданиях и их фантазийности, заявитель указывает, что словесные элементы "SEX" и "BERRY" спорного обозначения являются самостоятельными лексическими единицами, следовательно, их восприятие будет основываться на известном российскому потребителю семантическом значении, в то время как словесные элементы противопоставленных товарных знаков не имеют смыслового значения и являются фантазийными.

Не соглашаясь с выводом Роспатента о том, что противопоставляемые обозначения сходны до степени смешения по фонетическому признаку, предприниматель указывает, что звучание начальных частей сравниваемых обозначений является различным, в связи с чем при прочтении обозначений именно начальным частям уделяется особое внимание, нежели конечным звукам.

По мнению заявителя, товары, в отношении которых заявлено на регистрацию обозначение по заявке N 2021764009, не однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Так предприниматель указывает на то, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, не являются лекарственными, медицинскими средствами, предназначены для личного использования для интимных целей.

Таким образом, заявитель приходит к выводу, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, и товары, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, имеют различные потребительские свойства, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, имеют разное назначение и место распространения.

Роспатент представил отзыв на заявление, сославшись на несостоятельность позиции заявителя и то, что решение от 31.03.2023 является законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель административного органа возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам отзыва.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем направления почтовой корреспонденции, публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направил.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение "" по заявке N 2021764009 с приоритетом от 01.10.2021 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя предпринимателя в отношении широкого перечня товаров 3-го и 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения 31.08.2022 Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021764009, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в связи со сходством этого обозначения до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 396274, N 411313, а также с товарными знаками "", "EXBERRY", "EXBERRY" по международным регистрациям N 1545353, N 1443225, N 474808.

Заявителем 28.12.2022 подано возражение на принятое решение. При этом предпринимателем был сокращён перечень товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, в связи с чем правовая охрана оспариваемому товарному знаку испрашивается в отношении товаров 3-го класса МКТУ "гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; масла косметические; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства моющие для интимной гигиены немедицинские" и товаров 5-го класса МКТУ "гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей".

Решением Роспатента от 31.03.2023 в удовлетворении возражения заявителя было отказано, вывод экспертизы о противоречии регистрации обозначения по заявке N 2021764009 пункту 6 статьи 1483 ГК РФ поддержан.

Решение административного органа от 31.03.2023 обусловлено тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия; сравниваемые словесные обозначения являются сходными по фонетическому признаку, поскольку совпадает их звучание - противопоставленная серия товарных знаков со словесным элементом "EXBERRY" полностью фонетически входит в состав заявленного обозначения. В заявленном обозначении "SEXBERRY" и противопоставленных товарных знаках "SYBERRY", "SIBERRY" наблюдается одинаковое количество слогов, одинаковое ударение, имеет место тождество начальной буквы "S-", с которой начинается прочтение обозначений, и тождество конечных частей обозначений "-BERRY".

Административный орган также указал, что сопоставляемые словесные элементы являются сходными по графическому критерию сходства, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Визуально сравнив противопоставленные обозначения, Роспатент пришел к выводу о том, что словесные элементы данных обозначений свидетельствуют о сходном графическом написании большинства букв, в том числе, первой буквы, акцентирующей на себе внимание потребителей, а также о сходной визуальной длине обозначений.

Административный орган в оспариваемом решении указал, что оценить сопоставляемые обозначения по семантическому признаку сходства не представляется возможным в силу их фантазийного характера, обусловленного отсутствием у сравниваемых знаков смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

При этом Роспатент отметил, что в заявленном комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент "SEXBERRY", поскольку на него падает в первую очередь внимание потребителя, и он легче запоминается. Изобразительный элемент в заявленном обозначении не является существенным, оригинальным, в силу чего не несёт какой-либо важной функции в знаке. Противопоставленные товарные знаки включают в себя словесные элементы "SYBERRY", "SIBERRY", "EXBERRY", которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в знаках.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу, что при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков за основу должно быть взято сравнение словесных элементов "SEXBERRY" и "SYBERRY", "SIBERRY", "EXBERRY".

Роспатент, проведя анализ перечня товаров 3-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, пришел к выводу, что указанные товары являются однородными товарам 3-го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 396274 и по международным регистрациям N 1545353, N 1443225, поскольку относятся к косметическим и санитарно-гигиеническим средствам, препаратам для ухода за лицом, кожей и телом, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации, один круг потребителей, а товары 5-го класса МКТУ, указанные в скорректированном перечне товаров, однородны товарам 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 396274, N 411313, поскольку относятся к препаратам и веществам для медицинских целей, имеют одинаковое назначение, одинаковые каналы реализации и один круг потребителей.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением от 31.03.2023 и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, выслушав мнение явившегося в судебное заседание представителя Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2021764009 на регистрацию заявленного обозначения (01.10.2021) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 данной статьи).

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются, в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Обозначение "" по заявке N 2021764009 является комбинированным, состоит из словесного элемента "SEXBERRY", выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным полужирным шрифтом. В букве "Y" изображена волнистая, закрашенная в черный цвет линия. Правовая охрана данному обозначению испрашивается в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ на имя предпринимателя.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 396274 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ на имя иностранного лица "Ай Дабл-ю Ай АГ".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 411313 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ на имя иностранного лица "Ай Дабл-ю Ай АГ".

Противопоставленный товарный знак "" по международной регистрации N 1545353 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом различным цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ на имя иностранного лица "GNT Group B.V.".

Противопоставленный товарный знак "EXBERRY" по международной регистрации N 1443225 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ на имя иностранного лица "GNT Group B.V.".

Противопоставленный товарный знак "EXBERRY" по международной регистрации N 474808 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ на имя иностранного лица "GNT Group B.V.".

Проанализировав спорное обозначение, судебная коллегия соглашается с выводом административного органа о том, что основным индивидуализирующим элементом спорного обозначения является словесный элемент "SEXBERRY", который занимает центральное положение и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Довод заявителя о том, что последняя буква спорного обозначения выполнена в виде наполненного напитком бокала, что усиливает различие между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, выполненными стандартным шрифтом без дополнительных графических элементов, в общем восприятии у потребителя, отклоняется коллегией судей в силу того, что изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы "Y" является лишь продолжением словесного элемента "SEXBERRY" и не влияет на качественно иное восприятие товарного знака.

При этом Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

С учетом приведенных разъяснений судебная коллегия полагает, что исходя из комбинированного характера спорного обозначения при принятии оспариваемого ненормативного правового акта административный орган верно исходил из необходимости оценки степени сходства именно словесных элементов, входящих в состав каждого из сравниваемых обозначений.

Довод заявителя о том, что звучание начальных частей сравниваемых обозначений является различным, в связи с чем при прочтении обозначений именно начальным частям уделяется особое внимание, нежели конечным звукам, отклоняется Судом по интеллектуальным правам в силу следующего.

Как правомерно установлено административным органом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 396274, N 411313 являются сходными по фонетическому признаку сходства за счет сходства словесных элементов "SEXBERRY" / "SYBERRY" / "SIBERRY" обусловленного одинаковым количеством слогов, одинаковым ударением, тождеством начальной буквы "S-", с которой начинается прочтение обозначений, и тождеством конечных частей "-BERRY". А заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям N 1545353, N 1443225, N 474808 являются сходными по фонетическому признаку сходства за счет полного фонетического вхождения словесных элементов "EXBERRY" противопоставленных товарных знаков в словесный элемент "SEXBERRY" заявленного обозначения.

Таким образом, на основании наличия большинства признаков, по которым определяется звуковое сходство сравниваемых обозначений, коллегия судей приходит к выводу о высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Проведя сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по графическому признаку, учитывая основную индивидуализирующую функцию словесного элемента "SEXBERRY", а также то, что изобразительный элемент спорного обозначения оказывает второстепенное влияние на его восприятие, Роспатентом правомерно установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными по графическому признаку сходства за счет выполнения их словесных элементов "SEXBERRY" / "SYBERRY" / "SIBERRY" / "EXBERRY" буквами одного алфавита, стандартным шрифтом, а также за счет сходства их визуальной длины.

Имеющиеся графические отличия спорного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации N 1545353 правильно признаны Роспатентом не оказывающими существенного влияния на вывод об их графическом сходстве. Кроме того, коллегия судей отмечает, что графический признак сходства сравниваемых обозначений является второстепенным за счет высокого фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Анализируя сходство сравниваемых обозначений по семантическому признаку, Роспатент верно исходил из того, что словесные элементы "SEXBERRY" / "SYBERRY" / "SIBERRY" / "EXBERRY" не являются лексическими единицами какого-либо известного среднему российскому потребителю языка, в связи с чем указал на невозможность оценки сравниваемых обозначений по данному критерию сходства.

Довод предпринимателя о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому признаку сходства, поскольку словесные элементы "SEX" и "BERRY" заявленного обозначения воспринимаются потребителями как две самостоятельные лексические единицы, имеющие семантическое значение, признается судебной коллегией необоснованным.

Как правомерно отмечено Роспатентом, заявителем не представлялись сведения о том, что потребитель воспринимает словесный элемент "SEXBERRY" заявленного обозначения как две самостоятельные лексические единицы, имеющие какое-либо значение. При этом в поданной заявке на государственную регистрацию в качестве товарного знака N 2021764009, заявитель сам указал, что заявленное обозначение состоит из слова "SEXBERRY".

Также, исходя из смысла пункта 42 Правил, установления подобия или противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей необходимо сравнивать два обозначения, которые имеют семантическое значение. Если хотя бы одно обозначение не имеет семантического значения, то определение сходства по семантическому признаку не представляется возможным.

Вместе с тем словесные элементы "SEXBERRY" / "SYBERRY" / "SIBERRY" / "EXBERRY" сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами какого-либо известного среднему российскому потребителю языка.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что провести анализ по семантическому признаку сходства в отношении сравниваемых обозначений не представляется возможным.

Исходя из вышесказанного, в результате методологически правильно проведенного сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что эти обозначения являются сходными за счет фонетического и графического критериев, ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Из разъяснений, содержащихся в абзаце втором пункта 162 Постановления N 10, следует, что смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Следовательно, и при определении степени сходства (влияющей в итоге на вероятность смешения) учитываются вероятные ассоциации потребителей. При этом оценка вероятности смешения средств индивидуализации должна быть произведена в целом, как его воспринимает потребитель, а не только отдельных частей обозначения с отдельными частями противопоставленного обозначения.

Кроме того, необходимо отметить, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два товарных знака и оценить их различие в деталях, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о товарном знаке, виденном ранее.

В связи с изложенным, даже в том случае, если при восприятии сравниваемых в настоящем деле обозначений потребитель понимает, что они не идентичны, он может посчитать, что они принадлежат одному лицу, что не соответствует действительности.

В связи с вышеизложенным, степень сходства суд оценивает в качестве высокой.

Применительно к вопросу об однородности товаров, в отношении которых отказано в регистрации спорного обозначения и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, судебная коллегия отмечает следующее.

Устанавливая однородность товаров 3-го класса МКТУ "гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; масла косметические; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства моющие для интимной гигиены немедицинские" в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по спорной заявке, товарам 3-го класса МКТУ "вазелин косметический; дезодоранты для личного пользования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; мыла; наборы косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]", для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 396274, а также товарам 3-го класса МКТУ "эфирные масла и ароматические экстракты", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по международным регистрациям N 1545353, N 1443225, Роспатент обоснованно исходил из того, что указанные товары относятся к косметическим и санитарно-гигиеническим средствам, препаратам для ухода за лицом, кожей и телом, следовательно, соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации (торговые центры, магазины косметики и парфюмерии), один круг потребителей.

Проанализировав перечень товаров 5-го класса МКТУ "гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей", в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что эти товары являются однородными товарам 5-го класса МКТУ "вазелин для медицинских целей; мази; мази для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 396274, а также товарам 5-го класса МКТУ "вазелин для медицинских целей; мази; мази для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; смазки для медицинских целей", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 411313, поскольку указанные товары относятся к препаратам и веществам органического происхождения, в состав которых входят в основном различные натуральные и синтетические воски, используемые в медицинских и иных целях, следовательно, соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение (вещества, облегчающие трение, защита слизистой оболочки от появления микротрещин и раздражения, снятие болевых ощущений и повышение комфорта), одинаковые каналы реализации (продаются в аптечных сетях) и один круг потребителей, являются взаимозаменяемыми.

Подобные условия реализации увеличивают риск смешения товаров потребителями и свидетельствуют о возможности вывода об их однородности.

В отношении довода заявителя о том, что сравниваемые товары не могут быть признаны однородными за счет различных потребительских свойств, отличающегося функционального назначения, отсутствия взаимодополняемости и взаимозаменяемости, суд полагает необходимым указать следующее.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

С учетом изложенного административный орган, проанализировав однородность товаров с позиции каждого из критериев в их совокупности и взаимосвязи, пришел к обоснованному выводу о том, что сравниваемые товарные позиции, маркированные спорным и противопоставленными обозначениями за счет своей совместной встречаемости в гражданском обороте, соседства в общих местах продаж и единства круга потребителей, способны породить представление о происхождении этих товаров из одного источника. При этом различие сравниваемых товаров по отдельным критериям не опровергает общий вывод об их однородности с учетом конкретных фактических обстоятельств настоящего дела.

Указание заявителя на то, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, не являются лекарственными, медицинскими средствами, предназначены для личного использования для интимных целей, не является надлежащим образом обоснованным, а, кроме того, очевидным для среднего российского потребителя, не владеющего специальными познаниями в специфике производства товаров для интимных целей.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, чем правомерно обусловлен отказ административного органа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ.

Исходя из изложенных обстоятельств суд не находит оснований для признания решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по спорной заявке не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку оспариваемое решение Роспатента соответствует требованиям закона и применимых при рассмотрении настоящего дела нормативных правовых актов, оно не может быть признано недействительным.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Беляевой Анны Александровны (ОГРНИП 314774622001182) оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.Ю. Щербатых