Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2024 г. N С01-2882/2023 по делу N А33-10224/2023 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о защите исключительных прав, поскольку анализ однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца и для которых ответчик использовал спорное обозначение, судами первой инстанции не проводился

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2024 г. N С01-2882/2023 по делу N А33-10224/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 февраля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Голофаева В.В., Деменьковой Е.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адняевым М.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Красупаксервис" (Северное шоссе, д. 7, оф. 219, г. Красноярск, 660118, ОГРН 1142468005602) на решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.08.2023 по делу N А33-10224/2023 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.11.2023 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Красупаксервис" к индивидуальному предпринимателю Бурдуковскому Евгению Владимировичу (г. Красноярск, ОГРНИП 320246800079257) о защите исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Красупаксервис" - Гаврилович Ю.Ю. (по доверенности от 22.03.2023);

от индивидуального предпринимателя Бурдуковского Евгения Владимировича - Рагило К.В. (по доверенности от 20.06.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Красупаксервис" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бурдуковскому Евгению Владимировичу о запрете использовать в гражданском обороте, в том числе предложение к продаже, рекламу (в том числе, в сети "Интернет", на сайте https://krasupak.ru/), а также изготовление, продажу и хранение с целью продажи товаров с использованием словесного обозначения "KrasUpak", сходного с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 872646; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 872646 в размере 2 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.08.2023, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.11.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, истец просит отменить указанные судебные акты.

В отзыве на кассационную жалобу и дополнении к нему ответчик возражал против ее удовлетворения, полагая обжалуемые судебные акта законными и обоснованными.

Представители истца и ответчика приняли участие в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель истца поддержал кассационную жалобу, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, обществу принадлежит исключительное право на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 872646 с приоритетом от 18.08.2021, зарегистрированный 01.06.2022 в отношении широкого перечня товаров 6, 16, 17, 20, 21-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе в отношении упаковочных материалов.

Истец использует упомянутый товарный знак при производстве и реализации на территории Российской Федерации упаковки и иных товаров.

Истцу стало известно о том, что на главной странице сайта ответчика https://krasupak.ru/ содержится сходное с его товарным знаком обозначение "", что подтверждается нотариально заверенным протоколом о производстве осмотра доказательств от 29.03.2023 N 24 АА 5027100.

Истец произвел контрольную закупку у ответчика, в ходе которой приобрел товар (пленка стрейч вторичная), что подтверждается универсальным передаточным документом от 04.04.2023 N УТ615.

Истец не давал ответчику разрешение на использование упомянутого товарного знака, в связи с чем направил в адрес ответчика претензию с требованиями о прекращении дальнейшего незаконного использования сходного с его товарным знаком обозначения.

Поскольку ответчик оставил претензию без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о принадлежности истцу исключительных прав на упомянутый товарный знак.

Наряду с этим суды первой и апелляционной инстанций установили, что ответчик осуществляет, в частности, деятельность по реализации упаковочных материалов и является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 911295 с приоритетом от 17.07.2022, зарегистрированного 14.12.2022 в отношении широкого перечня товаров 6-го, 16-го, 17-го, 20-го, 21-го классов МКТУ, в том числе в отношении упаковочных материалов.

Суды первой и апелляционной инстанций установили также, что ответчик использует комбинированное обозначение со словесными элементами, выполненными кириллицы белого цвета "упаковка для вашего бизнеса", а также буквами латинского алфавита - "KrasUpak.ru". Изобразительная часть обозначения содержит стилизованный рисунок рулона ленты красного цвета. Суды сочли, что элемент "KrasUpak.ru", используемый в обозначении ответчика, является транслитерацией и составной частью его товарного знака.

Сравнивая товарный знак истца с используемым ответчиком обозначением, суды первой и апелляционной инстанций констатировали отсутствие графического сходства между ними за счет различия их стилистики, приняв во внимание их разный шрифт (толщина, высота и ширина букв), разные алфавит и цветовую гамму.

Суд первой инстанции установил отсутствие фонетического сходства сравниваемых обозначений за счет совпадения только одного слога "Крас-" из элементов "КрасУпакСервис" / "КрасЮпэк", расположенного в начале указанных слов.

В свою очередь суд апелляционной инстанции в отношении фонетического критерия сходства указал: звуковое сходство определяется совпадением элемента "Крас-", а также наличием совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях "-Упак-" и "-Юпак", что явно недостаточно для вывода о смешении обозначения по фонетическому критерию.

При таких обстоятельства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений и заключили, что использование ответчиком обозначения "" в сочетании с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 911295, права на который принадлежат ответчику, не затрагивает права истца и не нарушает их.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли во внимание, что при рассмотрении заявки N 2022747854 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака административный орган не противопоставил ему спорный товарный знак истца, что также, по мнению суда первой инстанции, свидетельствует об отсутствии между ними сходства.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, коллегия судей установила, что ее заявитель не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у истца исключительных прав на упомянутый товарный знак.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части указанных выводов коллегия судей не проверяет.

В кассационной жалобе истец выражает несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства спорного товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, отмечая, что при сравнении данных обозначений суды первой и апелляционной инстанций нарушили методологию определения сходства обозначений.

По мнению общества, сильным элементом его товарного знака является словесный элемент "КрасУпакСервис", фонетически тождественная часть которого ("KrasUpak") используется ответчиком.

Заявитель кассационной жалобы подчеркивает, что, несмотря на регистрацию ответчиком своего товарного знака, он как до, так и после регистрации продолжает использовать именно товарный знак истца.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение представителей сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судами первой и апелляционной инстанций методологии установления сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и вероятности их смешения в гражданском обороте (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения обозначений в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10).

В пункте 162 Постановления Пленума N 10 отмечено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при определении вероятности смешения обозначений необходимо выполнить три шага:

определить степень сходства обозначений;

определить степень однородности товаров;

с учетом степени однородности товаров и степени сходства обозначений, а также перечисленных в пункте 162 Постановления Пленума N 10 дополнительных обстоятельств определить наличие или отсутствие вероятности смешения в гражданском обороте.

При выполнении первого шага необходимо учитывать следующее.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил N 482.

Исходя из пункта 44 Правил N 482, комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при анализе обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы. Дальнейшие выводы о сходстве сопоставляемых обозначений зависят от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, т.е. способности отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Безусловно, и для определения сильного элемента в обозначении имеет значение размер и расположение каждого элемента, однако сильный элемент не может определяться исключительно из визуального восприятия обозначения, поскольку индивидуализация осуществляется потребителем не только по зрительному впечатлению, но и на основе слухового восприятия.

Именно поэтому в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

В нарушение изложенной методологии, суды первой и апелляционной инстанций не определили, какие элементы, входящие в сравниваемые обозначения, относятся к сильным элементам, выполняющим основную индивидуализирующую функцию, а какие слабыми, какие из них являются сходными (тождественными), влияющими / не влияющими на вывод о сходстве сопоставляемых обозначений (товарного знака истца и обозначения ответчика в том виде, в котором оно фактически им используется).

Из обжалуемых судебных актов усматривается, что, делая вывод об отсутствии сходства товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия между ними графического сходства.

Устанавливая частичное фонетическое сходство, суды первой и апелляционной инстанций сочли, что элемент "KrasUpak.ru", используемый в обозначении ответчика, является транслитерацией и составной частью его товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 911295 и подчеркнули, что при экспертизе заявки на регистрацию этого товарного знака Федеральной службой по интеллектуальной собственности ему не был противопоставлен спорный товарный знак истца, что, по мнению судов, свидетельствует об отсутствии их сходства. При этом суды не сделали вывод о том, что ответчик использует свой товарный знак.

Вместе с тем коллегия судей полагает необходимым также отметить, что при установлении факта нарушения исключительного права истца на спорный товарный знак сравнению подлежат этот товарный знак и обозначение ответчика именно в том виде, в котором оно фактически используется последним. Отсутствие сходства между какими-либо иными обозначениями не имеет правового значения.

Анализ однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца и для которых ответчик использовал спорное обозначение, судами первой и апелляционной инстанций не проводился.

Таким образом, суд кассационной инстанции полагает вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и спорного обозначения ответчика обычными потребителями соответствующих товаров и услуг преждевременным, не соответствующим нормам материального права и разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления N 10, поскольку суды первой и апелляционной инстанций не исследовали и не установили все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе на предмет наличия или отсутствия нарушения ответчиком исключительного права истца, а в случае, если будет установлено такое, оснований для применения гражданско-правовой ответственности и ее размера, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует учесть изложенное, устранить допущенные нарушения, надлежащим образом исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, дать оценку всем доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, установить на основании полной и всесторонней оценки представленных в материалы дела доказательств наличие или отсутствие нарушения исключительного права истца на спорный товарный знак, при доказанности нарушения установить наличие / отсутствие оснований для удовлетворения требования о запрете использования спорного обозначения, определить размер компенсации и принять законный судебный акт.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.08.2023 по делу N А33-10224/2023 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.11.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело N А33-10224/2023 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.В. Деменькова