Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2024 г. по делу N СИП-1200/2023 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с высокой вероятностью смешения спорного обозначения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2024 г. по делу N СИП-1200/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 20 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление с ограниченной ответственностью "МАРГОН" (ул. Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение 30, офис 18, Москва, 117041, ОГРН: 1127746733509) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.08.2023 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 22.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2022720408.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МАРГОН" - Солдатова В.Ю. (по доверенности от 25.10.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Елагина Д.К. (по доверенности от 29.06.2023 N 01/4-32-1189/41и).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МАРГОН" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.08.2023 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 22.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака "" по заявке N 2022720408 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В обоснование заявленных требований общество указывает на необоснованность выводов Роспатента о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку противопоставленные сведения об известной продукции "BONAQUA" / "БОНАКВА" и соответствующие товарные знаки, используются и зарегистрированы в отношении товаров, которые неоднородны испрашиваемым товарам. В частности, признавая товары однородными, Роспатент не учел, что они не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемым, у них отсутствует сходство потребительских свойств и функционального назначения.

При этом общество отмечает, что оспариваемый ненормативный правовой акт не основан на конкретных доказательствах, свидетельствующих о наличии у потребителя устойчивой ассоциации словесного элемента "BONAQUA" / "БОНАКВА" с безалкогольной продукцией иностранной компании "Coca-Cola", которая при этом публично заявила о закрытии производства и уходе с российского рынка.

Общество также отмечает, что компания "Coca-Cola" никогда не производила пиво и иные алкогольные напитки, бренды данной компании узнаваемы только в отношении безалкогольных напитков, в то время как добавление элемента "STRONG" усиливает связь заявленного обозначения с алкогольными напитками, поскольку указывает на крепость напитка и не имеет смысла в отношении безалкогольных напитков.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагает, что оспариваемое решение является законным и не нарушает прав и законных интересов общества.

Возражая против доводов заявителя о невозможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю, административный орган приводит сложившуюся судебную практику о том, что возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

Вопреки доводам заявителя административный орган отмечает, что он установил широкую известность обозначения "BONAQUA" / "БОНАКВА" на территории Российской Федерации.

Констатируя высокую степень сходства заявленного обозначения с товарными знаками компании "Coca-Cola" с элементом "BONAQUA" / "БОНАКВА", Роспатент обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении такого товара 32-го класса МКТУ как "пиво", которое однородно испрашиваемым товарам 33-го класса МКТУ.

Административный орган отмечает, что факт неиспользования товарного знака устанавливается в рамках спора о досрочном прекращении правовой охраны соответствующего товарного знака вследствие его неиспользования, с учетом отсутствия сведений о принятии соответствующих судебных актах, довод заявителя об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в ввиду неиспользования компанией для товаров 32-го класса МКТУ является необоснованными.

Через электронный сервис "Мой Арбитр" 26.01.2024 заявитель представил возражения на отзыв Роспатента, в которых подвергает также сомнению вывод административного органа об отсутствии у словесного элемента "STRONG" и "СТРОНГ" различительной способности для заявленных товаров 33-го класса МКТУ.

Помимо этого, 29.01.2024 общество представило заявление о приобщении к материалам дела документов, подтверждающих направление в адрес компании "Coca-Cola" претензии с предложением обратиться в Роспатент в отношении принадлежащих ей товарных знаков с элементом "BONAQUA" / "БОНАКВА" об отказе от товара 32-го класса "пиво" МКТУ, либо о даче соглашения на регистрацию сходных товарных знаков.

В судебном заседании 05.03.2024 представитель общества выступил по существу заявленных требований и просил удовлетворить заявление.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, дополнениях к нему и отзывах на него, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов административного дела, общество обратилось 01.04.2022 с заявкой N 2022720408 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 33-го класса "алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков; водка; водка анисовая; водка вишневая; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" МКТУ.

По результатам рассмотрения указанной заявки 22.02.2023 Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2022720408, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы "STRONG" и "СТРОНГ" ("strong" - в переводе с английского языка "сильный/крепкий"; "стронг" - транслитерация буквами русского алфавита слова "strong" (см. Интернет https://translate.google.com/) не обладают различительной способностью и указывают на свойства заявленных товаров 33-го класса МКТУ; а также заявленное обозначение сходно с серией товарных знаков со словесным элементом "BONAQUA" / "БОНАКВА" по свидетельствам Российской Федерации N 889688, N 905029 N 765866, N 742569, N 680749, N 618790, N 449938, N 429531, N 424600, N 424599, N 414936, N 342013, N 342011, N 307391, N 307390, N 300726, зарегистрированных на имя иностранной компании "Дзе Кока-Кола Компани" в отношении однородных товаров 32-го ("пиво"), 33-го классов МКТУ.

Кроме того, согласно информации, размещенной в сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое американской компанией Кока-кола ранее даты подачи заявленного обозначения для индивидуализации товаров, однородных заявленным.

В данных обстоятельствах однородность товаров, в отношении которых испрашивается заявителем регистрация заявленного обозначения и для которых используется американской компанией обозначение "BONAQUA", "БОНАКВА", рассматривалась шире, поскольку компания Кока-кола имеет широкую известность на рынке, и то обстоятельство, что компания покинула рынок Российской Федерации, не отменяет создание угрозы смешения и введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с этим административный орган пришел к выводу, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество обратилось 22.06.2023 с возражением с доводами, которые аналогичны заявленным.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент 18.08.2023 решил отказать в его удовлетворении и оставить в силе решение от 22.02.2023.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган исходил из того, что основным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении является слово "BONAQUA" и его транслитерация буквами русского алфавита - слово "БОНАКВА", а словесный элемент "STRONG" / "СТРОНГ" ("strong" переводится с английского языка как "сильный/крепкий") является элементом, характеризующим свойства заявленных товаров. Заявитель не оспаривает вывод о неохраноспособном характере словесного элемента "STRONG" / "СТРОНГ".

Принимая во внимание сведения о широкой известности безалкогольного напитка "BONAQUA", "БОНАКВА", использование этого обозначения для маркировки товаров 33-го класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, административный орган пришел к выводу о том, что спорное обозначение способно дезориентировать потребителя с точки зрения вида напитка и его изготовителя, а следовательно, регистрация заявленного обозначения будет противоречить пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент констатировал, что за счет тождества словесных элементов "BONAQUA" / "БОНАКВА" заявленное обозначение сходно с серией товарных знаков: [1] "" по свидетельству Российской Федерации N 889688, [2] "" по свидетельству Российской Федерации N 905029, [3] "" по свидетельству Российской Федерации N 765866, [4] "" по свидетельству Российской Федерации N 742569, [5] "" по свидетельству Российской Федерации N 680749, [6] "" по свидетельству Российской Федерации N 618790, [7] "" по свидетельству Российской Федерации N 449938, [8] "" по свидетельству Российской Федерации N 429531, [9] "" по свидетельству Российской Федерации N 424600, [10] "" по свидетельству Российской Федерации N 424599, [11] "" по свидетельству Российской Федерации N 414936, [12] "" по свидетельству Российской Федерации N 342013, [13] "" по свидетельству Российской Федерации N 342011, [14] "" по свидетельству Российской Федерации N 307391, [15] "" по свидетельству Российской Федерации N 307390, [16] "" по свидетельству Российской Федерации N 300726, выполненных буквами русского и латинского алфавита, по фонетическому и графическому признакам. При этом наличие серии товарных знаков усугубляет сходство и возможность ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Административный орган отметил, что фантазийный характер словесных элементов "BONAQUA" / "БОНАКВА" не позволяет оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства, что приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Поскольку Роспатент констатировал однородность товаров 32-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, в частности товара "пиво", с испрашиваемыми товарами 33-го класса МКТУ по спорной заявке, административный орган пришел к выводу о невозможности регистрации заявленного обозначения ввиду несоответствия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с принятым административным органом решением от 18.08.2023 и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения административного органа заявителем соблюден, что не оспаривается административным органом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (01.04.2022) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При применении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ суду необходимо провести оценку вероятности смешений обозначений, сделав выводы о степени сходства; провести сравнение перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности; а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительную способность старших знаков, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие). Установление всех этих обстоятельств должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков (знаков обслуживания).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (противопоставленных товарных знаков, знаков обслуживания) (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд должен учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015)).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления N 10, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В результате проведенной экспертизы Роспатент противопоставил заявленному обозначению "" следующие товарные знаки: "" по свидетельству Российской Федерации N 889688, [2] "" по свидетельству Российской Федерации N 905029, [3] "" по свидетельству Российской Федерации N 765866, [4] "" по свидетельству Российской Федерации N 742569, [5] "" по свидетельству Российской Федерации N 680749, [6] "" по свидетельству Российской Федерации N 618790, [7] "" по свидетельству Российской Федерации N 449938, [8] "" по свидетельству Российской Федерации N 429531, [9] "" по свидетельству Российской Федерации N 424600, [10] "" по свидетельству Российской Федерации N 424599, [11] "" по свидетельству Российской Федерации N 414936, [12] "" по свидетельству Российской Федерации N 342013, [13] "" по свидетельству Российской Федерации N 342011, [14] "" по свидетельству Российской Федерации N 307391, [15] "" по свидетельству Российской Федерации N 307390, [16] "" по свидетельству Российской Федерации N 300726, зарегистрированные на имя компании "Coca-Cola".

Вышеуказанные товарные знаки представляют собой словесные и комбинированные обозначения, в которых в силу своего размера и пространственного расположения основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент "BONAQUA" / "БОНАКВА". Таким образом, данные товарные знаки образуют серию, объединенную словесным элементом "BONAQUA" / "БОНАКВА".

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 этих же Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сравнив спорное обозначение с противопоставленными ему товарными знаками, руководствуясь изложенными в Правилах N 482 положениями, Роспатент установил, что ввиду вхождения фонетически тождественного элемента "BONAQUA" / "БОНАКВА" в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом административный орган, вопреки соответствующему доводу заявителя, верно исходил из того, что словесные элементы "STRONG" и "СТРОНГ" заявленного обозначения характеризуют испрашиваемые товары 33-го класса МКТУ, относящиеся к алкогольным напиткам, а именно: указывают на их свойства (крепкие), в силу чего не могут выполнять индивидуализирующую функцию и являются неохраняемыми.

Коллегия судей отклоняет довод общества о том, что спорное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по фонетическому, графическому, семантическому признакам за счет из выполнения буквами разных алфавитов, написанием разными шрифтами и наличие в составе обозначение иных элементов, в том числе в заявленном обозначении элемента "STRONG" / "СТРОНГ".

В соответствии с выработанными правоприменительной практикой обозначение комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

При этом следует учитывать, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный, а также то, что значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Вместе с тем иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемый путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Таким образом, принимая во внимание вхождение одного обозначения в другое, в рассматриваемом споре при полном совпадении словесных элементов "BONAQUA" / "БОНАКВА", спорное обозначение следует признавать сходным с противопоставленными товарными знаками по фонетическому признаку, что правомерно было установлено Роспатентом при рассмотрении возражения общества.

В отношении семантического сходства административный орган верно отметил, что отсутствие слов "BONAQUA" / "БОНАКВА" в общедоступных словарно-справочных источниках не позволяет провести оценку по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Данное обстоятельство заявителем не подвергалось сомнению при рассмотрении возражения.

Коллегия судей отмечает, что незначительное графическое отличие спорного обозначения и противопоставленных знаков не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющаяся графическая проработка элемента "BONAQUA" / "БОНАКВА" не приводит к сложности в его прочтении, изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие противопоставленных товарных знаков.

Следует также учитывать, что словесный элемент "BONAQUA" / "БОНАКВА" является доминирующим в сравниваемых обозначениях, а также является серияобразующим.

Как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, угроза смешения противопоставляемых знаков усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков.

При этом добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение несходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу N СИП-660/2017, от 23.07.2018 по делу N СИП-62/2018, от 17.09.2018 по делу N СИП-61/2018.

Графические различия спорного знака и противопоставленных товарных знаков, связанные с наличием в них иных элементов, частично изменяющих восприятие товарных знаков, не играют в рассматриваемом случае существенной роли ввиду фонетического сходства доминирующих словесных элементов, обусловленного близостью заложенных в сравниваемых обозначениях идей и их фонетической окраски.

Таким образом, заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки обладают высокой степенью сходства.

Относительно однородности товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана по спорной заявке и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как отмечено в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Коллегия судей, самостоятельно проведя анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и товаров, указанных в перечне регистрации противопоставленных товарных знаков, установила следующее.

Государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, вино, вина игристые, вина игристые жемчужные, напитки слабоалкогольные газированные, напитки слабоалкогольные, кроме пива; напитки алкогольные фруктовые и ягодные, напитки алкогольные фруктовые и ягодные газированные, напитки алкогольные виноградосодержащие; виски, джин, ром, ликеры; водка, водка анисовая, водка вишневая".

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товара 32-го класса МКТУ "пиво".

Следует отметить, что согласно статье 2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В связи с этим испрашиваемые товары 33-го класса МКТУ и товар 32-го класса МКТУ "пиво" противопоставленных товарных знаков относятся к одной группе товаров, а именно: к алкогольной продукции.

В силу указанного сравниваемые товары характеризуются общими для указанной группы товаров признаками - одним кругом потребителей (лица старше восемнадцати лет, употребляющие алкогольные напитки), одинаковым назначением (употребление в качестве напитка), едиными условиями реализации (в продуктовых магазинах розничной торговли, а также в ликероводочных магазинах и алкомаркетах).

Таким образом, испрашиваемые товары 33-го класса МКТУ и товар 32-го класса МКТУ "пиво" противопоставленных товарных знаков являются однородными.

Ссылка заявителя на то, что фактическая деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков не связана с реализацией 32-го класса МКТУ "пиво" не опровергает факт предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам в отношении названного товара, и не устраняет необходимость проверки на соответствие законодательству заявленного на регистрацию обозначения в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений и высокую степень однородности индивидуализируемых ими товаров, суд пришел к выводу о том, что вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных знаков в гражданском обороте является весьма высокой. Данное обстоятельство, в свою очередь, обуславливает вывод о том, что предоставление правовой охраны спорному обозначению противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Ссылка заявителя на то, что продукция общества и компании "Coca-Cola" бесконфликтно будет сосуществовать на товарном рынке, поскольку иностранная компания объявила об уходе с российского рынка, не исключает необходимость проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и основанием для признания недействительным оспариваемого решения Роспатента, в том числе с учетом сформировавшейся на дату подачи заявки широкой известности противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, Роспатент правомерно отказал в удовлетворении возражения общества и оставил в силе решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Проверяя обоснованность доводов общества об отсутствии оснований для признания спорного обозначения не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются, в том числе, сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Как следует из разъяснения, данного в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), применяющихся в части, не противоречащей ГК РФ, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Согласно подходу, сформулированному в пункте 3.1 Рекомендаций N 39, элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для того, чтобы можно было сделать вывод о возможности введения российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным лицом, должно быть установлено как минимум следующее: иное лицо использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение российскому потребителю, по крайней мере, известно. В случае если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, то оно должно использоваться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным российскому потребителю.

В случае если обозначение российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и лицом, оказывающим услуги под этим обозначением, стремится к нулю.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

При этом возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Роспатентом было установлено, что доминирующие элементы заявленного обозначения "BONAQUA" и "БОНАКВА" длительное время широко используются компанией "The Coca-Cola Company" в качестве названия производимого и реализуемого данным лицом напитка.

Так, в соответствии с информацией, приведенной в различных общедоступных Интернет-источниках (coca-cola.ru/brands/bonaqua, roscontrol.com/product/voda-bonaqua/, brandwiki.ru/brands/drink/bonaqua) "Bonaqua" (Бонаква) - это бренд питьевой воды и напитков, производимых компанией "The Coca-Cola Company".

Действительно, в материалах административного дела отсутствуют товаросопроводительные документы, подтверждающие введение в гражданский оборот продукции компанией "The Coca-Cola Company" под обозначением "Bonaqua" на территории Российской Федерации.

Вместе с тем факт известности питьевой воды и напитков "Bonaqua" компании "The Coca-Cola Company" заявителем не оспаривается, а напротив, заявитель осведомлен о безалкогольной продукции под обозначением "Bonaqua" при отсылке на то, что реализуемая им алкогольная продукция не будет ассоциироваться с продукцией иностранной компании в сознании потребителей.

Принимая во внимание сведения о реализации компанией "The Coca-Cola Company" питьевой воды под обозначением "Bonaqua", а также регистрацией на ее имя многочисленных товарных знаков, которые были противопоставлены заявленному обозначению, коллегия судей полагает возможным согласиться с позицией административного органа о широкой известности продукции под обозначением "Bonaqua", и том, что потребитель может разумно полагать, что маркируемые обозначением "BONAQUA STRONG БОНАКВА СТРОНГ" испрашиваемые товары 33-го класса МКТУ являются продукцией, производимой при участии изготовителя воды "Bonaqua", а именно: компании "The Coca-Cola Company" и относятся к линейке продукции данного производителя.

Следует отметить, что алкогольные и безалкогольные напитки, а также питьевая вода, хоть и не являются однородными, но сопутствуют друг другу в гражданском обороте, приобретаются совместно, например, для приготовления коктейлей или употребления таких напитков разными лицами в рамках одного мероприятия.

При этом, как было указано ранее, заявленное обозначение содержит описательные словесные элементы "STRONG" и "СТРОНГ", указывающие на то, что испрашиваемые товары 33-го класса МКТУ являются крепкими, а также словесные элементы "BONAQUA" и "БОНАКВА", воспроизводящие название широко известных питьевой воды и напитков.

Таким образом, указанные товары, маркированные данным обозначением, будут восприниматься потребителями как имеющие отношение к питьевой воде и напиткам "BONAQUA" и их изготовителю, только содержащие алкоголь.

На основании изложенного с учетом отсутствия документов, свидетельствующих о восприятии спорного обозначения в качестве средства индивидуализации заявителя, административный орган пришел к правомерному выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, Роспатент правомерно отказал в регистрации заявленного обществом обозначения ввиду несоответствия его требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Основаниями для принятия решения суда о признании ненормативного правового акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (абзац первый статьи 13 ГК РФ, абзац первый пункта 138 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта (действий, бездействия) недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение упомянутым актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта (действий, бездействия) закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, оспариваемый ненормативный правовой акт (действия, бездействие) не может быть признан недействительным (незаконным).

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявленные требования общества с ограниченной ответственностью "МАРГОН" (ОГРН: 1127746733509) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.08.2023 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 22.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2022720408, оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Р.В. Силаев