Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 г. N С01-1589/2021 по делу N А41-12294/2021 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения нижестоящих инстанций, которыми отказано в защите исключительного права на товарный знак и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 г. N С01-1589/2021 по делу N А41-12294/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 6 марта 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Борзило Е.Ю.,

судей Данилова Г.Ю., Корнеева В.А.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукашовой К.Р. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Букстар" (ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4, этаж 3, пом. II, ком. 5 123112, ОГРН 1097746552375) на решение Арбитражного суда Московской области от 19.09.2023 по делу N А41-12294/2021 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Букстар" к обществу с ограниченной ответственностью "Дом печати издательства книготорговли "Капитал" (ул. Успенская, д. 5, пом. 14, офис 513, г. Красногорск, Московская обл., 143409, ОГРН 1145024009382) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Умная Маша" (Петроградская наб., д. 34, лит. А, пом. 10-н, Санкт-Петербург, 197046, ОГРН 1077847659834).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Букстар" - Акифеева А.А. (по доверенности от 26.12.2023), Чудиёвич А.А. (по доверенности от 01.11.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "Дом печати издательства книготорговли "Капитал" - Кочетова Д.А. (по доверенности от 27.10.2023 N 10);

от общества с ограниченной ответственностью "Умная Маша" - Стронг Е.И. (генеральный директор, на основании протокола от 18.10.2022 N 2/2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Букстар" (далее - общество "Букстар") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Дом печати издательства книготорговли "Капитал" (далее - издательство) с уточненным в порядке стать 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требованием о взыскании компенсации в размере 2 624 400 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 406400 при выпуске и распространении печатного издания "Смешарики: Азбукварик с 3D картинками".

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Умная Маша" (далее - общество "Умная Маша").

Решением Арбитражного суда Московской области от 19.09.2023, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2023, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Букстар" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В адрес Суда по интеллектуальным правам поступили отзывы издательства и общества "Умная Маша", в котором они просят обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Представитель общества "Букстар" поддержал доводы кассационной жалобы, просил оспариваемые судебные акты отменить.

Представитель издательства принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания), возражал против доводов кассационной жалобы, просил оставить в силе обжалуемые судебные акты.

Представитель общества "Умная Маша" просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 406400 (далее - товарный знак), зарегистрированного в отношении товаров 3-го, 9-го, 16-го, 25-го, 28-го классов и услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обществом "Букстар" обнаружен факт незаконного использования издательством обозначения, сходного с товарным знаком при производстве и реализации книг "Смешарики: Азбукварик с 3D картинками", выпущенных в 2016 - 2017 годах двумя тиражами в общей сумме 40 000 экземпляров. Факт нарушения исключительного права на товарный знак подтвержден: фотографиями книги "Смешарики: Азбукварик с 3D картинками", сублицензионным договором от 10.12.2015 N 10-12/15УМ-К (далее - сублицензионный договор) между издательством и обществом "Умная Маша", а также приложенным к нему издательским планом от 10.12.2015, товарным чеком от 20.01.2020 N 21477008 контрольной закупки спорной продукции, распечатками интернет-страниц сайта www.bookcapital.ru, распечатками интернет-страниц сайтов, содержащих сведения о продаже книг, распечатками страниц магазинов мобильных приложений, декларацией о соответствии продукции, а также письмом издательства от 30.01.2020.

В целях досудебного урегулирования спора общество "Букстар" направило издательству претензию от 27.07.2020, которая оставлена без удовлетворения.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о взыскании компенсации.

Исследовав материалы дела, руководствуясь положениями статей 1229, 1234, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), правовыми позициями, изложенными в пунктах 56 и 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), статьями 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции установил:

исключительное право на товарный знак принадлежит обществу "Букстар";

сходство обозначений, которыми издательство и общество "Умная Маша" маркировали реализуемый товар, и товарного знака;

факт использования издательством и обществом "Умная Маша" сходного с товарным знаком обозначения в отношении товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца;

отсутствие у издательства и общества "Умная Маша" законных оснований использования товарного знака.

Суд первой инстанции установил наличие у истца права на иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права до того момента, как оно стало его правообладателем в соответствии с дополнительным соглашением к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.06.2020, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Азбукварик" (предыдущий правообладатель) уступило в пользу общества "Букстар" право требовать в полном объеме возмещения убытков/выплаты компенсации за любые нарушения исключительного права на товарный знак за период до 02.10.2017.

В обоснование исковых требований, общество "Букстар" указало на то, что просит о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в соответствии с расчетом: 40 000 * 32,805 * 2 = 2 624 400, где 40 000 - количество экземпляров контрафактной продукции, а 32,805 рублей - оптовая средняя цена реализации единицы контрафактной продукции.

Суд первой инстанции при разрешении спора принял во внимание выводы, сделанные в решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 по делу N А56-15531/2021, оставленного без изменений постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2022, в котором общество "Букстар" обратилось с исковым заявлением к обществу "Умная Маша" о взыскании 11 120 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, использованного при производстве и реализации книг "Смешарики: Азбукварик с 3D картинками", выпущенных в 2016 - 2017 годах (той же самой партии). Издательство было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Суд квалифицировал данное дело как преюдициальное.

Так, суд первой инстанции исходил из того, что в рамках дела N А56-15531/2021 было установлено, что на основании сублицензионного договора, заключенного обществом "Умная Маша" с издательством, следует, что общество "Умная Маша" и издательством совместно создали и выпустили в гражданский оборот книгопечатную продукцию с использованием объекта интеллектуальной собственности истца, распределив между собой обязанности в рамках этапов ее создания.

Таким образом, суд первой инстанции согласился с выводами, сделанными судами касательно того, что издательство и общество "Умная Маша" действовали на основании сублицензионного договора, совместно, в связи с чем их действия должны расцениваться как единое правонарушение, следовательно, компенсация должна быть взыскана за партию контрафактного товара солидарно - с издательства и общества "Умная Маша".

Но поскольку в рамках дела N А56-15531/2021 с общества "Умная Маша" уже была взыскана компенсация в размере 11 120 000 рублей за то же самое нарушение исключительного права на товарный знак, рассчитанная на основании цены той же самой партии контрафактного товара, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований к издательству в рамках настоящего дела.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с выводами суда первой инстанции согласился.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы судов о применимом праве, принадлежности исключительных прав на товарный знак истцу, доказанности факта нарушения ответчиком и третьим лицом исключительного права на товарный знак истца, факт присуждения компенсации в рамках дела N А56-15531/2021.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях относительно жалобы, судебные акты первой и апелляционной инстанции в необжалуемой части Суд по интеллектуальным правам не проверяет.

В обоснование незаконности принятых по делу судебных актов заявитель кассационной жалобы указывает на то, что судами сделан неверный вывод о единстве правонарушения издательства и общества "Умная Маша", который противоречит фактическим обстоятельствам дела и сложившейся правоприменительной практике.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что мотивировочные и резолютивные части оспариваемых судебных актов противоречат друг другу, поскольку суды делают правомерный вывод о том, что факт нарушения издательством исключительного права на товарный знак общества "Букстар", однако, несмотря на это суды отказывают в удовлетворении исковых требований.

Заявитель кассационной жалобы утверждает: то обстоятельство, что суды признали издательство и общество "Умная Маша" совершившими нарушение совместно, не лишает его права предъявлять требование о взыскании компенсации к каждому из солидарных должников.

Отдельно общество "Букстар" заявляет, что суд апелляционной инстанции применил нормы права, не подлежащие применению, а именно положения статьей 1229, 1354, 1358, 1377 ГК РФ, части 4 статьи 15, пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 8 и 25 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Факт нарушения прав истца ответчик и третье лицо не оспаривают.

В пункте 71 Постановления N 10 разъяснено, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Рассматривая настоящий спор, суды первой и апелляционной инстанции установили, что нарушение прав истца совершено издательством и обществом "Умная Маша" солидарно. Делая данный вывод, суды первой и апелляционной инстанции исходили из конкретных фактических обстоятельств, установленных судом в деле N А56-15531/2021, квалифицированном как преюдициальное; основания не согласиться с ним у Суда по интеллектуальным правам отсутствуют. Соответствующий довод кассационной жалобы Суд по интеллектуальным правам отклоняет.

Однако как указано в пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 45 "О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве" наличие решения суда, которым удовлетворены требования кредитора в отношении одного из солидарных должников (должника по основному обязательству), не является основанием для отказа в иске о взыскании долга с другого солидарного должника (поручителя), если кредитором не было получено исполнение в полном объеме (пункт 1 статьи 323 ГК РФ). В этом случае в решении суда должно быть указано на солидарный характер их ответственности и на известные суду судебные акты, которыми удовлетворены требования к другим солидарным должникам.

В такой ситуации при принятии решения по данному делу суды должны были учесть данную правовую позицию и проверить статус взыскания по делу N А56-15531/2021, в рамках которого требования к обществу "Умная Маша", солидарному должнику, были удовлетворены в полном объеме.

Однако данное обстоятельство суды не выясняли, несмотря на то, что разрешение спора в рамках данного дела было приостановлено до момента окончания кассационного производства по делу N А56-15531/2021 в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации и возобновлено только 17.04.2023.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает: при рассмотрении настоящего дела суды не руководствовались установленными нормами процессуального права, что на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

С учетом того что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции, исходя из его полномочий, согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, разрешить вопрос о взыскании компенсации в рамках солидарной ответственности с учетом стадии взыскания в рамках дела N А56-1531/2021, указав соответствующие выводы в резолютивной части судебного акта.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 19.09.2023 по делу N А41-12294/2021 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело N А41-12294/2021 на новое рассмотрение Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

В.А. Корнеев