Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2024 г. по делу N СИП-1180/2023 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое его использование, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2024 г. по делу N СИП-1180/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 10 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

судей - Борисовой Ю.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Давидовской М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица NUOVA OMPI S.R.L. (via Molinella 17, 35017 Piombino Dese (PD), Italy) к акционерному обществу "Верофарм" (пр-д 2-й Южнопортовый, д. 18, стр. 9, эт. 2, Москва, 115088, ОГРН 1027739146820) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488118,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1., Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представитель от иностранного лица NUOVA OMPI S.R.L. - Зорин Н.А. (по доверенности от 17.10.2023).

Акционерное общество "Верофарм", Федеральная служба по интеллектуальной собственности извещены надлежащим образом, явку представителей в суд не обеспечили.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо NUOVA OMPI S.R.L. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Верофарм" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488118 в отношении товаров 5-го и 10-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488118 в отношении товаров 5-го и 10-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.

По утверждению истца, компания является известным итальянским производителем продукции для фармацевтики, в частности, производит различные товары для упаковки, хранения, подачи и введения фармацевтических препаратов (контейнеры, шприцы, ампулы, картриджи и так далее).

В обоснование исковых требований компания также указывает, что истец заинтересован в получении правовой охраны в Российской Федерации обозначения "EZ-FILL SMART" по международной заявке N 1702679, относящегося к одноименному бренду медицинских изделий, особенностью которых является то, что они поставляют уже стерилизованными и полностью готовыми к использованию.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном названным Кодексом, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как следует из материалов дела, судебное извещение о принятии настоящего искового заявления к производству суда и назначении предварительного судебного заседания направлено по юридическому адресу общества (пр-д 2-й Южнопортовый, д. 18, стр. 9, эт. 2, Москва, 115088), указанному в выписке Единого государственного реестра юридических лиц. Согласно информации с сайта Почты России, судебная корреспонденция (почтовый идентификатор 10178790012873) вручена 21.12.2023.

Указанное определение суд также направил по адресу для переписки (119530, Москва, Очаковское ш., 10, корп. 2, стр. 1, ОАО "ВЕРОФАРМ", патентная служба, М.М. Соболеву), указанному в Государственном реестре товарных знаков (почтовый идентификатор N 10178790012880), согласно отчету об отслеживании с сайта акционерного общества "Почта России" судебная корреспонденция была возвращена отправителю из-за истечения срока хранения 30.12.2023.

Суд также отмечает, что определение об отложении предварительного судебного заседания от 22.01.2024 направлено ответчику по двум адресам с почтовым идентификатором N 10178791017396 и почтовым идентификатором N 10178791017402, по юридическому адресу вручено 13.02.2024.

Определение об отложении предварительного судебного заседания от 26.02.2024 также своевременно направлено обществу по вышеуказанным адресам с почтовым идентификатором N 10178793001140 и почтовым идентификатором N 10178793001188, судебное извещение, направленное по юридическому адресу вручено 07.03.2024.

По всем указанным адресам ответчику также направлялась копия о назначении дела к судебному разбирательству от 01.04.2024 отправлениями с почтовыми идентификаторами 10178794005017, 10178794005024.

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что промежуточные судебные акты в рамках настоящего дела своевременно опубликованы на сайте Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/ в свободном доступе.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с этим дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Отзыв на исковое заявление в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не представил.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, просил удовлетворить иск по мотивам, изложенным в исковом заявлении.

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 488118, зарегистрированного 28.05.2013 по заявке N 2011714830 с датой приоритета от 13.05.2011 в отношении товаров 5-го, 10-го, 25-го классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации указанного товарного знака, направил в адрес ответчика предложение заинтересованного лица 03.08.2023.

Не получив положительного ответа на указанное предложение заинтересованного лица, истец по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и полагая, что спорный товарный знак правообладателем не использовался на территории Российской Федерации на протяжении трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Исследовав имеющиеся в материалах дела документы, оценив все представленные доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 03.08.2023 (приложение N 5 к исковому заявлению).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Истец указал, что он является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1702679, зарегистрированного на территории Италии в отношении товаров 10, 20, 37-го классов МКТУ.

Компания настаивает на том, что оно имеет реальное намерение вводить товары 5-го и 10-го классов МКТУ, маркированные указанными обозначениями, в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В частности, истец обращает внимание на то, что для цели выхода на рынок Российской Федерации им подана заявка на международную регистрацию товарного знака, которому присвоен номер N 1702679, вместе с тем Роспатент вынес предварительный отказ в регистрации по испрашиваемым товарам 3-го класса МКТУ, противопоставив спорный товарный знак.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец также ссылается на следующие обстоятельства и доказательства: выписка из торгового реестра Италии в отношении истца в соответствии, с которой основным видом деятельности является производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла (код: 23.19), дополнительным видом является оптовая торговля прочими промежуточными продуктами (код: 46.76); сведения о международной регистрации товарного знака N 1702679; уведомление о предварительном отказе по международной регистрации N 1702679с переводом; сведения о товарах 10-го и 20-го классов МКТУ производства предприятия истца в виде скриншотов, содержащихся на сайте в сети Интернет; мировое соглашение от 22.01.2024 по делу N СИП-1165/2023 в отношении досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 584446 вследствие его неиспользования; платежное поручение от 13.02.2023 N 7 на сумму 461 310 рублей 64 копеек во исполнение мирового соглашения от 22.01.2024 по делу N СИП-1165/2023.

Следовательно, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488118 в отношении товаров 5-го и 10-го классов МКТУ.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сравнив спорный товарный знак и обозначения по международной заявке N 1702679, суд приходит к выводу о том, что заявленные обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ответчик.

Сходство товарного знака ответчика и обозначений по заявкам истца носит очевидный характер, обусловленный высокой степенью фонетического и семантического сходства их словесных элементов. Степень такого сходства оценивается судом как высокая в силу полного совпадения в транслитерации сравниваемых словесных элементов.

Следовательно, спорный товарный знак в рамках настоящего дела препятствует регистрации заявленных истцом обозначений в качестве товарных знаков в отношении услуг, в предоставлении которых заинтересован истец.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (03.08.2023) период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорных товарных знаков - с 03.08.2020 по 03.08.2023 (далее - спорный период).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком каких-либо возражений на иск заявлено не было, доказательств использования спорного товарного знака в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию, не представлено.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчик не представил возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и не доказан факт их использования в отношении позиций, для которых спорные товарные знаки зарегистрированы.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488118 в отношении товаров 5-го и 10-го классов МКТУ.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица NUOVA OMPI S.R.L. (via Molinella 17, 35017 Piombino Dese (PD), Italy) удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488118 вследствие его неиспользования в отношении товаров 5-го класса "бандажи перевязочные: вещества диетические для медицинских целей: горчичники: добавки пищевые для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей: карандаши для лечения бородавок: клейкие ленты для медицинских целей; кровь для медицинских целей: лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей: мази от солнечных ожогов: мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей: марля для перевязок; масла лекарственные; материалы перевязочные медицинские: напитки диетические для медицинских целей; помады медицинские: препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей: препараты для обработки ожогов; препараты для удаления мозолей: препараты для ухода за кожей фармацевтические: препараты фармацевтические: препараты фармацевтические от солнечных ожогов: препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические: препараты химические для медицинских целей: препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении: продукты диетические пищевые для медицинских целей: растворители для удаления лейкопластырей: резинка жевательная для медицинских целей: салфетки, подушечки гигиенические: салфетки, пропитанные лекарственными средствами; свечи медицинские: сиропы для фармацевтических целей: средства антисептические: средства болеутоляющие: средства вспомогательные для медицинских целей: средства для ухода за полостью рта медицинские: средства кровоостанавливающие: среда ва кровоочистительные: средства нарывные: сыворотки: тампоны для заживления ран: ферменты для медицинских целей: ферменты для фармацевтических целей: эликсиры [фармацевтические препараты]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и товаров 10-го класса "приборы и инструменты стоматологические и ветеринарные: протезы конечностей, глазные и зубные протезы: ортопедические изделия: материалы для наложения швов; обувь медицинская, обувь ортопедическая, подошвы для ортопедической обуви, супинаторы для обуви" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с акционерного общества "Верофарм" (ОГРН 1027739146820) в пользу иностранного лица NUOVA OMPI S.R.L. (via Molinella 17, 35017 Piombino Dese (PD), Italy) 6 000 рублей в счет расходов об уплате государственной пошлины при подаче иска в суд.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев