Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2024 г. по делу N СИП-198/2024 Суд отказал в признании патента на изобретение недействительным в части указания истца в качестве патентообладателя, поскольку из материалов дела следует, что спорное техническое решение связано с выполнением ответчиком трудовой функции в обществе-истце

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2024 г. по делу N СИП-198/2024

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 6 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Пашковой Е.Ю.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевой П.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Новелла-К" (Мантулинская ул., д. 16, эт. цоколь, пом. III, ком. 16, Москва, 123100, ОГРН 1027700045757) к Захаровой Елене Евгеньевне (Москва) о признании патента Российской Федерации N 2718903 на изобретение недействительным в части указания истца в качестве патентообладателя.

При участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Новелла-К" - Кудаков А.Д. (по доверенности от 20.02.2024);

Захарова Елена Евгеньевна лично.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Новелла-К" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к Захаровой Елене Евгеньевне о признании патента Российской Федерации N 2718903 на изобретение "Способ получения биологического материала, передаваемого на генетическое исследование в программах преимплантационного генетического тестирования эмбрионов человека" неслужебным и о признании указанного патента недействительным.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

До начала судебного заседания истец представил письменные пояснения на отзыв и письменные пояснения ответчика; ответчик, в свою очередь, представил ходатайство об отказе в удовлетворении исковых требований на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В судебном заседании представитель истца просил признать вышеуказанный патент на изобретение недействительным в части указания патентообладателя по мотивам неслужебного характера спорного изобретения.

Изменение (уточнение) исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было принято судом.

Ответчик в отзыве, письменных пояснениях и непосредственно в судебном заседании оспорил требования истца, настаивая на служебном характере спорного изобретения.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Патент Российской Федерации N 2718903 на изобретение "Способ получения биологического материала, передаваемого на генетическое исследование в программах преимплантационного генетического тестирования эмбрионов человека" (МПК C12N 15/07 (2006.01), A61P 15/00 (2006.01), G01N 33/48 (2006.01); СПК G01N 33/48 (2020.02), A61P 15/00 (2020.02)) выдан на имя общества по заявке N 2019121518 от 09.07.2019 со следующей формулой изобретения:

"1. Способ получения материала, передаваемого на генетическую диагностику в программах преимплантационного генетического тестирования эмбрионов человека, включающий следующие стадии: культивирование эмбрионов на стадии компактной морулы в среде, свободной от ионов Ca ²⁺, с последующей биопсией клеток декомпактизированной морулы, отличающийся тем, что дополнительно проводят in vitro культивирование эмбриональных клеток, полученных в результате биопсии, с естественным увеличением их количества.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что эмбрионы на стадии компактной морулы культивируют в среде, свободной от ионов Ca ²⁺, в течение 10-15 минут или до момента декомпактизации.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что культивирование in vitro эмбриональных клеток, полученных в результате биопсии, осуществляют не менее 3-х часов или до момента прохождения первых митозов в течение 12-16 часов.".

Согласно описанию изобретения оно относится к медицине, а именно, к репродуктологии, клинической эмбриологии и генетике.

В качестве автора спорного изобретения в заявке и патенте указана Захарова Елена Евгеньевна.

Захарова Е.Е. обратилась в январе 2024 года в Пресненский районный суд города Москвы с иском к обществу о взыскании авторского вознаграждения за создание служебных изобретений, включая оспариваемое в рамках настоящего дела.

Общество, в свою очередь, обратилось в рамках настоящего дела с иском о признании названного патента на изобретение недействительным (в части указания патентообладателя).

В обоснование своих требований общество указывает следующее:

Захарова Е.Е. работала в обществе в период с 01.12.2001 по 31.08.2003 в должности "эмбриолог-стажер" по совместительству, с 01.09.2003 по 28.01.2008 в должности "эмбриолог" по совместительству, с 29.01.2008 по 16.02.2012 в должности "научного сотрудника" (основное место работы), с 16.02.2012 по 12.10.2023 в должности "старшего эмбриолога" (основное место работы). Трудовой договор от 29.01.2008, заключенный при приеме Захаровой Е.Е. на работу в должности научного сотрудника, предусматривал что работником в связи с выполнением его трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя может быть создано изобретение, которое признается служебным (пункт 8.4); исключительное право на такой результат интеллектуальной деятельности и право на получение патента принадлежит работодателю (пункт 8.5);

в период с 16.02.2012 по 12.10.2023, в том числе с 27.11.2018 по 09.07.2019 при подготовке заявки N 2019121518 на спорное изобретение патентным поверенным Андреевой М.Ю. в соответствии с договором с обществом от 27.11.2018 N 3818, Захарова Е.Е. занимала в обществе должность старшего эмбриолога;

должностная инструкция эмбриолога не предусматривала среди трудовых обязанностей, обязанности с которыми могло быть связано создание каких-либо новых технических решений. В связи с отсутствием у Захаровой Е.Е. таких трудовых обязанностей, а также какого-либо конкретного задания о создании изобретений, общество не рассматривало спорное изобретение по патенту N 2718903 в качестве служебного;

общество осуществило патентование спорного изобретения на свое имя, произвело оплату услуг патентного поверенного Андреевой М.Ю. как по подготовке заявки, так и по получению патента, а также осуществляло оплату пошлин по патентованию и дальнейшему поддержанию патента N 2718903 в силе исключительно с целью повышения научного авторитета Захаровой Е.Е.;

в отсутствии в трудовом договоре между работодателем и работником соглашения об ином Захарова Е.Е. должна была письменно уведомить общество о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Однако Захарова Е.Е. письменно не уведомляла общество о создании патентоспособного изобретения, не сообщила сведения о наличии отличительного признака, включение которого в независимый пункт формулы обеспечило бы патентоспособность технического решения, что подтверждает позицию истца о том, что спорное изобретение не является служебным;

неуведомление Захаровой Е.Е. общества о сущности созданного патентоспособного технического результата имело целью лишить общество возможности выбора иного способа распоряжения техническим решением, вместо подачи заявки на патентование изобретения, в том числе одним из способов, предусмотренных статьей 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а именно: передать право на получение патента на служебное изобретение, другому лицу; сохранить информацию о результате интеллектуальной деятельности в тайне; возвратить право на получение патента работнику; потребовать предоставления истцу безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного ответчиком результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права; потребовать возмещения расходов истца, понесенных им в связи с созданием ответчиком изобретения с использованием денежных, технических или иных материальных средств истца;

Захарова Е.Е. осуществляла взаимодействие с патентным поверенным Андреевой М.Ю. при патентовании спорного изобретения и самовольно указала истца в качестве заявителя и правообладателя в материалах заявки;

Захарова Е.Е. фактически уклонилась от заключения соглашения с обществом о размере вознаграждения за создание и использование изобретения, полагающегося к выплате за служебное изобретение, а также об условиях и порядке его выплаты обществом, что является злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ).

В ходе судебного разбирательства общество дополнительно пояснило следующее:

спорное изобретение относится к манипуляциям с эмбрионом в виде проведения его биопсии и последующей культивации отдельных извлеченных клеток, не являющихся эмбрионом, с целью проведения преимплантационного генетического тестирования;

биопсия эмбриона является хирургической манипуляцией и относятся к обязанностям врача-хирурга, а культивирование отдельных клеток, полученных после биопсии эмбриона относится к подготовке к генетическому тестированию, и не связаны с обязанностями эмбриолога. Проведение хирургической биопсии эмбриона, культивирования выделенных в результате биопсии клеток и проведение ПГТ-СП не относятся к служебным обязанностям эмбриолога, следовательно, указанное изобретение создано работником не в связи с выполнением его трудовых обязанностей;

пункт 3.3 должностной инструкции эмбриолога предусматривает освоение и внедрение новых эффективных методов, однако не предусматривает обязанность эмбриолога по разработке таких методов и проведение научных исследований с этим связанных. Таким образом, обязанности Захаровой Е.Е. по освоению и внедрению новых эффективных методов касаются только методов культивирования эмбриона.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, письменных пояснениях, отзыве, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска общества ввиду следующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), применимым для разрешения настоящего спора законодательством с учетом даты подачи заявки на выдачу спорного патента (09.07.2019) являются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на указанную дату.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 названного Кодекса.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Согласно статье 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Таким образом, в российском законодательстве об интеллектуальной собственности действует презумпция авторства применительно к объектам промышленной собственности, означающая, что пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается таковым.

Авторство Захаровой Е.Е. на спорное изобретение обществом не оспаривается, а равно не оспаривается, что изобретение создано названным лицом в период трудовых отношений с обществом. Равно общество не оспаривает, что техническое решение, запатентованное в качестве спорного изобретения, создано на его технической и ресурсной базе. Напротив, как пояснил представитель истца в ходе судебного разбирательства, общество рассматривает вопрос о предъявлении Захаровой Е.Е. требований о возмещении затрат на разработку и патентование изобретения.

Как указано выше, сам истец при обращении в Суд по интеллектуальным правам указал, что в период создания спорного изобретения - по утверждению ответчика, работа над вышеописанным способом получения биологического материала, передаваемого на генетическое исследование в программах преимплантационного генетического тестирования эмбрионов человека, начата ею в 2009 году и осуществлялась в период работы в обществе, - ответчик являлся работником истца. Так, Захарова Е.Е. работала в обществе на должностях эмбриолога-стажера (с 01.12.2001 по 31.08.2003), эмбриолога (с 01.09.2003 по 28.01.2008), научного сотрудника (с 29.01.2008 по 16.02.2012), старшего эмбриолога (с 16.02.2012 по 12.10.2023). Самим истцом представлены копии приказов о назначении ответчика на должности, трудовые договоры (дополнительное соглашение к трудовому договору), должностная инструкция эмбриолога.

Ответчик настаивает на том, что спорное техническое решение разработано ею в связи с выполнением трудовой функции в обществе.

В то же время, как указано выше, общество настаивает на том, что создание спорного изобретения не было связано с трудовой функцией ответчика и последний, создав спорное техническое решение, не проинформировал в письменном виде общество о данном факте и не раскрыл работодателю сущность и признаки такого решения.

По смыслу статьи 1370 ГК РФ работодатель и работник на момент создания служебного технического решения должны состоять в трудовых отношениях, а служебное техническое решение должно являться следствием выполнения работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Только совокупность указанных обстоятельств является основанием для возникновения правового режима служебного изобретения.

В пункте 129 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо по усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или может быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности, акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

При наличии спора между работником и работодателем о том, являются ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебными (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать то, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем.

Исходя из характера заявленных требований необходимо прежде всего квалифицировать спорные отношения, на основании которых заявлены исковые требования.

По смыслу статей 15, 16, 56 и 67 ТК РФ в их системном единстве, если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет ее в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудовых правоотношений презюмируется. В каждом конкретном случае отношения, имеющиеся между работником, исполняющим трудовые функции без договора, и работодателем (или по поручению работодателя или его представителя) могут быть признаны трудовыми.

Спорное изобретение непосредственно относится к сфере экономической (хозяйственной) деятельности истца, осуществляющего деятельность медицинской клиники репродукции "МАМА" в Москве.

Вопреки доводам истца, коллегия судей, сопоставив вышеприведенные сведения о должностях, которые занимала Захарова Е.Е. в период разработки изобретения, должностной регламент (инструкцию), профиль деятельности истца (медицинская клиника репродукции), пришла к выводу о том, что спорное техническое решение связано с выполнением ответчиком трудовой функции в обществе-истце.

Как следствие, вопреки мнению истца, из вышеприведенных обстоятельств явным образом следует, что спорное изобретение носит служебный характер.

Кроме того, из факта патентования истцом спорного изобретения на свое имя, уплаты именно истцом патентных пошлин при патентовании и поддержании патента в силе, ссылки истца на своем официальном сайте в сети Интернет "ma-ma.ru" и в соцсети VK на спорное изобретение (патент) как на свою разработку, а также представленной ответчиком в ходе судебного разбирательства суду на обозрение электронной переписки с юрисконсультом истца, в которой фигурирует проект договора по выплате ответчику авторского вознаграждение за спорное изобретение, усматривается, что до момента предъявление Захаровой Е.Е. иска в суд общей юрисдикции к обществу о взыскании авторского вознаграждения за создание и использование спорного изобретения общество в отношениях с Роспатентом, со своими клиентами (клиентами клиники), с третьими лицами позиционировало себя как патентообладателя спорного изобретения, созданного в его клинике.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что принцип эстоппель и положений статьи 10 ГК РФ, не допускают возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

Как разъясняется в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом.

Исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Судом также принято во внимание, что стороны признают факт использования ответчиком в рамках работы над созданием спорного технического решения технической и ресурсной базы истца (часть 3 и 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также пояснение представителя истца о том, что общество рассматривает вопрос о предъявлении Захаровой Е.Е. требований о возмещении денежных, технических или иных материальных затрат на создание изобретения.

Довод истца о том, что общество осуществило патентование спорного изобретения единственно с целью поддержать научное реноме своего работника, носит сугубо декларативный характер и противоречит факту регистрации изобретения на имя общества-работодателя, а не на имя работника (ответчика).

Аргумент истца о том, что патентование осуществлено на имя общества, вопреки его воле, также носит голословный характер. Как усматривается из материалов дела, взаимодействие с Роспатентом от имени общества осуществляла патентный поверенный Андреева М.Ю., с которой обществом заключен договор от 27.11.2018 N 3818 на оказание услуг по патентованию изобретения с уловным названием "Способ получения материала, передаваемого на генетическую диагностику в программах преимплантационного генетического скрининга эмбрионов человека". При этом патентные пошлины и услуги патентного поверенного оплачивались обществом. На вопрос суда о том, предъявило ли общество какие-либо претензии патентному поверенному Андреевой М.Ю., в связи с осуществлением регистрации спорного изобретения на имя истца, а не ответчика, представитель истца ответа не дал.

Довод истца о непредставлении ответчиком предусмотренного пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ письменного уведомления истца-работодателя о создании результата, в отношении которого возможна правовая охрана, - спорного изобретения, носит сугубо формальный характер, поскольку осведомленность истца о сущности и признаках такого технического решения следует из факта подачи обществом заявки на его патентование.

Аргумент истца о том, что Захарова Е.Е. фактически уклонилась от заключения соглашения с обществом о размере вознаграждения за создание и использование изобретения, полагающегося к выплате за служебное изобретение, а также об условиях и порядке его выплаты обществом, противоречит поведению сторон в ходе судебного процесса.

Так, на предложение суда представить суду на обозрение проекты договора (договоров), которые общество намеревалось заключить с Захаровой Е.Е., представитель истца сообщил о неготовности представить такой проект в данном судебном заседании и в то же время проинформировал о готовности подготовить проект об отчуждении исключительного права на спорный патент ответчику.

В то же время, как указано выше, Захарова Е.Е. в ходе судебного заседания представила суду на обозрение электронную переписку с обществом, из которой следует, что ответчик в феврале 2022 года направлял истцу свой проект договора об авторском вознаграждении за спорное изобретение. Как пояснила Захарова Е.Е. в ходе судебного заседания, устные переговоры о заключении такого договора велись ею с руководителями общества в течение длительного времени в период ее работы в обществе; после уклонения общества от заключения такого договора и ее увольнения она была вынуждена обратиться в суд общей юрисдикции с соответствующим иском по вопросу выплаты такого вознаграждения. Данные пояснения и представленная суду на обозрение электронная переписка представителем истца оспорена не была (часть 3 и 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Данный вывод, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение (подачу) искового заявления на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Новелла-К" (ОГРН 1027700045757) оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

Е.Ю. Пашкова