Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2024 г. N С01-289/2024 по делу N А32-1743/2022 Суд отменил судебные акты по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды первой и апелляционной инстанций не установили стоимость права использования спорного товарного знака, соответствующую цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, самостоятельно изменив при этом вид взыскиваемой компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2024 г. N С01-289/2024 по делу N А32-1743/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Березиной А.Н., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Европейские Кондитерские" (ул. Вагоностроительная, д. 22, пом. 2, г. Калининград, 236010, ОГРН 1063905074793) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.06.2023 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2023 по делу N А32-1743/2022

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Европейские Кондитерские" к обществу с ограниченной ответственностью "Алко-Профи" (улица Российская (Лазаревский р-н), д. 7/1, оф. 1, г. Сочи, Краснодарский край, 354207, ОГРН 1022302917306) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Вкуса" (ул. Вагоностроительная, д. 22, каб. 5, г. Калининград, 236010, ОГРН 1173926029980).

Лица, участвующие в деле, уведомленные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Европейские Кондитерские" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Алко-Профи" (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 1 500 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 574832 (с учетом принятого судом первой инстанции изменения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.02.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.04.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Вкуса" (далее - общество "Фабрика Вкуса").

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.06.2023, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2023, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 150 000 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба мотивирована тем, что в нарушение правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), и в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суды первой и апелляционной инстанций по своей инициативе изменили вид компенсации, избранный правообладателем - с подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на подпункт 1 пункта 4 этой статьи.

Заявитель кассационной жалобы также считает неправомерным признание судами ненадлежащим доказательством представленного им лицензионного договора от 05.07.2020 N 01л по мотиву того, что он заключен с аффилированным лицом.

Как указывает истец, ответчик не представил доказательства, опровергающие заявленный размер стоимости права использования товарного знака, и обосновывающие иной размер компенсации. Ответчик не воспользовался механизмами доказывания, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в частности не ходатайствовал о назначении экспертизы по оценке стоимости права использования товарного знака истца.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Как предусмотрено пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации, рассчитанной истцом на основании нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, подлежит установлению стоимость права использования товарного знака или стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 574832, зарегистрированного с приоритетом от 17.07.2014 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (различные кондитерские изделия).

На интернет-сайте goldniva.ru, владельцем которого является ответчик, истец 25.08.2021 выявил факт неправомерного использования товарного знака в предложениях о продаже кондитерской продукции.

Полагая, что действия ответчика нарушают исключительное право на данный товарный знак, истец обратился к ответчику с претензией, которая была оставлена без удовлетворения.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с исковыми требованиями по настоящему делу.

Изменяя исковые требования и увеличивая размер компенсации до 1 500 000 рублей, истец указал, что пункт 3.1 лицензионного договора от 05.07.2020 N 01/л предусматривает вознаграждение за использование данного товарного знака в размере 50 000 рублей в месяц, в то время как ответчик допустил использование товарного знака в течение 15 месяцев. В связи с этим расчет компенсации произведен истцом на основании нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ следующим образом: 50 000 х 2 х 15 = 1 500 000 рублей.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности факта принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и нарушения ответчиком этого права. При этом суд первой инстанции посчитал возможным определить размер подлежащей взысканию компенсации в 150 000 рублей с учетом следующего.

Как установил суд первой инстанции, вышеназванный лицензионный договор от 05.07.2020 N 01/л с обществом "Фабрика Вкуса", представленный истцом в обоснование двукратной стоимости права использования спорного товарного знака, заключен между взаимозависимыми лицами. При этом представленные доказательства с учетом установленного факта взаимосвязанности истца и общества "Фабрика Вкуса" бесспорно не подтверждают факт реального заключения и исполнения лицензионного договора. Факт аффилированности лиц лицензионного договора мог повлиять на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения. Определяемая в таком договоре цена права не отражает его действительной стоимости и устанавливается волей одних и тех же бенефициаров, в связи с чем не является значимой в той мере, в которой предполагает ее учет в соответствии с нормой подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В связи с этим суд первой инстанции признал представленный истцом лицензионный договор от 05.07.2020 N 01/л не относимым и не допустимым доказательством стоимости права использования спорного товарного знака.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд первой инстанции посчитал необходимым определить сумму компенсации в размере, установленном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, как соответствующем последствиям допущенного нарушения, и отвечающем критериям разумности и справедливости.

Приняв во внимание ходатайство ответчика о снижении размера компенсации до минимального предела, установленного законом, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности снижения размера компенсации до 10 000 рублей - минимального размера, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В то же время, указав, что нарушение имело место в течение 15 месяцев, суд первой инстанции определил размер компенсации в размере 150 000 рублей.

Суд также отметил отсутствие доказательств снижения объемов продаж истца в связи с использованием ответчиком спорного обозначения, указал на различные регионы деятельности истца и ответчика, принял во внимание степень вины в форме неосторожности, отсутствие доказательств, свидетельствующих о грубом характере нарушения, нарушение исключительных прав не является существенным в обороте товаров, производимых и реализуемых ответчиком, отсутствие сведений о нарушении ответчиком исключительных прав других правообладателей, совершение нарушения однократно.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, без учета правовых позиций высшей судебной инстанции.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

В связи с этим арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Как разъяснено в пункте 31 Обзора судебной практики N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021, представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 62 Постановления N 10, следует, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Таким образом, при взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

Как разъяснено в пункте 35 Обзора от 23.09.2015, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции.

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 59 Постановления N 10.

Истцом выбран способ определения размера компенсации в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в размере 1 500 000 рублей (двукратная стоимость права использования товарного знака).

Между тем при определении размера компенсации суды самостоятельно изменили вид компенсации, определив ее на основании положений подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и приняв во внимание критерии определения этого размера, установленные именно для данного вида компенсации - в частности, последствия допущенного нарушения, разумность и справедливость.

Размер стоимости права использования спорного товарного знака (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ), исходя из которого была рассчитана компенсация истцом, судами установлен не был.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Принимая во внимание то, что ни из действующего законодательства, ни из разъяснений высшей судебной инстанции не следует, что компенсация в размере двукратной стоимости права использования объекта интеллектуальных прав может быть рассчитана только на основании лицензионного договора, в качестве доказательства стоимости такого права может быть представлено заключение независимого оценщика - как истцом (в обоснование своих требований), так и ответчиком (в обоснование своих возражений).

Таким образом, в ситуации, когда суд первой инстанции приходит к выводу о том, что представленный истцом лицензионный договор не может достоверно подтверждать стоимость права использования товарного знака истца, а другой лицензионный договор истец не представил, суду необходимо использовать иные процессуальные механизмы установления такой цены - в частности, предложить сторонам представить иные сведения о стоимости права использования товарного знака (например, заключение независимого оценщика), обсудить вопрос назначения по делу экспертизы с целью установления этой стоимости и т.д.

Переходить в таком случае к расчету компенсации на основании норм, касающихся другого вида компенсации, суд не вправе, с учетом приведенных выше разъяснений высшей судебной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в обжалуемых судебных актах суды первой и апелляционной инстанций обосновали наличие оснований для снижения размера компенсации.

Между тем такое снижение размера компенсации могло быть осуществлено судами лишь после определения стоимости права использования товарного знака.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что суды первой и апелляционной инстанций при принятии обжалуемых судебных актов не установили стоимость права использования спорного товарного знака, соответствующую цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, самостоятельно изменив при этом вид взыскиваемой компенсации.

В то же время Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод подателя кассационной жалобы о неправомерном учете судами обстоятельств исполнения названного лицензионного договора. Ввиду того, что расчет компенсации должен осуществляться исходя из цены, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах, отсутствие надлежащих доказательств исполнения (оплаты стоимости предоставленного права) лицензионного договора, заключенного между аффилированными лицами, исключает возможность его учета в качестве доказательства, подтверждающего реальную стоимость права, при том, что ответчик приводил соответствующий довод.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в части размера компенсации, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; определить стоимость права использования товарного знака истца (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ), и с учетом этой стоимости определить подлежащий взысканию размер компенсации; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость установления фактических обстоятельств спора на основе правильного применения норм материального права, с учетом доводов лиц, участвующих в деле.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.06.2023 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2023 по делу N А32-1743/2022 отменить.

Дело N А32-1743/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

А.Н. Березина

Судья

Е.С. Четвертакова