Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2024 г. N С01-795/2024 по делу N А40-66549/2023 Суд оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции по делу о взыскании договорной неустойки, поскольку стороны при подписании договора согласовали положение о том, что он действует до момента подписания акта о выполнении обязательств и закрепили его в пункте договора, ссылка ответчика на положения законодательства, согласно которым спорный лицензионный договор считается заключенным на пять лет, не может быть признана обоснованной, так как данная норма является диспозитивной и служит для восполнения условия о сроке действия договора в случае, когда его стороны такого условия не предусмотрели

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2024 г. N С01-795/2024 по делу N А40-66549/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 6 июня 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.А., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" (ул. Промплощадка, д. 1, г. Сельцо, Брянская обл., 241550, ОГРН 1113256022505) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2024, по делу N А40-66549/2023,

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 121059, ОГРН 1037739437229) к акционерному общества "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" о взыскании 725 000 рублей договорной неустойки,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" - Попова Е.В. (по доверенности от 20.05.2024 N 8);

от акционерного общества "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" - Новикова В.В. (по доверенности от 07.12.2023 N Д 07/12/23-1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - ФАПРИД) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" (далее - общество) о взыскании 725 000 рублей договорной неустойки и об обязании представить отчетную документацию по лицензионному договору от 28.03.2011 N 1-01-11-00193.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2024 решение суда первой инстанции изменено, исковые требования удовлетворены частично: с общества в пользу ФАПРИД взыскан штраф в размере 125 000 рублей, а также возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 9 000 рублей; суд обязал общество предоставить отчетную документацию по лицензионному договору от 28.03.2011 N 1-01-11-00193 за период с I квартала 2020 года по I квартал 2021 года.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить указанный судебный акт, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В кассационной жалобе ее заявитель выражает несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанции о том, что стороны определили срок действия лицензионного договора от 28.03.2011 N 1-01-11-00193 (моментом востребования на основании пункта 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)). Общество настаивает на том, что данный договор заключен без определения срока действия, в связи с чем суды должны были применить к рассматриваемому случаю норму пункта 4 статьи 1235 ГК РФ.

По мнению заявителя кассационной жалобы, действия спорного лицензионного договора истекло, так как договор комиссии прекратил свое действие, в связи с чем у общества отсутствовала обязанность по предоставлению отчетной документации за пределами срока действия лицензионного договора, которым также не была предусмотрена обязанность общества по предоставлению нулевых отчетов.

Дополнительно общество отмечает, что суд апелляционной инстанции не рассмотрел заявленное ответчиком ходатайство о снижении размера неустойки, а также настаивает на том, что наличие задолженности по спорному договору после окончания срока его действия не может свидетельствовать о продолжении его действия.

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

ФАПРИД в отзыве на кассационную жалобу и его представитель в ходе судебного заседания возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о начале судебного процесса, а также о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между Российской Федерацией в лице ФАПРИД (лицензиар) и обществом (лицензиат) заключен лицензионный договор от 28.03.2011 N 1-01-11-00193 (далее - договор) о предоставлении обществу неисключительной лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

Как предусмотрено разделами 1 и 2 указанного договора, срок его действия ограничивается сроком действия договора комиссии, в соответствии с которым его срок действия определен до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Под отчетной документацией согласно пункту 1.9 договора понимается отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 лицензионного договора; выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии; копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту; копии изменений (дополнительных соглашений) к контракту, договору комиссии.

Под отчетным периодом согласно пункту 1.8 лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия договора.

Согласно пункту 9.1 лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом предоставляем лицензиару отчетную документацию, в которой отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию), а пункт 7.3 договора предусматривает, что лицензионный платеж переводится лицензиатом на счет лицензиара пропорциональными платежами в течение 30 дней с даты поступления соответствующих средств за поставляемую продукцию по договору комиссии.

Таким образом, обязанность предоставить отчетную документацию возникает у ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом, а предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

В соответствии с разделом 9 лицензионного договора, лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 договора, а именно за непредставление либо просрочку представления лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

Поскольку в период с первого квартала 2014 года по первый квартал 2021 года обязательства по предоставлению отчетной документации обществом не исполнялись надлежащим образом, ФАПРИД обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании штрафа в размере 725 000 рублей за нарушение названного обязательства в течение 29 отчетных периодов, а также с требованием об обязании общества предоставить отчетную документацию за соответствующие периоды.

Суд первой инстанции, пришел к выводу об истечении срока действия и прекращении обязательств по лицензионному договору в момент прекращения срока действия договора комиссии, поскольку последний был исполнен сторонами надлежащим образом в июне 2012 года, в связи с чем констатировал отсутствие у общества обязанности по предоставлению отчетности в вышеуказанный период.

Кроме того, учитывая заявленное ответчиком ходатайство, суд первой инстанции также пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности по требованиям о взыскании штрафа за период с I квартала 2014 года по IV квартал 2019 года.

Апелляционный суд, руководствуясь статьями 196, 200, 307, 431 ГК РФ, с выводами суда первой инстанции не согласился, указав, что в материалах дела отсутствует предусмотренный пунктом 7.6 лицензионного договора подписанный акт выполненных обязательств, в связи с чем обязательства сторон по лицензионному договору не прекращены, в т.ч. обязанность общества по предоставлению отчетной документации.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции относительно пропуска истцом срока исковой давности по требованиям о взыскании штрафа за период с I квартала 2014 года по IV квартал 2019 года, и, учитывая данное обстоятельство, пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований, а именно за период с I квартала 2020 года по I квартал 2021 включительно.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или ГК РФ не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Как установлено пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ, к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно положениям статей 309, 310 Кодекса обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В отношении довода ответчика о том, что суд апелляционной инстанции неверно определил срок действия лицензионного договора, суд кассационной инстанции, полагает необходимым отметить следующее.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если Кодексом не предусмотрено иное (пункт 4 статьи 1235 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 425 ГК РФ установлено, что договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства, за исключением случаев, когда договором или законом предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по данному договору.

В соответствии с пунктом 4 статьи 425 ГК РФ окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

В соответствии с положениями статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Как установил суд апелляционной инстанции, стороны при подписании договора согласовали положение о том, что он действует до момента подписания акта о выполнении обязательств и закрепили его в пункте 7.6.

Суд кассационной инстанции не находит оснований не согласиться с указанными выводами апелляционного суда, кроме того, при таких обстоятельствах ссылка ответчика на необходимость применения к рассматриваемому случаю положений пункта 4 статьи 1235 ГК РФ, согласно которым спорный лицензионный договор считается заключенным на пять лет, не может быть признана обоснованной, поскольку данная норма является диспозитивной и служит для восполнения условия о сроке действия договора в случае, когда его стороны такое условие не предусмотрели и оно не может быть установлено исходя из толкования договора с соблюдением действующего законодательства.

Так, по смыслу нормы пункта 4 статьи 1235 ГК РФ договор считается заключенным на пять лет при условии, что стороны не проявили собственную волю в отношении срока действия лицензионного договора.

Вместе с тем согласно условиям лицензионного договора лицензиату было предоставлено право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиатом в соответствии с условиями договора комиссии.

Таким образом, помимо пункта 13.1 лицензионного договора, в нем содержатся и иные условия, которые позволяют констатировать, что срок действия лицензионного договора обусловлен (является производным) от срока (сроков) действия договора комиссии, контракта, которые являются определенными. Данное обстоятельство лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

При данных обстоятельствах не может быть принят довод заявителя кассационной жалобы о том, что стороны лицензионного договора не проявили волю в отношении порядка определения срока действия лицензионного договора и следовало применить императивную норму закона.

Довод кассационной жалобы о том, что представление "нулевых" отчетов не предусмотрено лицензионным договором, подлежит отклонению, поскольку лицензионный договор не содержит разделения обязанности по представлению отчетной документации только с отражением поступившей валютной выручки и не снимает обязанность по представлению отчетной документации в периоды, когда выручка не поступает на счет лицензиата.

Таким образом, коллегия судей полагает, что судом апелляционной инстанций верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Судебная коллегия кассационной инстанции полагает, что вопреки доводам, содержащимся в кассационной жалобе, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права.

Как разъяснено в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационным жалобам относятся на их заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2024, по делу N А40-66549/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" (ОГРН 1113256022505) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев