Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2024 г. по делу N СИП-974/2022 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания, поскольку суд оценил представленные истцом в подтверждение различительной способности документы и пришел к выводу о том, что истец использовал спорное обозначение длительное время в ряде российских городов, произвел существенные затраты на продвижение этого обозначения, что привело к возникновению у потребителей ассоциативной связи между анализируемым обозначением и истцом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2024 г. по делу N СИП-974/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 29 июля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.,

судей Березиной А.Н., Деменьковой Е.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дараселия А.Д. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (ул. Университетская, д. 5, офис 7, г. Иннополис, Верхнеуслонский р-н, Республика Татарстан, 420500, ОГРН 1181690055744) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021715459.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Тамаев А.В. (по доверенности от 22.03.2024 N 1/4-32-619/41и).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 06.04.2022 возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения "" в качестве знака обслуживания по заявке N 2021715459.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2023 заявление общества удовлетворено: решение Роспатента от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 06.04.2022 возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459 признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть названное возражение общества.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2023 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал следующее:

рассуждения суда первой инстанции касались наличия или отсутствия у спорного обозначения изначальной различительной способности (т.е. применения абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), в то время как Роспатент отказал в предоставлении правовой охраны данному обозначению вследствие его восприятия в качестве места оказания услуг и их свойств (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). Следовательно, настоящее дело необходимо рассмотреть в рамках применимой нормы материального права;

проверка спорного обозначения на соответствие положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ требует соблюдения надлежащей методологии, а именно: определения восприятия этого обозначения адресатами услуг 35, 38, 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ), связанных с обеспечением деятельности интернет-магазинов электронной торговли и интернет-платформ электронной торговли;

словесные элементы "Kazan" и "Express" спорного обозначения суд первой инстанции оценивал по отдельности, не учитывая контекст, в то время как на регистрацию заявлены не два самостоятельных обозначения, а одно ("KazanExpress"), состоящее из двух частей. Кроме того, суд первой инстанции не обосновал свой вывод о том, почему адресная группа потребителей испрашиваемых услуг будет воспринимать спорное обозначение в качестве посуды для приготовления пищи;

в случае если после выполнения перечисленных выше указаний суд первой инстанции признает незаконными выводы административного органа, то этого достаточно для удовлетворения требований общества;

если суд первой инстанции согласится с выводами административного органа в отношении применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, то необходимо перейти к анализу выводов Роспатента по подпунктам 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ - об отсутствии у спорного обозначения приобретенной различительной способности и об отсутствии обладающей различительной способностью комбинации неохраняемых элементов;

в части приобретенной различительной способности должна быть дана оценка представленным в материалы дела договорам, публикациям в средствах массовой информации, рекламным и иным материалам, представленным обществом в подтверждение широкой известности и приобретенной различительной способности рассматриваемого обозначения, а также тем результатам социологического исследования, которые были направлены на доказывание приобретения заявленным обозначением различительной способности. Данные обстоятельства являются существенными для правильного разрешения настоящего дела, поскольку при доказанности приобретенной обозначением различительной способности ему может быть предоставлена правовая охрана даже при том, что оно характеризует услуги (исходящие в таком случае от одного источника происхождения).

По результатам повторного рассмотрения дела решением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 заявление общества удовлетворено: решение Роспатента от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 06.04.2022 возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459 признано недействительным как не соответствующее положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение общества.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал на обязанность суда первой инстанции при новом рассмотрении дела, пользуясь надлежащей методологией, проверить выводы Роспатента на их соответствие положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а затем исходя из результатов такой проверки либо перейти к анализу выводов административного органа по подпунктам 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, либо констатировать недействительность оспариваемого ненормативного правового акта и определить восстановительную меру.

При новом рассмотрении дела общество дополнительно представило письменные объяснения.

В судебном заседании 25.07.2024 принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Общество о дате и времени судебного заседания извещено надлежащим образом, в судебное заседание своего представителя не направило, представив ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя Роспатента, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, 19.03.2021 общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2021715459 на регистрацию обозначения "" в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг";

38-го класса МКТУ "передача информации, относящейся к электронному шопингу (торговле) и услугам розничной торговли; обеспечение доступа к веб-сайтам в Интернете, позволяющего третьим лицам предлагать товары и услуги, размещать и выполнять заказы";

39-го класса МКТУ "доставка товаров; хранение товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]".

Решением Роспатента от 06.12.2021 в государственной регистрации знака обслуживания по упомянутой заявке отказано на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган счел, что заявленное обозначение состоит из двух значимых слов "Kazan" и "Express", при этом слово "Kazan" переводится с английского языка как Казань - столица Республики Татарстан Российской Федерации, а слово "Express" / "Экспресс" является частью сложных слов и означает "моментальный, срочный". В силу приведенного семантического значения для испрашиваемых обществом услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ заявленное обозначение указывает на место оказания услуг и на их свойства, а потому является неохраноспособным.

Не согласившись с выводами экспертизы, общество 06.04.2022 обратилось в Роспатент с возражением, в котором настаивало на том, что, исходя из неоднозначности и неочевидности смыслового значения заявленного на регистрацию обозначения в отношении заявленных услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, оно будет восприниматься потребителями как обладающее изначальной различительной способностью.

Кроме того, к возражению общества были приложены следующие материалы, подтверждающие наличие у спорного обозначения приобретенной различительной способности:

договор возмездного оказания услуг от 01.03.2021 N 57-ПВЗ-С между обществом с ограниченной ответственностью "Логистическая компания "ЗаДень.ру" (далее - логистическая компания) и индивидуальным предпринимателем Васильевым Д.В., согласно которому логистическая компания оказывала услуги по сопровождению открытия пункта выдачи заказов интернет-магазина KazanExpress;

договор на оказание услуг от 01.04.2021 N 57-ПВЗ, приложения к договору между логистической компанией и Васильевым Д.В., согласно которым Васильев Д.В. оказывал услуги по доставке и вручению товаров, а также по сопровождению деятельности пункта выдачи заказов;

договор возмездного оказания услуг от 01.04.2021 N 67-ПВЗ-С между логистической компанией и индивидуальным предпринимателем Гайнитдиовым А.Д., согласно которому логистическая компания оказывала услуги по сопровождению открытия пункта выдачи заказов интернет-магазина KazanExpress, а также по сопровождению деятельности пункта выдачи заказов;

договор на оказание услуг от 01.05.2021 N 67-ПВЗ, приложениями к договору между логистической компанией и Гайнитдиовым А.Д., согласно которому Гайнитдиов А.Д. оказывал услуги по доставке и вручению товаров;

агентский договор на реализацию непродовольственных товаров от 04.12.2018 N 365/18, акт от 30.06.2021 N 9474 между обществом и автономной некоммерческой организацией "Фонд развития города Иннополис";

агентский договор на реализацию непродовольственных товаров от 17.01.2018 N 020053 между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "АЛЬКОСТ";

договор от 03.07.2019 N СУФ19-122, приложение к нему, акты от 01.08.2019 N СУФ000723, от 31.08.2019 N СУФ000810, подписанные между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Гэллэри Сервис", согласно которым последнее оказывало услуги по размещению рекламно-информационных материалов KazanExpress;

договор от 06.09.2019 N АРТ-136, акты от 30.09.2019 N 644 и от 22.11.2019 N 771, эфирная справка, медиаплан N 3, составленные между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "АРТ-Дизайн";

акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору от 02.08.2019 N D4202, счет от 05.08.2019 N 1-64270, заказ от 30.08.2019 N Z2733-1, договор от 05.09.2019 N 183/19, приложения к нему, подписанные между обществом и акционерным обществом "Медиа Плюс", согласно которым последнее оказывало услуги по размещению в эфире радиостанций рекламных материалов заказчика;

договор от 09.11.2020 N 1554, приложения к нему, акт от 03.12.2020 N 442, подписанные между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "КРЕАТИФФ", согласно которым последнее оказывало услуги по размещению и техническому обслуживанию рекламной информации обозначения "KazanExpress" на рекламных стендах в лифтах и у подъездов жилых домов города Чебоксары Чувашской Республики;

договор от 17.09.2019 N 107, приложение к нему, акт от 31.10.2019 N 252, подписанные между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "ТаргетМедиа", согласно которым последнее оказывало услуги, связанные с производством и размещением информационных материалов заказчика;

письмо общества от 18.03.2021 N 18/03-1, в котором приведены сведения о предоставлении обществом возможности юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность по продаже товаров с использованием дистанционного способа, а покупателям - приобретать товары дистанционным способом посредством оформления заказа в маркетплейсе KazanExpress;

справка общества от 24.03.2022 N 24/03/22-5, согласно которой средняя выручка общества в месяц за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress в период с марта 2020 г. по март 2021 г. составила 218 000 000 рублей (в том числе по городам присутствия: г. Казань - 490 000 000 рублей, г. Уфа - 170 000 000 рублей, г. Самара - 155 000 000 рублей, г. Набережные Челны - 160 000 000 рублей, г. Нижний Новгород - 115 000 000 рублей), при этом максимальная выручка в перечисленных городах составила: г. Казань - 492 861 782 рубля, г. Уфа - 167 505 394 рубля, г. Самара - 152 040 201 рубль, г. Набережная Челны - 160 971 603 рубля, г. Нижний Новгород - 112 675 052 рубля; в период с марта 2021 г. по март 2022 г. средняя выручка в месяц - 1 062 000 000 рублей (в том числе по городам присутствия: г. Казань - 2 000 000 000 рублей, г. Уфа - 1 110 000 000 рублей, г. Самара - 800 000 000 рублей, г. Набережные Челны - 700 000 000 рублей, г. Ижевск - 700 000 000 рублей), а максимальная выручка в перечисленных городах составила: г. Казань - 2 109 827 500 рублей, г. Уфа - 1 117 525 868 рублей, г. Самара - 881 200 994 рубля, г. Набережные Челны - 732 852 313 рубля, г. Ижевск - 708 964 708 рублей;

сведения о рекламе платформы электронной торговли KazanExpress в медиасредствах, по радио и на телевидении в период с 16.08.2021 по 24.04.2022;

статья "Команда из Казани создала свой AliExpress с доставкой за два дня", размещенная на официальном сайте газеты "Комсомольская правда" от 13.09.2017;

статья "В Казани запустят аналог AliExpress с доставкой по России" от 06.09.2017, размещенная на официальном сайте газеты "Реальное время";

статья "Предприниматель из Казани запускает аналог AliExpress", размещенная на официальном сайте газеты "Известия" от 06.09.2017;

сведения телеканала РБК "Торговый город: KazanExpress построит поселок для сотрудников";

статья Дмитрия Еремеева "KazanExpress претендует стать компанией с оценкой не менее 1 миллиарда долларов", размещенная в общественно-политической интернет-газете "БИЗНЕС Online" от 11.01.2021 (https://www.businessgazeta.ru/article/495063);

статья "Мишустин предложил облачные технологии для оценки стоимости недвижимости", размещенная на официальном сайте газеты "РИА Новости" от 09.07.2022, в которой упоминается маркетплейс Kazanexpress;

статья "Семь мобильных приложений, которые вызовут ажиотаж в посткоронавирусном мире", размещенная в официальном интернет-журнале "Секрет фирмы" от 10.06.2020, где упоминается быстрая доставка покупок из маркетплейсов Ozon, Lamoda, Wildberries, KazanExpress и др.;

статья "Как казанский маркетплейс привлек инвестиции от AliExpress", размещенная на официальном сайте газеты "Ведомости", в данной статье была опубликована информация о создании маркетплейса KazanExpress в 2017 году;

статья "KazanExpress" привлек инвестиции от "AliExpress Россия" на миллиарды рублей", размещенная на официальном сайте издания RB.RU от 10.03.2021;

статья "Татарский маркетплейс и клиники женского здоровья: кому дали денег на этой неделе", размещенная на официальном сайте журнала Forbes от 13.03.2021, где указано, что маркетплейс KazanExpress привлек инвестиции от "AliExpress Россия";

статья "AliExpress получит 30% маркетплейса KazanExpress, размещенная в газете "Коммерсантъ" от 10.03.2021;

статья "Татарстан уходит в онлайн", размещенная в "Российской газете" (RG.RU) от 26.01.2021;

публикация в социальной сети Instagram (запрещенной в настоящее время на территории Российской Федерации), "Мобильное приложение "KazanExpress" шопинг с доставкой за 1 день";

презентация "Трекинг основных показателей здоровья бренда "KazanExpress".

На основании изложенного и представленных материалов общество просило Роспатент отменить решение от 06.12.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания для всех испрашиваемых услуг.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения и оставил в силе решение от 06.12.2021.

Административный орган проанализировал спорное обозначение и констатировал, что его словесный элемент образован путем слитного написания слов "Kazan" и "Express".

Исходя из значений слова "Kazan", Роспатент пришел к тому выводу, что оно представляет собой написанное на английском языке название столицы Республики Татарстан - города Казани, т.е. места, где зарегистрировано общество и где сконцентрирован его основной бизнес, приносящий наибольший среднемесячный объем выручки за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress.

Как отметил административный орган, этимология названия города Казань связана со словом "казан" в значении "котел для приготовления пищи", но в заявленном обозначении элемент "Kazan" с учетом его написания с заглавной буквы будет восприниматься потребителем в качестве географического указания на место оказания услуг (продвижения/сбыта товаров и их доставки).

Следовательно, предоставление правовой охраны спорному обозначению создаст препятствия для его использования иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Казани.

С точки зрения Роспатента, семантика элемента "Express" и специфика испрашиваемых услуг характеризуют скорость их оказания и демонстрируют, что доставка товаров покупателям при помощи маркетплейса KazanExpress осуществляется быстро и срочно.

Аргументы общества, касающиеся практики регистрации обозначений, содержащих элемент "Express" в качестве охраняемого, в отношении идентичных и однородных услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, административный орган оценил критически, поскольку упомянутые обозначения являются комбинированными и включают помимо словесных изобразительные элементы.

Наряду с этим Роспатент акцентировал внимание на том, что в состав спорного обозначения кроме элемента "Express" входит неохраноспособный элемент "Kazan".

Представленное обществом социологическое исследование административный орган отклонил, указав, что оно не опровергает выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Оснований для применения положений подпунктов 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ Роспатент не усмотрел, полагая недоказанным наличие у спорного обозначения приобретенной различительной способности и невозможным квалифицировать его в качестве оригинальной комбинации, обладающей различительной способностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 03.08.2022, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

Общество опровергало вывод административного органа о том, что обозначение "KazanExpress" указывает на место оказания испрашиваемых услуг и на их свойства.

По мнению общества, потребитель не будет воспринимать элемент "Kazan" в качестве названия города Казань; наличие у слова "express" таких значений, как "усиленный" и как указание на вид поезда свидетельствует об отсутствии прямой описательности у обозначения "KazanExpress".

Как полагало общество, спорное обозначение будет восприниматься российским потребителем исходя из транслитерации и созвучности элементов "Kazan" и "Express" русским словам "казан" и "экспресс" соответственно.

Общество упомянуло факты предоставления правовой охраны обозначениям, содержащим охраняемый словесный элемент "Express" и зарегистрированным в отношении услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ. Ссылаясь на отсутствие таких услуг перечисленных классов МКТУ, как "быстрая Казань", общество настаивало на фантазийном характере заявленного обозначения.

В обоснование своей позиции, состоящей в том, что потребители не воспринимают обозначение "KazanExpress" как описательное, общество привело результаты социологического исследования.

Наряду с этим общество также утверждало, что спорное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его длительного и активного использования заявителем в отношении испрашиваемых услуг при реализации продукции, в ходе доставки товаров, в рекламе и т.д.

С точки зрения общества, поскольку пункты доставки маркетплейса KazanExpress на момент подачи спорной заявки имели значительную географию расположения (находились в городах Казань, Набережные Челны, Самара, Чебоксары, Екатеринбург, Челябинск, Ижевск), то использование заявленного обозначения следует считать широким, не ограничивающимся несколькими городами.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзыве на заявление, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, оценив имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для признания недействительным оспариваемого ненормативного правового акта ввиду следующего.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением обществом соблюден, что Роспатент не оспаривает.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции, что не оспаривает заявитель.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (19.03.2021) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков / знаков обслуживания обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам в принятом по настоящему делу постановлении от 17.07.2023, такое ограничение установлено, в первую очередь, в публичных интересах и призвано не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков / знаков обслуживания (индивидуализировать конкретные товары/услуги в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам/услугам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-1239/2021, от 24.11.2022 по делу N СИП-1334/2021, от 28.11.2022 по делу N СИП-1315/2021, от 02.12.2022 по делу N СИП-245/2022 и других.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 названной статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующих товаров/услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак / знак обслуживания или испрашивается регистрация товарного знака / знака обслуживания. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака / знаков обслуживания в Роспатент.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей с учетом спорного обозначения, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар или услугу. Такие обозначения называются описательными.

Однако следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах или оказываемых услугам через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Если в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент описательным, нужно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги либо характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара/услуги, сведения об изготовителе.

При рассмотрении возражения предметом является проверка законности отказа в предоставлении правовой охраны применительно к каждому указанному в возражении товару / услуге.

При рассмотрении дела судом предметом спора является проверка законности решения Роспатента применительно к каждому испрашиваемому товару/услуге из числа приведенных в поданном в суд заявлении.

При направлении настоящего дела на новое рассмотрение президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал нарушение судом первой инстанции методологии проверки спорного обозначения на предмет его описательности.

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Так, президиум отметил, что суд первой инстанции должен оценить выводы административного органа о том, что единое словесное обозначение, включающее элементы "Kazan" и "Express", заявленное для индивидуализации услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, связанных с обеспечением деятельности интернет-магазинов электронной торговли и интернет-платформ электронной торговли, адресная группа потребителей будет воспринимать в качестве описательного ввиду указания на место оказания данных услуг (в Казани / из Казани) и на их свойства (быстро, срочно).

Судебная коллегия соглашается с данным выводом Роспатента, изложенным с оспариваемом решении, как соответствующим норме подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган пришел к правомерному выводу о том, что слово "Kazan", написанное на английском языке, является названием столицы Республики Татарстан - города Казани, т.е. места регистрации общества и нахождения его основного бизнеса, приносящего наибольший среднемесячный объем выручки за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress. Указанный элемент с учетом его написания с заглавной буквы будет восприниматься потребителем именно в качестве географического указания на место оказания услуг.

Семантическое значение элемента "Express" применительно к услугам по обеспечению деятельности интернет-магазинов электронной торговли и интернет-платформ электронной торговли характеризуют скорость их оказания: доставка товаров покупателям при помощи маркетплейса KazanExpress осуществляется быстро и срочно.

Судебная коллегия полагает, что Роспатент правильно оценил заключение от 28.04.2022 N 33-2022, выполненное Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (далее - заключение) по вопросу о том, вводит ли обозначение по спорной заявке целевую группу потребителей в заблуждение в отношении места оказания услуг и их свойств на сегодняшний день и до даты подачи заявки 19.03.2021.

Так, административный орган указал: поскольку в заключении отсутствует информация о результатах ответов на вопросы N 1 и N 2 о переводе на русский язык слов "Kazan" и "Express", N 4 и N 6 о свойствах и месте оказания услуг, соотнести заключение с результатами социологического опроса не представляется возможным.

При проведении соцопроса не устанавливалось, в каком смысловом значении воспринимается заявленное обозначение респондентами. В частности, не исследовалось мнение опрашиваемых о том, как ими воспринимаются по смыслу словесные элементы "Kazan" и "Express" в контексте, то есть применительно к испрашиваемым услугам 35, 38, 39-го классов МКТУ и с учетом совместного включения названных элементов в состав данного обозначения.

Роспатент правомерно отклонил ссылки заявителя на другие примеры регистрации товарных знаков, содержащих словесный элемент "Express", поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а оценка охраноспособности обозначения и решение о государственной регистрации товарного знака проводится с учетом обстоятельств и доказательств конкретных материалов заявки. При этом примеры товарных знаков, приведенные заявителем в возражении, большинство из которых являются комбинированными, кроме словесного элемента "Express" включают иные охраноспособные элементы.

Суд также проверил правомерность изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте выводов об отсутствии оснований для применения подпунктов 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки мнению заявителя, комбинация словесных элементов "Kazan" и "Express" не обладает различительной способностью, поскольку воспринимается в прямом и очевидном значении словесных элементов, составляющих спорное составное словесное обозначение, данные элементы в своей совокупности не образуют качественно иной уровень восприятия потребителями заявленного обозначения. При этом отсутствие графической и цветовой проработки этого обозначения, отсутствие какого-либо (оригинального) взаимного расположения неохраняемых элементов, также не позволяет прийти к выводу о том, что оно является комбинацией, обладающей различительной способностью.

В связи с этим отсутствуют основания считать, что заявленное обозначение состоит из элементов, образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Вместе с тем суд считает, что общество подтвердило факт приобретения различительной способности обозначением "KazanExpress" по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 35 Правил N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Кроме того, необходимо отметить, что обстоятельства установления приобретенной различительной способности зависят от того, какому из оснований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначение не соответствовало изначально (абзацу первому пункта 1 либо подпункту 1, 2, 3 или 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

В настоящем деле речь идет о приобретении различительной способности обозначениями, характеризующими услуги, которые в публичных интересах должны быть свободны для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что они могут употребляться применительно к определенным товарам, услугам, характеризуя их.

Для таких обозначений должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику услуг различных участников гражданского оборота (а связывает его только с одним лицом), и поэтому более не разумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими лицами для характеристики собственных услуг.

Роспатент исследовал представленные документы и указал, что первые упоминания о маркетплейсе KazanExpress появились в конце 2017 года в СМИ г. Казани (газета "Комсомольская правда"), а с начала 2018 года заявитель начал сотрудничать с поставщиками различных товаров, заинтересованных в реализации своей продукции через маркетплейс KazanExpress, а также того, что маркетплейс KazanExpress имеет пункты выдачи в городах Уфа, Казань, Нижний Новгород, Самара, Набережные Челны, однако, наибольшее их число сконцентрировано в городе Казани. Наружная реклама и реклама на радио также осуществлялась в пределах указанных городов.

Административный орган счел, что из представленных заявителем документов не усматривается приобретение заявленным обозначением различительной способности в масштабах территории Российской Федерации и что основания для применения положения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ отсутствуют.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар/услугу конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретными услугами и одним источником (одним лицом, связанными лицами) их происхождения.

Разрешение этого вопроса зависит в том числе от того, используется ли спорное (либо сходное с ним) обозначение иными лицами для маркировки однородных товаров/услуг.

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Для обозначений, изначально характеризующих товар, должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товара различных лиц (а связывает их только с одним лицом (аффилированными, связанными между собой лицами)), и поэтому более неразумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими лицами для характеристики собственных товаров.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-1239/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2022 N 300-ЭС22-20517 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 28.07.2022 по делу N СИП-1331/2021, от 30.03.2023 по делу N СИП-671/2022, от 10.11.2023 по делу N СИП-112/2023 и др.

Применительно к обстоятельствам данного дела общество указывало, что потребитель соответствующих услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ не воспринимает заявленное обозначение как ту или иную характеристику услуг, оказываемых различными лицами, а ассоциирует это обозначение исключительно с обществом.

Иной подход не согласуется с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

Институт товарного знака как правовой институт существует для формирования у потребителей ассоциативного ряда между конкретным обозначением (при использовании его в гражданском обороте в отношении конкретных товаров, работ или услуг) и источником (лицом, группой лиц) их происхождения.

Суд оценил представленные обществом в подтверждение различительной способности документы, датированные до даты подачи заявки, и полагает, что общество использовало спорное обозначение длительное время (с 2017 года) в ряде российских городов, произвело существенные затраты на продвижение этого обозначения, что привело к возникновению у потребителей ассоциативной связи между анализируемым обозначением и указанным обществом.

Так, реклама размещалась в таких известных источниках, как газета "Комсомольская правда", газета "Известия", телеканал РБК, газета "Ведомости", газета "Коммерсантъ", журнал Forbes.

Вопреки выводу административного органа в оспариваемом решении о непредставлении обществом документов, подтверждающих фактическое оказание заявителем услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, маркированных обозначением "KazanExpress" до 19.03.2021, в материалы административного дела представлены акты оказания услуг обществом контрагентам, справка общества от 24.03.2022 о ежемесячной средней выручке за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress, начиная с марта 2020 г.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, при оценке угрозы смешения схожих обозначений данными, подтверждающими наличие такого смешения, могут быть результаты, полученные путем проведения социологического опроса, если применительно к конкретному виду товаров результат показывает влияние на продвижение товаров в определенном сегменте рынка.

Иными словами, результаты социологического опроса должны быть соотнесены с поставленным перед респондентами вопросом.

Социологический опрос показал: 77% опрошенных отметили что к 19.03.2021 они были знакомы с обозначением "KazanExpress", назвав услуги доставки товаров (57%), услуги по предоставлению места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров (26%), а также услуги электронного шопинга (25%); 71% опрошенных, давших содержательный ответ, считают, что указанное обозначение принадлежит обществу.

Довод Роспатента, изложенный в отзыве на заявление, о том, что доля респондентов, соотнесших обозначение "KazanExpress" с заявителем, в действительности составила 489 человек (48% от общего числа участников исследования), поскольку учитывались только те опрошенные, которые дали содержательный ответ, не опровергает установленный судом факт приобретения спорным обозначением различительной способности по результатам оценки доказательств в совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует положениям пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

С точки зрения суда, на Роспатент следует возложить обязанность зарегистрировать обозначение по заявке N 2021715459 в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг, указанных в этой заявке.

Понесенные обществом расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1181690055744) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459 как не соответствующее пункту 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2021715459 в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг, указанных в этой заявке.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1181690055744) 3 000 (три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судья

А.Н. Березина

Судья

Е.В. Деменькова