Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2024 г. по делу N СИП-1013/2023 Суд признал недействительными решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений на решение об отказе в выдаче патентов на изобретения, в связи с нарушением Роспатентом методологии проверки соответствия групп изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2024 г. по делу N СИП-1013/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 5 августа 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.,

судей Деменьковой Е.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Титаренко Д.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица ZINGENTA PARTISIPEJSHNS AG (Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.06.2023, принятых по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации патентов на изобретения по заявкам N 2019122291 и N 2019122355.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица ZINGENTA PARTISIPEJSHNS AG - Куликов А.В. (по доверенности от 29.08.2023 N 846/2023), Одинцов А.К. (по доверенности от 29.08.2023 N 846/2023), Кузнецова Т.В. (по доверенности от 29.08.2023 N 846/2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-54/41и);

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо ZINGENTA PARTISIPEJSHNS AG (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.06.2023, принятых по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации патентов на изобретения по заявкам N 2019122291 и N 2019122355.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагал, что оспариваемые решения являются законными и не нарушают права и законные интересы компании.

В судебном заседании 23.07.2024 приняли участие представители компании и Роспатента.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители компании настаивали на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по основаниям, изложенным в отзыве.

Как следует из материалов дела, 15.12.2017 компания подала заявку на выдачу патента на группу изобретений N 2019122291 (далее - заявка 1) охарактеризованных в формуле, представленной в корреспонденции от 02.12.2021, в следующей редакции:

"1. Кристаллический полиморф соединения формулы I,

который характеризуется порошковой дифракционной рентгенограммой, предусматривающей одно значение угла 2, составляющее 9,40,2, одно значение угла 2, составляющее 10,30,2, и по меньшей мере три значения угла 2, выбранных из группы, состоящей из 8,10,2, 11,60,2, 12,00,2, 13,90,2, 14,80,2, 16,00,2, 18,20,2, 18,80,2, 20,40,2, 20,60,2, 21,20,2, 21,70,2, 21,90,2, 22,10,2, 22,40,2 и 23,40,2.

2. Кристаллический полиморф по п. 1, который характеризуется следующими параметрами решетки: a=8,85 0,01 , b=11,43 0,01 , c=11,96 0,01 , = 65,26° 0,01°, =77,82° 0,01°, =72,60° 0,01° и объем = 1043 1 .

3. Кристаллический полиморф по любому из пп. 1-3, который характеризуется температурой плавления, составляющей 120°С 2°С.

4. Инсектицидная композиция, содержащая инсектицидно эффективное количество полиморфа по любому из пп. 1-3 и по меньшей мере один приемлемый с точки зрения сельского хозяйства носитель или разбавитель.

5. Способ предупреждения или осуществления контроля инфекции насекомых на растениях или посевном материале, включающий обработку растения или посевного материала инсектицидно эффективным количеством инсектицидной композиции по п. 4".

Компания 15.12.2017 также подала заявку на выдачу патента на группу изобретений N 2019122355 (далее - заявка 2), охарактеризованных в формуле, представленной в корреспонденции от 02.12.2021, в следующей редакции:

"1. Кристаллический полиморф соединения формулы I,

который характеризуется порошковой дифракционной рентгенограммой, содержащей одно значение угла 2, составляющее 13,7 0,2, и по меньшей мере три значения угла 2, выбранные из группы, состоящей из 7,7 0,2, 12,6 0,2, 13,9 0,2, 15,3 0,2, 16,0 0,2, 17,4 0,2, 23,1 0,2 и 23,8 0,2.

1. Кристаллический полиморф по п. 1, который характеризуется следующими параметрами решетки: a=8,26 0,01 , b=12,76 0,01 , c=20,47 0,01 , = 81,25° 0,01°, =79,60° 0,01°, =86,77° 0,01° и объем = 2098 .

2. Кристаллический полиморф по п. 1 или п. 2, который характеризуется температурой плавления, составляющей 125°С2°С.

3. Инсектицидная композиция, содержащая инсектицидно эффективное количество полиморфа по любому из пп. 1-3 и по меньшей мере один приемлемый с точки зрения сельского хозяйства носитель или разбавитель.

5. Способ предупреждения или осуществления контроля инфекции насекомых на растениях или посевном материале, включающий обработку растения или посевного материала инсектицидно эффективным количеством инсектицидной композиции по п. 4".

По итогам рассмотрения заявок 1 и 2 Роспатент 27.09.2022 принял решения об отказах в выдаче патентов на изобретения ввиду несоответствия изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указаны следующие источники информации:

патентный документ WO 2010/066780A1, дата публикации 17.06.2010 (далее - источник информации 1);

статья (Mino R. Caira, "Cristalline Polimorfism of organic compounds", TOPICS IN CURRENT CHEMISTRY, 1998, vol.198, p.163-208 (далее - источник информации 2);

статья Sherry L. Morissette et al.: "High-throughput crystallization: polymorphs, salts, co-crystals and solvates of pharmaceutical solids", ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS, 2004, v.56, pp.275-300 (section 1; 3.1) (далее - источник информации 3).

В решениях Роспатента отмечено, что из источника информации 1 известно соединение I, а также способы его получения, выделения/очищения и композиция на его основе для применения в сельском хозяйстве для борьбы с нежелательными насекомыми, в качестве инсектицида.

Как указал административный орган, предложенное соединение I отличается от соединения, известного из источника информации 1 тем, что представлено в кристаллической форме, охарактеризованной конкретными параметрами своей кристаллической решетки.

Вместе с тем в решениях Роспатента сделан вывод о том, что для специалиста в данной области техники очевидно, что указанная в качестве технического результата стабильность кристаллической формы, относится к тем физико-химическим свойствам, которые не могут быть признаны неожиданными, поскольку из уровня техники (источники информации 2 и 3) известно, что формы соединений такие как кристаллы, гидраты и сольваты получают именно с целью улучшения/модифицирования таких свойств как стабильность, чистота, растворимость, гигроскопичность, биодоступность и т.д.

В решениях Роспатента отмечено, что из источника 1 известна инсектицидная композиция, которая проявляет тот же вид биологической активности и применяется по тому же назначению, что и предложенные инсектицидные композиции, а также известен способ предупреждения или осуществления контроля инфекции насекомых на растениях или посевном материале.

С точки зрения Роспатента, замена в инсектицидной композиции (которая также применяется в способе), одной формы соединения на другую не приведет к виду действия, которое явным образом не следует для специалиста из уровня техники (источники информации 1-3).

Как следует из решений Роспатента, приведенные в описании сведения о достижении стабильности предложенным кристаллическим полиморфом соединения I, явным образом следуют из уровня техники (источники информации 1-3). Соответственно, группы изобретений по независимым пунктам 1, 4 и 5 не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Зависимые пункты 2, 3 формулы содержат дополнительные характеристики предложенной формы соединения I, которые изучаются уже после получения формы вещества, с целью идентификации структуры и формы полученного соединения.

На решения об отказе в выдаче патентов на группы изобретений по заявкам 1 и 2 поступили возражения компании 20.04.2023.

К возражению по заявке 1 представлено приложение Annex, которое представляет собой наложенную порошковую рентгенограмму (XRPD) эксперимента в соответствии с примером 3 "Стабильность полиморфов" (с. 36 описания заявки) (далее - источник информации 4).

Компания отметила, что данные XRPD источника информации 4 были подготовлены в соответствии с описанием методики на с. 35-36 описания заявки, анализ этих данных показывает значительно более высокую термостабильность полиморфа по изобретению в сравнении с эталонной формой А, известной из источника информации 1, как следствие, пригоден для хранения и использования по меньшей мере до 52°С в течение длительного периода времени, в то время как эталонная форма А полиморфа предшествующего уровня техники не является таковой.

К возражению по заявке 2 компания представила приложение Annex 1 (источник информации 4) и Annex 2 (далее - источник информации 5), которые представляют собой дополнительную поддержку описания результатов наблюдений за нагретыми и перемешанными образцами полиморфов, сделанными на с. 36 и 37 описания заявки 2, где источник 4 (нагревание при 40°С - повторные эксперименты) и источник 5 (нагревание при 50°С) состоят из наложенных друг на друга рентгеновских порошковых дифрактограмм (XRPD) экспериментов в соответствии с примером 3 "Стабильность полиморфов" (с. 36-37 описания заявки 2).

Как указал податель возражения по заявке 2, анализ полученных данных показывает значительно более высокую термическую стабильность полиморфа по изобретению в сравнении с эталонной формой А, известной из источника информации 1, следовательно, демонстрирует значительную термическую дифференциацию стабильности между кристаллической формой предшествующего уровня техники и заявленной формой.

В возражениях на решения Роспатента по заявкам 1 и 2 компания отметила, что в источнике информации 1 отсутствует четкое указание на то, что эталонная форма А (соединение P l.29), действительно будет иметь неадекватную стабильность, что могло бы побудить специалиста в данной области к поиску других форм в твердом состоянии, которые являлись бы технически пригодными. При этом стабильность не могла быть предсказана специалистом в данной области техники.

Компания акцентировала внимание административного органа на том, что преимущества предложенных групп изобретений связаны с физическими характеристиками (стабильностью) готового продукта, который может нуждаться в длительном хранении при повышенной температуре. Отмечено, что твердофазные превращения в составах пестицидного продукта, приводящие к росту кристаллов, могут нарушать целостность состава, делая его неполноценным, в том числе влиять на свойства растворения в баке для опрыскивания перед применением на сельскохозяйственных культурах, а также могут влиять на применение (засорение форсунки и др.).

Компания в возражениях указала, что неправильно нанесенный на урожай пестицидный продукт может повлиять на биологическую эффективность активного ингредиента, и, таким образом, физические преимущества групп изобретений по заявкам 1 и 2 по своей сути имеют последующую пользу в биологическом применении против вредителей сельскохозяйственных культур.

Компания привела аргументы о том, что из уровня техники, в частности, начиная с описания к источнику информации 1, не было ясно, существуют ли другие кристаллические полиморфы, отличные от известного полиморфа эталонной формы А, не говоря уже о полиморфах по спорным группам изобретений с их высокой стабильностью и полезным применением в агрохимии составов, которыми не обладает полиморф эталонной формы А.

30.06.2023 по итогам рассмотрения возражений Роспатентом были приняты решения об отказе в удовлетворении возражений по заявкам 1 и 2.

В обоснование принятых решений административный орган сослался на то, что спорные группы изобретений не отвечают критерию патентоспособности "изобретательский уровень", так как явным образом следуют из уровня техники для специалиста в связи со следующим:

в уровне техники раскрыты общие принципы получения и результаты исследования получения полиморфных модификаций химических соединений, в результате осуществления которых получают формы с необходимыми характеристиками;

для специалиста известно, что формы соединений, такие как кристаллы, гидраты и сольваты получают именно с целью модифицирования таких свойств как стабильность, чистота, растворимость, гигроскопичность и т.д. (источник информации 2, с. 164-165 (последний абзац); раздел 2.2); источник информации 3 (section 1; 3.1);

на основании общих знаний в данной области техники путем рутинных процедур по подбору параметров (условий, режимов) получения кристаллической формы можно подобрать такие условия, при которых будут получены кристаллические формы с улучшенными свойствами, такими как стабильность (например, источники информации 4 и 5) чистота, растворимость, гигроскопичность, биодоступность и т.д);

включение признаков зависимых пунктов 2-3 формулы в независимые пункты 1 формулы групп изобретений по заявкам 1 и 2 также не повлияет на вывод о патентоспособности предложенных полиморфных форм.

Не согласившись с принятыми Роспатентом решениями от 30.06.2023, полагая, что они являются недействительными, так как приняты с нарушением норм действующего законодательства и нарушают права и законные интересы компании, последняя обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Заявитель указывает на то, что технический результат, достигаемый предложенной новой кристаллической формой соединения I по спорным изобретениям, связан с физическими характеристиками (повышенной стабильностью) готового продукта (пример 3 "Стабильность полиморфов" в описании заявок 1 и 2). Повышенная стабильность полиморфа полезна в биологическом применении против вредителей сельскохозяйственных культур, что подтверждается материалами заявок 1 и 2 (с. 5-6 описаний заявок). Повышенная стабильность полиморфа понижает риск наступления твердофазных превращений в составах пестицидного продукта (строки 29-33 с. 36 описания заявок), приводящих к росту кристаллов, которые могут нарушать целостность состава, делая его неполноценным, в том числе влиять на свойства растворения в баке для опрыскивания перед применением на сельскохозяйственных культурах, а также на его применение (засорение форсунки и др.). Очевидно, что неправильно нанесенный на урожай пестицидный продукт может повлиять на биологическую эффективность активного ингредиента.

С точки зрения заявителя, полиморфы по заявкам 1 и 2 с улучшенными характеристиками стабильности позволят получить агрокомпозиции с повышенной активностью, так как на практике после некоторого времени хранения сельскохозяйственная композиция, содержащая новую, более стабильную форму активного ингредиента, будет содержать большее количество этого активного ингредиента, чем композиция, приготовленная с тем же начальным количеством известной менее стабильной формы этого вещества, что подтверждается документами Annex, Annex 1 и Annex 2, представленными заявителем с возражениями от 20.04.2023.

Заявитель указывает на то, что приведенные выше отличительные признаки групп изобретений по заявкам 1 и 2 не присущи решениям, описанным в противопоставленных Роспатентом источниках 1-3.

Так, источник 1 описывает соединение I (с. 141, соединение Р 1.29 (эталонная форма А)), а также способы его получения, выделения/очищения и композицию на его основе для применения в сельском хозяйстве для борьбы с нежелательными насекомыми, в качестве инсектицида. В документе в общем виде приведены различные варианты способов получения спирогетероциклических соединений пирролидиндиона, при этом указано, что соединения могут быть получены в солевой, гидратной или сольватной форме, а также имеется указание на проведение процессов кристаллизации (с. 27 последний абзац, с. 28 первый абзац, строки 28-31).

При этом соединение I по спорным группам изобретений отличается от соединения, известного из источника 1, тем, что представлено в кристаллической форме, охарактеризованной конкретными параметрами своей кристаллической решетки, вследствие чего обладает повышенной стабильностью, что подтверждается как материалами заявок (раздел примеры в описании заявок, а именно получение полиморфов, анализ полиморфов и стабильность полиморфов), так и самим Роспатентом, который в своих решениях не отрицает соответствие спорных изобретений критерию патентоспособности "новизна".

Приложенные заявителем к возражениям от 20.04.2023 документы Annex, Annex 1 и Annex 2 также указывают на явно более высокую термическую стабильность полиморфа по спорным изобретениям по сравнению с полиморфом эталонной формы А, раскрытым в источнике информации 1, как следствие, демонстрируют значительную термическую дифференциацию стабильности между кристаллической формой предшествующего уровня техники и группами изобретений по заявкам 1 и 2.

Источники информации 2 и 3 описывает в общем виде кристаллические полиморфизмы органических соединений, не раскрывая соединение I по изобретениям из заявок.

Таким образом, по мнению заявителя, в приведенных административным органом в решениях источниках описаны решения, не обладающие признаками, совпадающими с отличительными признаками изобретений по заявкам 1 и 2.

По мнению заявителя, описанный выше технический результат групп изобретений по заявкам 1 и 2 не следует явным образом для специалиста из уровня техники.

Заявитель констатирует: несмотря на то, что специалист, столкнувшийся с проблемами стабильности известного соединения, действительно будет заинтересован в поиске новых полиморфных форм этого известного вещества, в предшествующем уровне техники нет информации о конкретных путях получения новой заявленной полиморфной формы. При этом в данной области техники известно огромное количество путей, с помощью которых можно получить полиморфное соединение. Однако заранее неизвестно, какой именно путь для того или иного соединения может быть успешным для получения новой полиморфной формы. Более того, заранее также невозможно установить, существует ли в принципе новая полиморфная форма данного соединения, т.е. имеет ли поставленная задача решение. Как следствие, специалисту, столкнувшемуся с проблемой получения новой формы соединения с улучшенными характеристиками стабильности, потребуется провести огромное количество самых разных экспериментов, без малейшего намека на то, в каком направлении должен идти этот поиск, и без гарантии, что поставленная задача может в принципе быть решена.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления о признании недействительными решений Роспатента заявителем соблюден, что не оспаривается административным органом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны промышленному образцу и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с их государственной регистрацией, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления им правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявок (15.12.2017), по которым было отказано в выдаче патентов, правовая база включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Министерством экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила N 316), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316.

В силу пункта 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Аналогичные положения содержатся в пункте 75 Правил N 316. При этом изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Возможный вариант методологии проверки изобретательского уровня изобретения предусмотрен пунктом 76 Правил N 316 и предполагает определенный алгоритм действий: определение наиболее близкого аналога изобретения (шаг 1); выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков) (шаг 2); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения (шаг 3); анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат (шаг 4).

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Таким образом, проверяемое изобретение не может быть признано не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", если: хотя бы один из отличительных от ближайшего аналога признаков такого изобретения не известен из представленных с возражением источников информации (входящих в уровень техники); или все отличительные от ближайшего аналога признаки спорного изобретения известны из представленных с возражением источников информации (входящих в уровень техники), однако хотя бы для одного из отличительных признаков, влияющих на технический результат, не известно такое влияние на этот технический результат.

Если хотя бы один из признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, неизвестен из противопоставленных источников информации, то такое изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку в таком случае не может быть доказано, что оно следует для специалиста явным образом из уровня техники.

Согласно пункту 77 Правил N 316 не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

В оспариваемых решениях Роспатент указал: технические результаты групп изобретений по заявкам 1 и 2, достигаемые предложенными новыми кристаллическими формами соединения I, связаны с физическими характеристиками (стабильностью) готового продукта, которым может нуждаться в длительном хранении при повышенной температуре.

Следуя схеме проверки изобретательского уровня, Роспатент определил в качестве наиболее близкого аналога источник информации 1, из которого известно соединение I (стр. 141, соединение Р 1.29 (эталонная форма А)), а также способы его получения, выделения/очищения и композиция на его основе для применения в сельском хозяйстве для борьбы с нежелательными насекомыми в качестве инсектицида.

В частности, в источнике информации 1 для соединения Р 1.29 приведены физико-химические константы и показатели биологической активности, подтверждающие возможность применения соединения по указанному назначению (с. 161, 168, примеры B1, В16), а также различные варианты способов получения спирогетероциклических соединений пирролидиндиона, при этом указано, что соединения могут быть получены в солевой, гидратной или сольватной форме, а также имеется указание на проведение процессов кристаллизации.

При этом предложенные в заявках 1 и 2 соединения I отличаются от соединения, известного из источника информации 1, тем, что представлено в кристаллической форме, охарактеризованной конкретными параметрами своей кристаллической решетки.

По мнению заявителя, стабильный кристаллический полиморф соединения формулы I групп изобретений по заявкам 1 и 2 проявляет новые полезные свойства, возможность достижения которых не вытекает из источников информации 1-3 и которые не могли быть заранее очевидны для специалиста или гарантированно получены им с помощью метода проб и ошибок.

В порядке статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях выяснения профессионального мнения лица, обладающего теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, суд привлек к участию в качестве специалиста Яковлева Руслана Юрьевича, советника Суда по интеллектуальным правам, который представил ответы на вопросы заявителя и Роспатента.

Специалист указал, что полиморфы из заявок 1 и 2 при описанных в примерах 3 условиях более устойчивы, чем полиморф А из источника информации 1; они устойчивы при температурах до 50-52°C, в то время как полиморф А из источника информации 1 уже в течение 1 суток при комнатной температуре переходит в новый полиморф, т.е. теряет стабильность, как следствие, не может быть применен в суспензионной форме. Специалист подтвердил неустойчивость полиморфа А из источника информации 1 даже при температуре 6°C.

С точки зрения специалиста, из источников информации 2 и 3 не следует, что новые полиморфы, получаемые из известных веществ, будут обязательно обладать полезными для практического использования свойствами. Из источников информации 1-3 специалисту не очевидно получение полиморфов по заявкам 1 и 2, а также то, что указанные полиморфы обязательно будут обладать улучшенной стабильностью по сравнению с полиморфом А из источника информации 1.

Как указал специалист, отсутствует конкретная установленная методика получения таких полезных в практическом смысле полиморфов, поэтому данная задача не может быть очевидной для специалиста, подчеркнув, что получение нового полиморфа определенного вещества с какими-то полезными свойствами для этого вещества вполне достойная задача для изобретательского уровня.

В судебном заседании 23.04.2024 специалист подтвердил, что полиморфы из заявок 1 и 2 обладают новыми свойствами (повышенная стабильность), указанные новые свойства полиморфов являются неожиданными для специалиста.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2024 по делу N СИП-877/2022 изложена правовая позиция о том, что применение методологии пункта 76 Правил N 316 при рассмотрении заявки на выдачу патента на кристаллическую форму известного вещества всегда будет означать соответствие последней условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку если заявленная кристаллическая форма является новой, то в уровне техники невозможно отыскать кристалл, характеризующийся тем же расположением пиков на порошковой рентгеновской дифрактограмме. Поэтому проверка будет завершена на шаге 3. Вместе с тем такой подход не соответствует сути отношений в сфере патентования, приведет к принципиальной невозможности получения патентов на новые кристаллические формы известных веществ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам резюмировал, что поиск конкретной новой кристаллической формы вещества все же может быть направлен на решение определенной технической задачи, и такая решающая определенную задачу новая форма должна признаваться обладающей изобретательским уровнем, если для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Вопреки мнению Роспатента, основанному на норме абзаца восьмого пункта 77 Правил N 316, нельзя признать, что при выявлении новых кристаллических форм осуществляется именно выбор параметров.

В постановлении от 19.01.2024 по делу N СИП-877/2022 президиум Суда по интеллектуальным правам отметил: действительно перебор различных полиморфных кристаллических форм вещества может быть рутинной задачей для специалиста. Однако поиск конкретной полиморфной кристаллической формы может быть направлен и на решение конкретной технической задачи с точки зрения в числе прочего терапевтической эффективности (в том числе фармакологической активности) и безопасности (в том числе токсичности). Все полиморфные кристаллические формы одного вещества имеют между собой определенные отличия. Но отдельные отличия (их совокупность) могут быть неожиданными. Задача Роспатента при проверке изобретательского уровня новой кристаллической формы - оценить, проявляет ли такая форма в конкретном случае (а не абстрактно, как предлагает административный орган, - для любых кристаллических форм любых веществ) неожиданные для специалиста полезные свойства, демонстрирует ли неожиданный для специалиста эффект (технический результат), было ее выявление рутинной операцией или же было направлено на решение конкретной технической задачи.

Президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что проверка новой кристаллической формы на соответствие условию охраноспособности "изобретательский уровень" включает в себя анализ в числе прочего: известности (или очевидности для специалиста) полиморфизма конкретного вещества (а не полиморфизма в целом как явления); известности (или очевидности для специалиста), в том числе стандартности, методов получения конкретной кристаллической формы конкретного вещества; неожиданности для специалиста конкретного изменения физико-химических свойств, эффекта (неожиданности технического результата) в сравнении с известными формами конкретного вещества.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам в названном судебном акте, ни само по себе получение стандартными методами новой кристаллической формы известного своим полиморфизмом вещества, ни изучение ее свойств и демонстрация отличий в ее свойствах от других известных кристаллических форм или от аморфной формы не являются изобретением, соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", если описанные в соответствующей заявке свойства не раскрывают неожиданный для специалиста эффект (технический результат), позволяющий использовать новую кристаллическую форму таким образом, как не могли использоваться известные кристаллические формы этого же вещества.

Судебная коллегия учитывает, что при рассмотрении дела N СИП-877/2022 суд также оценивал статьи Mino R. Caira, "Cristalline Polimorfism of organic compounds", TOPICS IN CURRENT CHEMISTRY, 1998, vol.198, p.163-208 и Sherry L. Morissette et al.: "High-throughput crystallization: polymorphs, salts, co-crystals and solvates of pharmaceutical solids", ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS, 2004, v.56, pp.275-300 (section 1; 3.1), обозначенные Роспатентом в оспариваемых решениях как источники информации 2 и 3.

Таким образом, положенные в основу оспариваемых решений выводы Роспатента об очевидности получения новых кристаллических форм полиморфов путем изменения параметров получения, а также об очевидности наличия у этих формы улучшенных свойств стабильности, являются необоснованными.

В связи с этим анализ патентоспособности новых кристаллических форм полиморфа необходимо осуществить исходя из указанного компанией технического результата, который компания привела в материалах заявок 1 и 2.

После установления обозначенных компанией в спорных заявках технических результатов административному органу следует изучить, в том числе с учетом консультации специалиста по настоящему делу и сделанных судом выводов, является этот технический результат неочевидным (качественно новым, неожиданным) для специалиста при применении новой кристаллической формы полиморфа в сравнении с известными формами данного вещества.

В случае если описанное в спорной заявке изменение свойств новой кристаллической формы вещества в сравнении с ранее известными формами является качественно новым и неожиданным для специалиста, т.е. позволяет применить ее так, как не могли использоваться известные формы, Роспатенту следует констатировать соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень.

Поскольку при рассмотрении возражений компании административным органом не была соблюдена указанная выше совокупность действий, суд приходит к выводу о несоответствии оспариваемых ненормативных правовых актов положениям пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, что влечет признание их недействительными.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок. При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что Роспатентом нарушена методология проверки соответствия групп изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень", суд полагает возможным обязать Роспатент повторно рассмотреть возражения компании с учетом выводов, изложенных в настоящем решении.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица ZINGENTA PARTISIPEJSHNS AG удовлетворить.

Признать недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.06.2023, принятые по результатам рассмотрения возражений от 20.04.2023 об отказе в выдаче патентов на изобретения по заявкам N 2019122291 и N 2019122355.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения иностранного лица ZINGENTA PARTISIPEJSHNS AG от 20.04.2023 с учетом настоящего решения суда.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица ZINGENTA PARTISIPEJSHNS AG (идентификационный номер CHE-101.201.323) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судья

Е.В. Деменькова

Судья

И.В. Лапшина