Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2024 г. N С01-957/2024 по делу N А65-28367/2023 Суд оставил без изменения постановление апелляционного суда о частичном взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2024 г. N С01-957/2024 по делу N А65-28367/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 7 августа 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 августа 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Березиной И.В., Щербатых Е.Ю.,

рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" (ул. Боткинская, д. 15, к. 1, лит. А, Санкт-Петербург, ОГРН 1027801539083) на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2024 по делу N А65-28367/2023, по иску общества с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" к индивидуальному предпринимателю Зотовой Елене Николаевне (г. Елабуга, Республика Татарстан, ОГРНИП 319169000087451) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" - Абдулов Х.Х. (по доверенности от 30.12.2022 N 78AB2672464).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Зингер Спб" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к индивидуальному предпринимателю Зотовой Елене Николаевне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060 в размере 50 000 рублей.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.12.2023 исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано 10 000 рублей.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2024 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, по правилам искового производства, принял изменение исковых требований.

Исковые требования приняты к рассмотрению в следующей редакции: "о взыскании компенсации в размере 62 500 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей и судебных издержек в сумме 8 745 рублей 14 копеек, состоящие из расходов на фиксацию правонарушения 8 000 рублей, стоимости товара в размере 60 рублей, почтовые расходы в размере 161 рублей 10 копеек, расходы на отправку контрафактного товара в суд в размере 324 рубля 4 копейки, расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 рублей".

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2024 с ответчика в пользу истца взыскано 3 125 рублей.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование кассационной жалобы ее податель выражает несогласие с выводами суда апелляционной инстанции в части определенного размера компенсации, ссылаясь на то, что суд допустил существенное нарушение норм материального права и процессуального права. Так, приводя сложившуюся судебную практику, общество обращает внимание на то, что суд апелляционной инстанции неправомерно определил размер компенсации.

Индивидуальный предприниматель Зотова Е.Н. представила отзыв на кассационную жалобу, в котором возражает относительно удовлетворения кассационной жалобы общества, считает обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 266060, зарегистрированного 26.03.2004 с приоритетом от 03.07.2000, в том числе в отношении товаров 8-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "бритвы; бритвы электрические; кусачки для ногтей [электрические или неэлектрические]; кусачки для ногтей; кусачки для удаления заусенцев; кусачки; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрических; наборы педикюрных инструментов; ножевые изделия; ножницы для ногтей [электрические или неэлектрические]; ножницы; ножницы механические для стрижки волос [ручные инструменты]; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; полировальные приспособления для ногтей [электрические или неэлектрические]; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; режущие инструменты; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы".

Иск мотивирован нарушением Зотовой Е.Н. исключительного права общества на указанное средство индивидуализации при реализации контрафактного товара - маникюрного инструмента, на упаковке которого размещен спорный товарный знак.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

От истца 09.11.2023 поступило заявление об изменении исковых требований, в которых он просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060 в размере 62 500 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей и судебные издержки в сумме 8 745 рублей 14 копеек, состоящие из расходов на фиксацию правонарушения 8 000 рублей, стоимости товара в размере 60 рублей, почтовые расходы в размере 161 рублей 10 копеек, расходы на отправку контрафактного товара в суд в размере 324 рубля 04 копейки, расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.11.2023 заявление об изменении исковых требований было возвращено истцу.

От истца 16.11.2023 поступило повторное заявление об изменении исковых требований, в которых он просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 62 500 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей и судебные издержки в сумме 8 745 рублей 14 копеек, состоящие из расходов на фиксацию правонарушения 8 000 рублей, стоимости товара в размере 60 рублей, почтовые расходы в размере 161 рублей 10 копеек, расходы на отправку контрафактного товара в суд в размере 324 рубля 04 копейки, расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.11.2023 заявление об изменении исковых требований было повторно возвращено истцу.

22.11.2023 от истца поступило ходатайство о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Арбитражный суд Республики Татарстан решением в виде резолютивной части от 28.11.2023 (мотивированное решение от 6 декабря 2023 года) по делу N А65-28367/2023 в удовлетворении ходатайства истца о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства отказал.

Исковые требования удовлетворил частично.

Суд первой инстанции взыскал с индивидуального предпринимателя Зотовой Е.Н. в пользу общества "Зингер Спб" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 266060 в размере 10 000 рублей, расходы на приобретение товара в размере 12 рублей, расходы на получение сведений из ЕГРИП в размере 40 рублей, почтовые расходы в размере 32,14 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 400 рублей.

В остальной части в удовлетворении требований отказал.

Общество "Зингер Спб" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.12.2023.

Определением от 07.02.2024 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, по общим правилам искового производства.

Этим же определением суд апелляционной инстанции принял изменение истцом исковых требований, назначил дату судебного заседания, предложил ответчику представить отзыв на уточненные требования истца.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 06.03.2024 требования общества "Зингер СПб" удовлетворил частично, взыскал с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060 в размере 3 125 рублей; судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску в размере 125 рублей и по апелляционной жалобе в размере 150 рублей, судебных издержек в сумме 712 рублей 25 копеек, состоящие из расходов на фиксацию правонарушения в размере 400 рублей, стоимости товара в размере 3 рублей, почтовые расходы в размере 8 рублей 05 копеек, расходы на отправку контрафактного товара в суд в размере 16 рублей 20 копеек, расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 10 рублей. В удовлетворении остальной части требований отказал.

Не согласившись с постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, общество "Зингер СПб" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемый судебный акт.

В судебном заседании представитель общества "Зингер СПб" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил оспариваемый судебный акт отменить.

Зотова Е.Н., надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своего представителя не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в ее отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела, истец на основании свидетельства Российской Федерации является правообладателем товарного знака N 266060, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров, в том числе товаров 8-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

22.12.2022 представителем истца в торговой точке, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира, д. 41, приобретен товар - пилка для ногтей, на упаковке которой присутствует слово "Zinger", схожее до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 266060.

В подтверждение факта купли-продажи названных товаров истец представил товарный чек от 22.12.2022 на сумму 60 рублей, на котором имеются реквизиты ответчика, приобретенный товар (пилка для ногтей), видеозапись процесса закупки (DVD-диск, фиксирующий процесс приобретения истцом вышеуказанного товара).

Считая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб в виде компенсации по факту нарушения исключительных прав.

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Из содержания данной нормы права следует, что осуществление исключительного права на товарный знак не ограничено только лишь размещением товарного знака (пункт 2 указанной статьи), а включает в себя и иные способы его использования, в том числе и распространение маркированных им товаров.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060 "ZINGER".

Исходя из предмета и оснований заявленных требований в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

По смыслу части 1 статьи 64, частей 1, 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В отзыве на уточненные требования истца ответчик факт продажи контрафактного товара не оспаривал, заявил о несоразмерного допущенного нарушения и заявленной истцом суммы компенсации, а также просил снизить размер компенсации по основаниям, установленным постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом согласно положениям статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, пункт 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)).

В предмет доказывания по данной категории дел входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены.

При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 62 500 рублей на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака. Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Такой правовой подход содержится, в частности, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу N А53-2527/2019, от 04.12.2019 по делу N А14-3727/2018, от 19.02.2020 по делу N А49-8814/2018, от 05.08.2020 N С01-613/2019 по делу N А05-10589/2018, а также в пункте 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021).

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как установил суд апелляционной инстанции и следует из материалов дела в обоснование заявленного размера компенсации истец представил в дело копию лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака от 11.08.2021, согласно которому истец предоставил лицензиату право использования на неисключительной основе товарного знака по свидетельству N 266060 в отношении всех товаров, включенных в 8-й, 35-й классы МКТУ.

Проанализировав условия указанного договора, арбитражный суд апелляционной инстанции установил, что индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на спорный товарный знак иным способом, а именно продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб.

Исходя из того, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений, суд правомерно учел, что компенсации подлежит уменьшению кратно количеству месяцев в году и количеству классов МКТУ.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 24.07.2020 N 40-П, согласно которой в случае нарушения прав одного того же лицензиара на один и тот же товарный знак размер компенсации не может быть одинаковым для конкурента правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары без лицензионного договора, и индивидуального предпринимателя, продавшего в розницу товар, маркированный товарным знаком правообладателя.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие в лицензионном договоре условий, позволяющих определить размер компенсации исходя из обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, суд апелляционной инстанции с учетом допущенного ответчиком характера нарушения определил размер компенсации из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц и за один из двух классов МКТУ, определив стоимость права использования товарного знака, соответствующего характеру допущенного ответчиком нарушения, в размере 1 562 рубля 50 копеек. Соответственно, компенсация в двойном размере составила 3 125 рублей.

Оснований для снижения размера компенсации суд апелляционной инстанции не усмотрел.

Суд кассационной инстанции отмечает, что примененный судом апелляционной инстанции алгоритм определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком, сам по себе не противоречит положениям статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 Постановления N 10.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт является законным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2024 по делу N А65-28367/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" (ОГРН 1027801539083) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

А.Н. Березина

Судья

Е.Ю. Щербатых