Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2023 г. N С01-89/2023 по делу N А17-248/2022 Суд направил на новое апелляционное рассмотрение дело о защите исключительного права на товарный знак, поскольку суд не учел, что само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания такого договора неотносимым доказательством

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2023 г. N С01-89/2023 по делу N А17-248/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 22 марта 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Снегура А.А., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (ш. Восточное, д. 28, г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 622007, ОГРН 1086623002190) на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 18.11.2022 по делу N А17-248/2022 по иску акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" к индивидуальному предпринимателю Упорову Александру Георгиевичу (г. Иваново, ОГРНИП 316370200077742) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - Сабирова М.Ю. (по доверенности от 30.12.2022);

от индивидуального предпринимателя Упорова Александра Георгиевича - Пташкин Я.Н. (по доверенности от 05.04.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с иском к индивидуальному предпринимателю Упорову Александру Георгиевичу (далее - предприниматель) о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 624673 и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанное средство индивидуализации в сумме 596 192 рублей 44 копеек.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 05.08.2022 исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчика прекратить нарушение исключительного права истца путем запрета использования без согласия правообладателя обозначения "АРМАТА", тождественного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 624673, любым способом, в том числе путем предложения к продаже и реализации товаров с приведенным обозначением; с Упорова А.Г. в пользу общества взыскана компенсация в размере 13 270 рублей 96 копеек.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 18.11.2022 решение суда первой инстанции отменено в части взыскания в пользу общества с предпринимателя компенсации, в удовлетворении данной части исковых требований отказано.

Не согласившись с названным судебным актом, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование довода о незаконности обжалуемого судебного акта податель кассационной жалобы указывает на то, что апелляционная инстанция в отсутствие возражений ответчика против размера компенсации не вправе была изменять состоявшееся по делу решение, ухудшая тем самым положение правообладателя по сравнению с тем, чего он добился в суде первой инстанции.

По мнению истца, несовпадения условий представленных им лицензионных договоров с обстоятельствами допущенного нарушения недостаточно для отклонения их доказательственного значения применительно к существующей рыночной стоимости права использования спорного товарного знака.

Заявитель кассационной жалобы также утверждает, что в основу постановления от 18.11.2022 не был положен один из лицензионных договоров, который мог опровергнуть оспариваемую позицию суда апелляционной инстанции.

От предпринимателя поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором обращено внимание на несостоятельность доводов общества, законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования.

Представитель предприниматель выступил по мотивам отзыва, настаивал на отказе в удовлетворении кассационной жалобы.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество является обладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 624673, зарегистрированный, в том числе в отношении товаров 25-го класса "одежда; обувь; галстуки; уборы головные; платки шейные; шарфы" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Правообладателю стало известно, что на Интернет-сайтах https//iv-capriz.com, https://www.wildberries.ru, Упоровым А.Г. была размещена информация, содержащая предложения к продаже товаров (детских костюмов) "Армата".

Полагая, что соответствующие действия нарушают принадлежащее ему исключительное право на упомянутое средство индивидуализации, общество обратилось в суд с требованиями по настоящему делу.

Удовлетворяя иск в части, суд первой инстанции исходил из доказанности незаконного использования ответчиком спорного товарного знака, что является основанием для привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суд применил следующую формулу: 19 906 рублей 45 копеек (стоимость права использования товарного знака с учетом длительности нарушения) / 3 (количество групп товаров одного класса МКТУ) Х 2 (двукратная стоимость права использования товарного знака) = 13 270 рублей 96 копеек.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции в части присужденной компенсации не поддержал.

Отказ в удовлетворении имущественных требований истца мотивировав непредставлением доказательств, подтверждающих двукратный размер стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав сторон спора, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта интеллектуальной собственности тем способом, который использовал нарушитель.

Ссылка истца на то, что апелляционная инстанция проанализировала не все доказательства, представленные в обоснование испрашиваемой суммы компенсации, прямо противоречит выводам суда, изложенным на страницах 7-8 обжалуемого судебного акта.

Соотнося условия лицензионных договоров от 02.10.2018 N 719сб/5, от 30.05.2019 N 320сб/5 с обстоятельствами допущенного нарушения, суд обратил внимание на то, что они не содержат сведений о стоимости права использования товарного знака в отношении рубрики "одежда" 25-го класса МКТУ. Подчеркнув, что вознаграждение в поименованных договорах не универсально, рассчитывается в зависимости от каждого предоставленного правомочия, к которым не относилась реализация названной категории товаров под обозначением "Армата", апелляционная инстанция указала на невозможность определения подлежащей взысканию компенсации согласно сведениям приведенных лицензионных договоров.

Суд по интеллектуальным правам не может признать законным вывод суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права по указанному мотиву в силу следующего.

Установление факта нарушения исключительного права истца в соответствии с положениями статьи 1252 ГК РФ и разъяснениям практики применения законодательства, изложенными в частности, в пункте 59 Постановления N 10 и пункте 4.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", само по себе исключает возможность освобождения ответчика от мер имущественной ответственности.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Следовательно, суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, должен был установить стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Между тем из содержания обжалуемого судебного акта усматривается, что суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил способ определения такой стоимости, примененный судом первой инстанции.

Апелляционная инстанция не учла, что само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

Суд апелляционной инстанции также не дал оценки тому, что предложенный истцом алгоритм исчисления компенсации исходя из сведений лицензионных договоров от 02.10.2018 N 719сб/5, от 30.05.2019 N 320сб/5 не был оспорен ответчиком (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) путем представления доказательств, на основании которых возможно было бы произвести иной расчет. В поступивших от предпринимателя письменных пояснениях содержится только указание на то, что испрашиваемая обществом сумма должна быть уменьшена в три раза ввиду несовпадения количества способов использования товарного знака, закрепленных в названных лицензионных договорах, с количеством классов МКТУ, в отношении которых товарный знак незаконно использовался ответчиком.

Суд апелляционной инстанции, по сути, исходил из того, что истец не проявил надлежащей процессуальной активности для доказывания обстоятельств относительно стоимости права использования товарного знак, в связи с чем возложил на общество соответствующие неблагоприятные процессуальные последствия.

Указанная позиция, очевидно, не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон спора и противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ, так как фактически препятствует правообладателю в получении защиты своего нарушенного права в судебном порядке и позволяет ответчику извлекать преимущества из недобросовестного поведения.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Суд апелляционной инстанции вопреки требованиям процессуального законодательства надлежащей оценки вышеназванным доводам истца и ответчика не дал, не произвел надлежащую проверку правильности расчета взысканной судом первой инстанции компенсации, исходя из представленных в материалы дела доказательств.

Учитывая, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного судебного акта, постановление суда апелляционной инстанции не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства, при этом распределить судебные расходы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 18.11.2022 по делу N А17-248/2022 отменить.

Дело N А17-248/2022 направить на новое рассмотрение во Второй арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Снегур

Судья

С.П. Рогожин