Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 июля 2011 г. N Ф07-278/11 по делу N А56-89149/2009

ГАРАНТ:

См. также постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 февраля 2011 г. N Ф07-278/2011 по делу N А56-89149/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июля 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июля 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Сапоткиной Т.И., судей и Захаровой М.В. и Рудницкого Г.М.,

при участии от ОАО Банк "Открытие" Станковского В.М. (доверенность от 22.10.2010), от ОАО "ВЕФК" Фомина А.С. (доверенность от 13.10.2010),

рассмотрев 11.07.2011 в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества Банк "Открытие" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.09.2010 (судья Ракчеева М.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2011 (судьи Тойвонен И.Ю., Зайцева Е.К., Копылова Л.С.) по делу N А56-89149/2009,

установил

Открытое акционерное общество "Восточно-европейская финансовая корпорация", место нахождения: 199053, Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д. 37, ОГРН 1037800131170, (далее - ОАО "ВЕФК") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу "Банк "Петровский" (далее - ОАО "Банк "Петровский", Банк) его правопреемник открытое акционерное общество Банк "Открытие", место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13, ОГРН 1037711013295, (далее - ОАО Банк "Открытие") об обязании удалить товарные знаки в виде словесного обозначения "ВЕФК" и изображения круга с документации, рекламы и вывесок; о взыскании 3 000 000 руб. денежной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (свидетельство N 333513), 1 900 000 руб. денежной компенсации за использование товарного знака (свидетельство N 162388), 100 000 руб. денежной компенсации за использование доменного имени VEFK.RU (с учетом уточнения требований).

Решением суда от 30.09.2010 с ОАО "Банк "Петровский" в пользу ОАО "Восточно-европейская финансовая корпорация" взыскано 190 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, подлежащих правовой охране на основании свидетельства N 162388, а также 13 870 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 05.05.2011 решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ОАО Банк "Открытие", являющееся правопреемником ОАО "Банк "Петровский", просит решение и постановление отменить в части удовлетворения требований истца, принять в этой части новый судебный акт об отказе в иске.

Податель жалобы считает, что использование им комбинированного обозначения со словесным элементом "Банк ВЕФК" указывало потребителям на оказание услуг именно банковской организацией и исключало возможность смешения деятельности банка с деятельностью небанковской организации истца.

По мнению подателя жалобы, решением Палаты по патентным спорам Роспатента от 04.06.2010 подтвержден факт неиспользования истцом товарного знака по свидетельству N 162388 в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) в течение 3-х лет, судом сделан ошибочный вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак; требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 162388 удовлетворению не подлежало, так как действия ответчика, связанные с использованием спорного обозначения, не могли быть признаны нарушением прав истца на товарный знак, к моменту принятия судом решения у истца отсутствовало право на спорный товарный знак.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

Законность решения и постановления проверена в кассационном порядке.

В судебном заседании представитель Банка подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель ОАО "ВЕФК" обратился с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.

Суд кассационной инстанции полагает, что жалоба подлежит удовлетворению.

Материалами дела подтверждается следующее.

ОАО "ВЕФК" является правообладателем товарного знака, представляющего собой изобразительный элемент в виде круга с параллелями и меридианами и изображениями листов бумаги, цветовое сочетание - синий, белый. Товарный знак зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков Российской Федерации 20.03.1998 с приоритетом от 27.07.1995 в отношении товаров 36 класса МКТУ - анализ финансовый, банковские операции, информация об изменении биржевого курса, выпуск ценных бумаг, выдача аккредитивов, дорожных чеков, консультации по вопросам финансов, налоговая экспертиза, операции по обмену денег, перевод денежных средств в системе электронных расчетов, хранение в сейфах, предоставление ссуды, включая с погашением в рассрочку; 38 класса МКТУ - информация по вопросам связи, почта электронная, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, что подтверждается свидетельством Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на товарный знак N 162388.

Срок действия товарного знака установлен до 27.07.2015

Первоначально правообладателем упомянутого товарного знака являлось открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петро-Аэро-Банк".

Права на товарный знак переданы ОАО "ВЕФК" на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 24.03.2008, зарегистрированного в установленном порядке.

ОАО "ВЕФК" также является правообладателем товарного знака, представляющего собой словесное обозначение "ВЕФК", цвет бирюзовый, в отношении товаров 36 класса МКТУ - аренда финансовая, инвестирование, консультации по вопросам финансов, посредничество биржевое, финансирование. Товарный знак зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков 06.09.2007 с приоритетом от 20.02.2006 и сроком действия правовой охраны до 20.02.2016, что подтверждается свидетельством Роспатента N 333513.

Согласно решению Палаты по патентным спорам Роспатента от 04.06.2010 по заявлению ОАО "Банк "Петровский" от 17.02.2010 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака истца по свидетельству N 162388 в отношении услуг 36 класса МКТУ в связи с его неиспользованием, в отношении товаров 38 класса МКТУ правовая охрана товарного знака сохранена.

Согласно ответу ЗАО "Региональный сетевой информационный центр" от 26.05.2009 администратором доменного имени VEFK.RU по состоянию на 26.05.2009 является ОАО "Восточно-европейская финансовая корпорация", дата окончания срока регистрации 26.03.2010.

Ссылаясь на то, что Банк незаконно на вывесках, в рекламе, документации и на банковских картах использует комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде круга с параллелями и меридианами в цветовом сочетании - бирюзовый, белый и словесное обозначение "Банк ВЕФК", сходные до степени смешения с товарными знаками ОАО "ВЕФК", последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. В обоснование иска ОАО "ВЕФК" представило акты сбора рекламной продукции, акты проведения фотосъемки, протоколы осмотра письменного доказательства, составленные нотариусом.

Суд первой инстанции установил, что Банк использовал графический элемент "ВЕФК" при указании своего фирменного наименования до изменения в 2009 году своего наименования на ОАО "Банк "Петровский", фирменное наименование ответчика, включающее слово "ВЕФК", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ранее регистрации товарного знака ОАО "ВЕФК", который являлся одним из акционеров Банка и с согласия которого в 2006 году принято решение о переименовании Банка. Суд первой инстанции применил пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и сделал вывод о том, что ответчик имел преимущественное право использовать своё фирменное наименование по отношению к праву ОАО "ВЕФК" на товарный знак по свидетельству N 333513, в связи с чем, отказал во взыскании денежной компенсации за использование словесного обозначения "ВЕФК" в фирменном наименовании ответчика.

Суд первой инстанции, установив, что не имеется доказательств, подтверждающих использование Банком доменного имени VEFK.RU, сделал вывод об отсутствии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца денежной компенсации за использование упомянутого доменного имени.

В части отказа в удовлетворении заявленных требований решение и постановление не обжалуются.

Суд первой инстанции, установив, что ответчиком использовался на вывесках, в буклетах и в рекламной продукции графический элемент - круг, сходный до степени смешения с товарным знаком ОАО "ВЕФК" по свидетельству N 162388 в отношении 36 класса МКТУ, посчитал, что ответчиком допущены нарушения прав истца на указанный товарный знак, в связи с чем, признал обоснованным требование о взыскании с ответчика в пользу истца денежной компенсации за нарушение прав истца на товарный знак по свидетельству N 162388 на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

Суд первой инстанции установил, что истец приобрел права на указанный товарный знак с 23.09.2008, не имеет банковской лицензии и не является организацией, которой предоставлено право на оказание банковских услуг.

Суд также установил, что решением Палаты по патентным спорам Роспатента от 04.06.2010 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству N 162388 в отношении услуг 36 класса МКТУ в связи с тем, что правообладателем не использовался товарный знак в течение установленного законом срока. Эти обстоятельства суд первой инстанции счёл основаниями для снижения размера денежной компенсации, подлежащей взысканию с ответчика за нарушение прав истца на данный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Кассационная инстанция полагает, что суды первой и апелляционной инстанции полно и всесторонне исследовали обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, однако неправильно применили нормы материального права в части принятия решения о взыскании денежной компенсации за нарушение прав истца на товарный знак по свидетельству N 162388.

В соответствии с частью третьей статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суды установили, что согласно представленной в материалы дела генеральной банковской лицензии на осуществление банковских операций Банку предоставлено право оказывать услуги, связанные с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытии и ведение банковских счетов, перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц без открытия банковских счетов, и прочие банковские операции.

ОАО "ВЕФК" не является банковской организацией, не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности, не осуществляет и не вправе осуществлять указанные в 36 классе МКТУ виды деятельности.

В связи с тем, что ни истец, ни предыдущий правообладатель товарного знака не использовал его в течение установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ срока в отношении услуг 36 класса МКТУ, правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена решением Палаты по патентным спорам Роспатента на основании заявления ответчика. Поскольку истец не осуществлял коммерческую деятельность на рынке услуг, связанных с банковскими операциями, относящимися к 36 классу МКТУ, в результате использования спорного обозначения ответчиком не произошло смешение истца и ответчика в глазах потребителей этих услуг, а услуги не воспринимались как оказанные одним и тем же лицом.

Указанные обстоятельства подтверждают отсутствие угрозы смешения истца и ответчика среди потребителей услуг 36 класса МКТУ, то есть в результате установленного использования спорного обозначения не возникла вероятность смешения Банка и ОАО "ВЕФК" при осуществлении коммерческой деятельности. Таким образом, отсутствует одно из трех оснований, установленных статьей 1484 ГК РФ, необходимых для привлечения ответчика к мерам гражданско-правовой ответственности в виде взыскания денежной компенсации, предусмотренной частью 3 статьи 1252 ГК РФ.

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части удовлетворения исковых требований о взыскании денежной компенсации, а также в части распределения судебных расходов. В удовлетворении иска в части взыскания денежной компенсации за нарушение права на товарный знак следует отказать.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.09.2010 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2011 по делу N А56-89149/2009 в части взыскания 190 000 руб. денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 13 870 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины отменить.

В иске в этой части отказать.

В остальной части решение и постановление оставить без изменения.

Взыскать с открытого акционерного общества "Восточно-европейская финансовая корпорация", место нахождения: 199053, Санкт-Петербург, В.О. 2-я линия, д. 37, ОГРН 1037800131170, в пользу открытого акционерного общества Банк "Открытие", место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13, ОГРН 1037711013295, 2 000 руб. судебных расходов по кассационной жалобе.

Председательствующий

Т.И. Сапоткина

Судьи

М.В. Захарова Г.М. Рудницкий