Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 февраля 2012 г. N Ф07-2223/11 по делу N А56-3597/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 февраля 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Гафиатуллиной Т.С., судей Рудницкого Г.М., Сапоткиной Т.И.,

при участии от закрытого акционерного общества "Инфора" Петрожицкого И.В. (доверенность от 14.02.2012), Бутко Ю.С. (доверенность от 14.02.2012),

рассмотрев 15.02.2012 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Инфора" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.06.2011 (судья Кожемякина Е.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2011 (судьи Марченко Л.Н., Ларина Т.С., Масенкова И.В.) по делу N А56-3597/2011,

установил

Закрытое акционерное общество "Инфора", место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38, ОГРН 1079847138051 (далее - ЗАО "Инфора"), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "НЕТФОКС", место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 17, лит. А, пом. 2-Н, ОГРН 1047855173376 (далее - ООО "НЕТФОКС"), о запрете последнему использовать в доменном имени infora.spb.ru товарного знака ЗАО "Инфора" по свидетельству N 418476, а также о взыскании 100 000 руб. компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр", место нахождения: 123182, Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 2, стр. 1 (далее - ЗАО "РСИЦ").

Решением от 23.06.2011, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 19.10.2011, в иске отказано.

В кассационной жалобе ЗАО "Инфора", ссылаясь на нарушение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит принятые судебные акты отменить, иск удовлетворить.

По мнению подателя жалобы, материалы дела подтверждают сходство до степени смешения используемого ответчиком обозначения в доменном имени и товарного знака истца; доменное имя представляет собой технический способ адресации к компьютерной программе - интернет-сайту, без которого невозможно вести хозяйственную деятельность в сети Интернет; ответчик нарушает исключительное право истца на распоряжение товарным знаком по 42-му классу Международной классификации товаров и услуг; ООО "НЕТФОКС" стал правообладателем домена infora.spb.ru 24.04.2010, после регистрации товарного знака ЗАО "Инфора".

В отзыве на кассационную жалобу ЗАО "РСИЦ" просит оставить принятые судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании представители ЗАО "Инфора" поддержали доводы, приведенные в кассационной жалобе.

Другие лица, участвующие в деле, о времени и месте его слушания извещены надлежащим образом, однако своих представителей в суд не направили, что в соответствии со статьей 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не может служить препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, 16.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован комбинированный словесно-изобразительный товарный знак, включающий словесный элемент "Инфора", с приоритетом от 26.05.2008. Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 418476 правообладателем указанного знака является ЗАО "Инфора".

Истцом был выявлен факт использования товарного знака, выразившийся в администрировании ответчиком доменного имени infora.spb.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 418476, что, по мнению ЗАО "Инфора", является нарушением его исключительных прав.

Из информации, полученной с помощью сервиса WHOIS в сети Интернет, следует, что с 24.04.2010 ООО "НЕТФОКС" является администратором (владельцем) доменного имени третьего уровня infora.spb.ru.

Согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств от 30.12.2010 на сайте infora.spb.ru содержится информация о том, что указанный домен продается.

В обоснование иска ЗАО "Инфора" также указало, что регистрация его права на товарный знак произошла раньше (приоритет от 26.05.2008), чем регистрация ООО "НЕТФОКС" доменного имени infora.spb.ru (24.04.2010).

Суды, оценив имеющиеся в деле доказательства, пришли к выводам, что товарный знак истца отличается от наименования домена; регистрация домена произошла раньше регистрации прав на товарный знак ЗАО "Инфора" и даты государственной регистрации истца (18.12.2007); ООО "НЕТФОКС" не использует доменное имя infora.spb.ru в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, и отказали в иске.

Кассационная инстанция считает принятые судебные акты подлежащими отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании следующего.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В постановлениях от 11.11.2008 N 5560/08, от 18.05.2011 N 18012/10 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судами установлено, что при регистрации домена infora.spb.ru использовано словесное обозначение "Инфора" в латинской транскрипции, тождественное товарному знаку, принадлежащему истцу.

Таким образом, ЗАО "Инфора" является лицом, которое обладает законным интересом в отношении указанного доменного имени.

Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя infora.spb.ru администрируется ООО "НЕТФОКС" - лицом, не имеющим отношения к бизнесу истца и не получившим его согласия на использование товарного знака.

Из материалов дела не следует, что ООО "НЕТФОКС" имеет какие-либо законные интересы в отношении доменного имени infora.spb.ru, поскольку оно не являлось и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его фирменного наименования. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Материалы дела также подтверждают, и ответчик не оспаривает, что сайт с доменным именем infora.spb.ru используется им для размещения информации о продаже домена, рекламы туристических услуг и другой информации, в том числе новостей.

При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию в доменном имени infora.spb.ru словесного элемента товарного знака по свидетельству N 418476, принадлежащего ЗАО "Инфора", создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Вывод судов о том, что регистрация домена ответчиком произошла раньше регистрации прав на товарный знак ЗАО "Инфора" и раньше его государственной регистрации в качестве юридического лица, не подтверждается достаточными доказательствами. Информация на листе дела 108 тома 1 не соответствует требованиям статей 64, 68 АПК РФ. Из писем общества с ограниченной ответственностью "Релком.ДС", ЗАО "РСИЦ" от 27.05.2011 N 660-Ю следует, что сведения о дате регистрации домена до 24.04.2010 отсутствуют.

С целью установления обстоятельств использования домена судам следовало предложить ответчику представить дополнительные доказательства, касающиеся его использования до регистрации истцом товарного знака и целей такого использования, а также необходимо было выяснить, какой вид деятельности осуществляет ответчик в качестве коммерческой организации и обусловлена ли регистрация домена infora.spb.ru осуществлением такой деятельности.

Установление данных обстоятельств имело значение для вывода о том, направлены ли действия ответчика на неправомерное удержание домена, сходного до степени смешения с товарным знаком, либо действия ответчика, зарегистрировавшего домен до регистрации товарных знаков, являются добросовестными.

Неполное исследование фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, могло в данном случае привести к принятию судом неправильного решения.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное; установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора; с учетом правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по аналогичным делам проверить доводы и возражения участвующих в деле лиц, дать им оценку; приняв во внимание совокупность представленных по делу доказательств, разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.06.2011 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2011 по делу N А56-3597/2011 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председательствующий

Т.С. Гафиатуллина

Судьи

Г.М. Рудницкий Т.И. Сапоткина