Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 мая 2011 г. N Ф05-2335/11 по делу N А41-24938/2010

г. Москва

19 мая 2011 г.

N КГ-А41/2612-11-1,2 Дело N А41-24938/10

Резолютивная часть постановления объявлена 12 мая 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 мая 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Ядренцевой М.Д.

судей Петровой Е.А., Комоловой М.В.,

при участии в заседании:

от истца: Гревцов С.В. по доверенности от 15.10.2010, Пигарева А.В. по доверенности от 20.05.2010, Орлянский М.В. по доверенности от 15.10.2010;

от ответчиков: 1) Коземаслов Д.В. по доверенности от 03.08.2010 N 102,

2) Кириченко А.А. по доверенности от 03.08.2010 N 45;

от третьего лица: Гревцов С.В. по доверенности от 15.10.2010,

рассмотрев 12.05.2011 в судебном заседании кассационные жалобы ООО "Прошянский коньячный завод", ООО "Ай-Эл-Эс Винланд" на постановление от 09.02.2011 Десятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Мизяк В.П., Быковым В.П., Катькиной Н.Н., по иску ООО "Александровы погреба" к ООО "Прошянский коньячный завод", ООО "Ай-Эл-Эс Винланд" о нарушении исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации, третье лицо - ООО "ТД "Русьимпорт", установил:

общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Александровы погреба" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Прошянский коньячный завод", обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Айс-Эл-Эс Винланд":

- о запрете ООО "Прошянский коньячный завод" использовать обозначение "АРПИНЭ" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 214736,

- о взыскании с ООО "Прошянский коньячный завод" 1 384 872 руб. компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак,

- о запрете ООО "Ай-Эл-Эс Винланд" использовать обозначение "АРПИНЭ" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 214736,

- о взыскании с ООО "Ай-Эл-Эс Винланд" 26 997 528 руб. компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования заявлены в соответствии со статьями 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ТД "Русьимпорт".

Решением от 02.11.2010 в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из того, что истцом не представлено доказательств нарушения ответчиками его исключительных прав, обозначения, используемые ответчиками, не сходны до степени смешения с товарным знаком истца.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2011 решение суда от 02.11.2010 отменено, исковые требования ООО "Александровы погреба" удовлетворены.

ООО "Прошянский коньячный завод" и ООО "Ай-Эл-Эс Винланд" запрещено использовать обозначение "АРПИНЭ" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 214736.

С ООО "Прошянский коньячный завод" в пользу ООО "Александровы погреба" взыскано 1 384 872 руб. компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак, расходы по госпошлине по иску в размере 26 848 руб. 72 коп., по апелляционной жалобе - 1 000 руб.

С ООО "Ай-Эл-Эс Винланд" в пользу ООО "Александровы погреба" взыскано 26 997 528 руб. компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак, расходы по госпошлине по иску в размере 39 157 руб. 28 коп., по апелляционной жалобе - 1 000 руб.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что товарный знак истца "АРПИ" и используемое ответчиками обозначение "АРПИНЭ" имеют звуковую (фонетическую), графическую (визуальную), смысловую (семантическую) схожесть до степени их смешения, что подтверждается заключением Института социологии РАН от 07.10.2010 N 14207-560 на основании проведенного социологического опроса.

Не согласившись с постановлением от 09.02.2011, ООО "Прошянский коньячный завод" и ООО "Ай-Эл-Эс Винланд" обратились в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами, в которых просят отменить указанное постановление, оставить в силе решение от 02.11.2010.

Заявители кассационных жалоб ссылаются на то, что суд апелляционной инстанции осуществил только сравнение словесного обозначения "АРПИ" со словесным обозначением "АРПИНЭ" и не учел при анализе визуального сходства этикетки, бутылки коньяков, их цветовые сочетания, виды шрифта, изображения, общее зрительное впечатление, что является нарушением пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32). По мнению заявителей, суд апелляционной инстанции не дал оценки заключениям патентных поверенных Сериковой Н.А. и Рождественского С.В., которые пришли к выводу об отсутствии сходства до степени смешения обозначения "АРПИНЭ" и товарного знака "АРПИ". Кроме того, заявители считают, что заключение Института социологии РАН является ненадлежащим доказательством по делу, поскольку респондентам демонстрировались не бутылки с алкогольной продукцией, а карточки с их изображением, в том числе изображение бутылки коньяка "АРПИНЭ" не импортировавшейся и не продававшейся ответчиками; выводы заключения противоречат фактическим данным, указанным в нем. Также заявители ссылаются на то, что ответчики не могли нарушить права владельца товарного знака "АРПИ", поскольку продают и поставляют коньяк "АРПИНЭ" оптовым организациям, а не потребителям в розничной сети.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв с 05.05.2011 по 12.05.2011.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ответчиков поддержали доводы кассационных жалоб.

Представители истца и третьего лица возражал против удовлетворения жалоб.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Федеральный арбитражный суд Московского округа находит решение от 02.11.2010 и постановление от 09.02.2011 подлежащими отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в связи со следующим.

Предметом иска, заявленного по настоящему делу, является требование о защите исключительных прав на товарный знак "АРПИ".

В предмет доказывания, исходя из заявленных требований, входит установление принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, проверка наличия в действиях ответчика правонарушения, выразившегося в использовании товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без согласия правообладателя, вина ответчика в незаконном использовании товарного знака.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "АРПИ" по свидетельству N 214736, зарегистрированному в Госреестре товарных знаков Российской Федерации 17.06.2002 в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 39 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 03.03.2000.

В обоснование иска истец ссылается на то, что ответчик без согласия истца использует обозначение "АРПИНЭ", которое тождественно товарному знаку истца "АРПИ" по смысловому признаку и сходно до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных товаров по фонетическому и графическому критериям.

Суд установил, что ответчики ввозят на территорию Российской Федерации и реализуют алкогольную продукцию - коньяк, маркированный обозначением "АРПИНЭ".

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что согласно заключению декана факультета армянской филологии Ереванского Государственного Университета с точки зрения словообразования слова "АРПИ" и "АРПИНЭ" различны и не имеют смыслового сходства. Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводам о том, что обозначение "АРПИНЭ" не занимает доминирующего положения на этикетке маркированного данным обозначением армянского коньяка; обозначение "АРПИНЭ" и "АРПИ" выполнены на этикетках разным цветом и разным шрифтом; бутылки, используемые при производстве коньяков, существенно отличаются друг от друга; существует разница в оформлении этикеток.

Также суд не принял в качестве допустимого доказательства социологическое исследование Института социологии РАН от 07.10.2010 N 14207-560, поскольку при исследовании представленных истцом анкет было невозможно определить их достоверность.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции сослался на положения пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, согласно которым сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

По мнению суда апелляционной инстанции, выводы суда первой инстанции основаны на сопоставлении упаковок продукции, представленной истцом и ответчиком, а не обозначений, используемых ответчиками на упаковке, с товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что обозначения "АРПИ" и "АРПИНЭ" имеют фонетическое сходство (наличие близких и совпадающих звуков, расположение звуков в этих словах, вхождение одного обозначения в другое). Данные обозначения имеют визуальное (общее зрительное впечатление, вид шрифта, расположение букв, алфавит) и семантическое сходство.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами суда первой и апелляционной инстанции и считает их не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и сделанными с нарушением норм процессуального права в связи со следующим.

Пунктом 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно частям 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Делая вывод о семантическом сходстве обозначений "АРПИ" и "АРПИНЭ" и их едином смысле, суд апелляционной инстанции сослался на представленный истцом перевод с армянского языка слов "АРПИ" и "АРПИНЭ".

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не дал оценки доводам ответчиков о том, что указанный перевод осуществлен одним лицом, а диплом об окончании Ереванского государственного университета по специальности "Армянский язык и литература", копия которого приложена к переводу, выдан другому лицу. Вышеуказанный вывод суда также сделан без учета заключения декана факультета армянской филологии Ереванского Государственного Университета об отсутствии смыслового сходства слов "АРПИ" и "АРПИНЭ".

Кроме того, ни суд первой, ни апелляционной инстанций не исследовал и не дал оценки представленным ответчиками в материалы дела заключениям патентных поверенных Сериковой Н.А. и Рождественского С.В., которые пришли к выводу об отсутствии сходства до степени смешения обозначения "АРПИНЭ" и товарного знака "АРПИ".

Исходя из смысла пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Проверка наличия опасности смешения до степени сходства между товарным знаком и обозначениями возможна на основании социологических опросов (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Данная позиция нашла свое подтверждение в сложившейся судебной практике, в частности в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 по делу N А40-10573/04-5-92.

В материалах дела имеются результаты опроса общественного мнения и заключение Института социологии РАН от 07.10.2010 N 14207-560 по вопросу о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком.

Вместе с тем, суд первой инстанции не принял в качестве допустимого доказательства указанное социологическое исследование в связи с отсутствием в анкетах информации о возможности оставить респондентами свой телефон.

При этом суд в нарушение части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не указал закон или нормативный акт, на основании которого был сделан упомянутый вывод.

Кроме того, ответчики не представили доказательства того, что указанный опрос в действительности не проводился либо был проведен с нарушением требований законодательства, о фальсификации указанного опроса не заявили (часть 1 статьи 65, статья 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции указал на то, что согласно заключению Института социологии РАН от 07.10.2010 N 14207-560 имеется угроза смешения продукции, обозначенной товарным знаком истца и производимой ответчиками, поскольку большинство опрошенных лиц считают обозначения "АРПИ" и "АРПИНЭ" сходными до степени смешения.

Как следует из заключения Института социологии РАН от 07.10.2010 N 14207-560 при проведении опроса респондентам демонстрировались два варианта карточек этикеток "АРПИНЭ": с изображением пейзажа (карточка 9), которая не импортировалась и не продавалась ответчиками, и с изображением узора (карточка 17), которая ввозилась и продавалась ответчиками.

Из данного заключения также следует, что при сравнении коньяка "АРПИ" (карточка 1) и коньяка "АРПИНЭ" с изображением узора (карточка 17) на вопрос о том, похожи ли коньяк с использованием товарного знака "АРПИ" и коньяк с обозначением "АРПИНЭ" - 41% опрошенных ответили "не похожи", 25% - "похожи" и 34% затруднились ответить. На вопрос о том, могли бы опрашиваемые вместо коньяка с использование товарного знака "АРПИ" купить коньяк с обозначением "АРПИНЭ" (карточка 17) - 37% ответили "нет, не могли бы", 21% ответили "да, могли бы", 42% затруднились ответить (том 4, л.д. 73).

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что факт наличия сходства до степени смешения между товарным знаком истца "АРПИ" и обозначением "АРПИНЭ", использованным ответчиками, подтверждается заключением Института социологии РАН от 07.10.2010 N 14207-560, сделан без учета всех результатов опроса.

Учитывая изложенное, решение от 02.11.2010 и постановление от 09.02.2011 подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Так как для принятия обоснованного и законного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать и дать оценку всей совокупности собранных по делу доказательств, при необходимости истребовав дополнительные доказательства, в том числе, при наличии сомнений в подлинности социологического опроса общественного мнения, разрешить вопрос о необходимости проведении по делу повторного социологического опроса, после чего самостоятельно сделать вывод о наличии либо отсутствии сходства обозначений до степени смешения и дать оценку правомерности исковых требований.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 02.11.2010 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2011 по делу N А41-24938/10 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

М.Д. Ядренцева

Судьи

М.В. Комолова

Е.А. Петрова