Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 июня 2011 г. N Ф05-5017/11 по делу N А40-66999/2010

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2012 г. N 12436/11

настоящее постановление отменено

Резолютивная часть постановления объявлена 7 июня 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 июня 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего - судьи Кузнецова А.М.,

судей Агапова М.Р., Борзыкина М.В.,

при участии в заседании:

от заявителя: 1) общества с ограниченной ответственностью "ПИК-ФАРМА" - Шитикова В.Н., доверенность б/н от 07.06.2010 г.; Фетисова К.К., доверенность N 526 от 03.08.2010 г.; 2) общества с ограниченной ответственностью "Консорциум-ПИК" - Шитикова В.Н., доверенность б/н от 07.06.2010 г.; Фетисова К.К., доверенность N 527 от 03.08.2010 г.;

от государственного органа: Попенко В.В., доверенность N 01/25-700/41 от 14.10.2010 г.;

от третьих лиц: 1) общества с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ" - Ларкиной Т.Е., доверенность N 01/11 от 01.06.2011 г.; 2) закрытого акционерного общества "Аквион" - Габоева С.С., доверенность б/н от 01.06.2011 г.,

рассмотрев 7 июня 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПИК-ФАРМА" и общества с ограниченной ответственностью "Консорциум-ПИК" (заявителей)

на решение от 20 октября 2010 года

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей Каревой Н.Ю.,

на постановление от 7 февраля 2011 года N 09АП-32592/2010

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Якутовым Э.В., Векличем Б.С., Поташовой Ж.В.,

по делу N А40-66999/10-26-563

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПИК-ФАРМА" и общества с ограниченной ответственностью "Консорциум-ПИК"

об оспаривании ненормативного правового акта

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ" (далее - ООО "АКЦЕНТ"), закрытое акционерное общество "АКВИОН" (далее - ЗАО "АКВИОН"), УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ФАРМА" и общество с ограниченной ответственностью "Консорциум-ПИК" (далее - заявители, общества) обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) о признании незаконным решения от 24 марта 2010 года.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2010 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2011 года, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Отказывая в удовлетворении заявления обществ, арбитражные суды исходили из того, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и не нарушает прав заявителей.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, заявители обратились в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просят отменить судебные акты ввиду несоответствия выводов суда обстоятельствам дела и неприменения норм права.

В обоснование своей кассационной жалобы общества указывают, что карнитин представляет собой не просто вещество, для лекарственных препаратов - это Международное непатентованное название (МНН) фармацевтической субстанции, принятое Всемирной Организацией Здравоохранения. Поэтому название Карнитин может быть применено только к лекарственному препарату, в состав которого входит эта субстанция с четко определенной химической формулой. Поскольку товарный знак КАРНИТОН зарегистрирован без всяких ограничений, т.е. не только для Карнитина, а для любых фармацевтических и ветеринарных препаратов, а также диетических веществ медицинского назначения, подобная широкая регистрация приведет к тому, что потребитель будет введен в заблуждение относительно свойств тех препаратов и веществ, которые к Карнитину не относятся.

Заявители считают, что судами неправомерно не применены Рекомендации Минздрава России "Рациональный выбор названий лекарственных средств", утвержденные 10.10.2005, согласно которым не следует использовать МНН или графически и (или) фонетически сходные с ним названия для лекарственного препарата, другого химического состава или действия, а также структурные элементы, являющиеся МНН или их составными частыми, в торговых названиях лекарственных препаратов.

По мнению обществ, регистрация товарного знака КАРНИТОН и дальнейшие действия по его использованию для продвижения биологически активных добавок являются недобросовестной конкуренцией, вводящей в заблуждение потребителя относительно свойств выпускаемого продукта. Потребителю предлагается не биодобавка, а лекарственное средство под торговым наименованием КАРНИТОН и Международным непатентованным наименованием Карнитин.

Третьи лица представили отзыв на кассационную жалобу, составленный в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в котором указали, что наличие зарегистрированного товарного знака "КАРНИТОН" для фармацевтических препаратов и диетических веществ для медицинских целей никак не может ущемлять и нарушать права производителей лекарственных средств на основе L-карнитина. Статья 28 Закона "О товарных знаках" содержала исчерпывающий и закрытий перечень оснований для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Товарный знак "КАРНИТОН" не подпадал ни под одно из оснований для отказа в регистрации, предусмотренных законом, в том числе и потому, что обозначение "КАРНИТОН" не является международным непатентованным наименованием.

В судебном заседании кассационной инстанции представители заявителей доводы жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить как необоснованные и незаконные.

Представители Роспатента и третьих лиц в судебном заседании возражали против доводов кассационной жалобы, полагая, что оспариваемые решение и постановление являются законными и соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения и постановления и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, а также соответствие выводов, содержащихся в оспариваемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что обжалуемые решение и постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, товарный знак "КАРНИТОН" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.03.2008 за N 345444 с приоритетом от 24.10.2006 г. на имя ООО "АКЦЕНТ" в отношении товаров 3, 5 и 32 классов МКТУ.

11.12.2009 г. заявители обратились в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку "КАРНИТОН" по свидетельству N 345444, сославшись на несоответствие произведенной регистрации требованиям подпунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 (далее - Закон о товарных знаках).

Решением от 24.03.2010 обществам отказано в удовлетворении возражения от 11.12.2009 и оставлена в силе правовая охрана товарного знака "КАРНИТОН" по свидетельству N 345444.

Решение мотивировано тем, что нарушения подпунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках при регистрации словесного обозначения КАРНИТОН допущено не было.

Не согласившись с указанным решением, заявители обратились в Арбитражный суд города Москвы с требованием о признании его незаконным.

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основаниями для признания ненормативного правового акта недействительным является несоответствие акта закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Пунктом 3 статьи 6 названного Закона РФ предусмотрено, что также не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Нарушением вышеуказанных норм является абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака или его изготовителя.

Товарный знак "КАРНИТОН" представляет собой фантазийное (без какого-либо смыслового значения) словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Из пояснений представителя ООО "АКЦЕНТ" следует, что данное словесное обозначение было образовано путем совмещения слов "Карнитин" и "Тонус", с урезанием окончания "ус".

В связи с использованием основы "карнитин", словесное обозначение вызывает ассоциации с фармацевтической субстанцией "Карнитин" (L-Карнитин), которая представляет собой аминокислоту, природное вещество, родственное витаминам группы В.

Однако, вопреки доводам подателей кассационной жалобы, такая ассоциация не вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку в состав препарата, реализуемого под торговым наименованием "КАРНИТОН", входит L-карнитин L-тартрат.

Согласно Справки об использовании карнитин-содержащих субстанций в лечебно-профилактических технологиях (т. 7 л.д. 2-4) L-карнитин L-тартрат является одной из форм карнитина, относится к солям L-карнитина, и наравне с основной субстанцией L-карнитин-основание используется для предупреждения и устранения дефицита карнитина в питании.

Кроме того, использование словесного обозначения "КАРНИТОН" при продаже препаратов третьими лицами не может вводить в заблуждение потребителя и относительно принадлежности товара к лекарственным средствам или иным препаратам в связи с указанием на упаковке "КАРНИТОНА" на то, что препарат является биологически активной добавкой.

Использование словесного обозначения "КАРНИТОН", включающего в свой состав структурный элемент международного непатентованного наименования "Карнитин", при реализации препаратов, не относящихся к лекарственным средствам, не может быть признано нарушающим рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Минздрава РФ, которые относятся лишь к вопросам распространения лекарственных средств и присвоения им товарных наименований.

Суд кассационной инстанции считает, что судами правомерно не применены Рекомендации Минздрава России "Рациональный выбор названий лекарственных средств" от 10.10.2005, так как они носят необязательный характер и касаются лекарственных средств, к которым реализуемая третьими лицами биологически активная добавка не относится.

Более того, как правильно отмечено судами, требования Рекомендаций Минздрава России "Рациональный выбор названий лекарственных средств" от 10.10.2005 не соблюдаются и самими заявителями, являющимися правообладателями товарных знаков, образованных от международных непатентованных наименований: Ацетилкарнитин, Левокарнитин, КАРНИФИТ, КАРНИЦЕТИН, КАРНИЭЛЬ.

Довод обществ относительно того, что в действиях третьих лиц усматривается недобросовестная конкуренция, являлся предметом рассмотрения ФАС России и судов по настоящему делу и ему дана надлежащая правовая оценка.

Доказательств того, что регистрация словесного обозначения "КАРНИТОН" в качестве товарного знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции, в материалах дела отсутствуют и судом кассационной инстанции не усматривается.

Препарат реализуется в качестве биологически активной добавки, на рынке отличном от рынка продажи лекарственных средств, под зарегистрированным в установленном порядке торговым наименованием "КАРНИТОН", которое как установлено в ходе рассмотрения дела, не вводит потребителя в заблуждение ни относительно его классификации в ряду различных препаратов (лекарственных, фармацевтических, ветеринарных и т.д.), ни относительно состава.

Не представлено и доказательств того, что при реализации товара "КАРНИТОН" происходит его смешение с товарами заявителей, что могло бы привести к необоснованному увеличению доли продаж препарата за счет сокращения продаж аналогичных товаров обществ.

При таких обстоятельствах судом первой и апелляционной инстанций сделан правильный вывод об отсутствии оснований для удовлетворения возражений заявителей от 11.12.2009 и соответствии решения от 24.03.2010 требованиям действующего законодательства.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы судов о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Иная оценка установленных судом фактов процессуальным законом к компетенции суда кассационной инстанции не отнесена.

Суд кассационной инстанции считает, что доводы кассационной жалобы ошибочны и основаны на неправильном толковании норм законодательства, поэтому отклонены. При этом ни в кассационной жалобе, ни в пояснениях представителей заявителей данных в ходе судебного разбирательства в суде кассационной инстанции, не приведено доказательств, указывающих на несоответствие выводов судов о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при принятии названных решения и постановления, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286, п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2010 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2011 года по делу N А40-66999/10-26-563 - оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.М. Кузнецов

Судьи

М.Р. Агапов М.В. Борзыкин