Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 июля 2011 г. N Ф05-6153/11 по делу N А40-85214/2010

г. Москва

Дело N А40-85214/10-51-732

11.07.2011 г.

N КГ-А40/6916-11

резолютивная часть постановления объявлена 4 июя 2011 г.

в полном объеме постановление изготовлено 11 июля 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Петровой Е.А.,

судей Бусаровой Л.В., Комоловой М.В.

при участии в заседании:

от истца - не явился, извещен;

от ответчика - не явился, извещен;

рассмотрев 4.07.2011 в судебном заседании кассационную жалобу Индивидуального предпринимателя Шушарина Александра Николаевича

на решение от 29.12.2010 Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьёй Васильевой Т.В.,

на постановление от 28.03.2011 Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Расторгуевым Е.Б., Валиевым В.Р., Лаврецкой Н.В.,

по иску Индивидуального предпринимателя Шушарина А.Н.

о пресечении нарушения прав на товарный знак и взыскании 2000 0000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "Александрийские двери"

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Шушарин А.Н. обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Александрийские двери М" (ОГРН 1067746206692, ИНН 772756711), и ООО "Александрийские двери+" (ОГРН 1027724009411, ИНН 772450375) об обязании ответчиков прекратить использование товарного знака "Александрийские двери" в фирменном наименовании путем внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, об обязании ООО "Александрийские двери+" прекратить использование товарного знака "Александрийские двери" в форме размещения вывески путем демонтажа вывески "Александрийские двери" с магазина, а также о взыскании с ООО "Александрийские двери М" компенсации за незаконное использование товарного знака "Александрийские двери" в размере 2 000 000 руб.

Исковые требования заявлены на основании п.п. 1, 3 ст. 1484, ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что использование ответчиком обозначения "Александрийские двери" в своих фирменных наименованиях, а также на вывеске магазина по адресу: Москва, Чонгарский б-р, д.21 по продаже дверей является нарушением исключительных прав истца на товарный знак "Александрийские двери" по свидетельству N 263097, приоритет товарного знака от 12.08.2003.

В качестве санкции за незаконное использование чужого товарного знака истец просил взыскать с ООО "Александрийские двери М", осуществляющего розничную продажу дверей под вывеской "Александрийские двери", компенсацию в сумме 2 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2010, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2011, исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ООО "Александрийские двери М" прекратить использование обозначения "Александрийские двери" в фирменном наименовании при осуществлении розничной торговли строительными материалами как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 263097, взыскал с ООО "Александрийские двери М" в пользу ИП Шушарина А.Н. 100 000 рублей компенсации; в остальной части иска к ООО "Александрийские двери М" отказал. В удовлетворении иска к ООО "Александрийские двери+" отказал.

Решение и постановление мотивированы тем, что ответчик ООО "Александрийские двери М" зарегистрировано позже возникновения у истца исключительных прав на товарный знак "Александрийские двери" по свидетельству N 263097 с приоритетом от 12.08.2003, в связи с чем использование первым ответчиком оригинальной части своего фирменного наименования в отношении продвижения аналогичных товаров и услуг признано судом нарушением исключительных прав на товарный знак.

Уменьшая до 100 000 рублей размер подлежащей взысканию компенсации, суды обеих инстанции основывались на разъяснениях, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Отказывая в иске к ООО "Александрийские двери+", суды исходили из того, что данное общество зарегистрировано ранее возникновения у истца приоритета в отношении товарного знака и, следовательно, второй ответчик имеет право использовать обозначение "Александрийские двери" в своем фирменном наименовании, в том числе, на вывеске магазина.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в порядке ст.ст. 284, 286 АПК РФ по кассационной жалобе ИП Шушарина А.Н., которое считает, что судами обеих инстанций не в полном объеме установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, необоснованно снижен размер взысканной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Кроме того, заявитель указывает на то, что, отказывая в удовлетворении требований к ООО "Александрийские двери+" об обязании демонтировать вывеску "Александрийские двери" и ссылаясь на наличие у второго ответчика исключительного права на использование своего фирменного наименования, суды не учли, что второй ответчик использует на вывеске магазина не свое фирменное наименование, а товарный знак истца, учитывая отсутствие в вывеске изображения знака "+".

В судебное заседание представитель заявителя, равно как и представители ответчиков, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения дела, не явились, что с учетом ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Федеральный арбитражный суд Московского округа приходит к выводу о необходимости отмены решения и постановления в части отказа в удовлетворении требований ИП Шушарина А.Н. к ООО "Александрийские двери+" о прекращении использования товарного знака "Александрийские двери" путем демонтажа вывески, и направления дела в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении настоящего дела судами установлена принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 263097 в отношении товаров 19 и 35 класса МКТУ (включая двери) с приоритетом товарного знака 12.08.2003, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.02.2004.

Кроме того, судами установлено, что обоими ответчиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в том числе связанную с продажей дверей, в произвольных частях своих фирменных наименований используется указанное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака истца.

В силу п. 3 той же статьи Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установив наличие в данном случае конкуренции между различными средствами индивидуализации, суды первой и апелляционной инстанций правильно руководствовались нормой п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанной нормой права, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Поскольку первый ответчик был зарегистрирован в качестве ООО "Александрийские двери М" 2.02.2006, т.е. позднее возникновения у истца исключительных прав на товарный знак "Александрийские двери", и учитывая, что первый ответчик оказывает услуги, однородные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, вывод судов об удовлетворении исковых требований, предъявленных к ООО "Александрийские двери М", следует признать обоснованным.

При этом, исходя из фактических обстоятельств дела, учитывая характер и последствия допущенного первым ответчиком правонарушения, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости уменьшения размера взыскиваемой компенсации до 100 000 рублей, что согласуется с разъяснениями п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", учитывая, что требование в части взыскания компенсации заявлены по подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В указанной части суд кассационной инстанции признает выводы судов обеих инстанций обоснованными, а судебные акты не подлежащими отмене.

Вместе с тем судебная коллегия не может признать достаточно обоснованным вывод судов об отказе в удовлетворении иска в части требования ко второму ответчику об обязании демонтировать вывеску с магазина по продаже дверей по адресу: Москва, Чонгарский б-р, д.21.

Сославшись на то, что второй ответчик зарегистрирован 28.10.2002, то есть ранее даты приоритета товарного знака истца, суды, применив п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о правомерности использования вторым ответчиком своего фирменного наименования, в том числе, на вывеске указанного магазина.

Между тем судами не учтено, что произвольная часть фирменного наименования второго ответчика - "Александрийские двери+" не совпадает с товарным знаком истца - "Александрийские двери".

Таким образом, учитывая, что второй ответчик использует в вывеске магазина обозначение, не идентичное своему фирменному наименованию, а совпадающее с товарным знаком, вывод судов об отсутствии в действиях второго ответчика признаков нарушения исключительных прав истца на товарный знак "Александрийские двери" по свидетельству N 263097 с приоритетом от 12.08.2003 не может быть признан достаточно обоснованным.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение и постановление в части отказа в удовлетворении требований ИП Шушарина А.Н. к ООО "Александрийские двери+" о прекращении использования товарного знака "Александрийские двери" путем демонтажа вывески не могут быть признаны законными и обоснованными и подлежат отмене с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, при правильном применении норм материального права и всестороннем исследовании фактических обстоятельств дела дать оценку правомерности использования вторым ответчиком на вывеске магазина по продаже дверей обозначения "Александрийские двери", на основании установленного принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

Руководствуясь ст.ст. 287-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2010 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2011 по делу N А40-85214/10-51-732 в части отказа в удовлетворении требований ИП Шушарина А.Н. к ООО "Александрийские двери+" о прекращении использования товарного знака "Александрийские двери" путем демонтажа вывески отменить, дело в указанной части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В остальной части решение и постановление оставить без изменения.

Председательствующий - судья

Е.А. Петрова

Судьи

Л.В. Бусарова М.В. Комолова