Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 декабря 2011 г. N Ф05-12890/11 по делу N А40-33556/2011

г. Москва

16 декабря 2011 г.

Дело N А40-33556/11-110-262

Резолютивная часть постановления объявлена: 13 декабря 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен: 16 декабря 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: Е.Ю. Ворониной, В.А. Долгашевой

при участии в заседании:

от заявителя -

Закрытое акционерное общество "Холод Славмо" (г. Петрозаводск, ОГРН 1021000507340): Вербицкая Лариса Викторовна, - доверенность от 18.02.2011; Ермакова Елена Анатольевна, - доверенность от 18.02.2011;

от заинтересованного лица -

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (г. Москва, ОГРН в материалах дела не содержится): Кольцова Татьяна Владимировна, - доверенность от 05.10.2011 N 01/25-621/41; Пронина Светлана Владимировна, - доверенность от 05.10.2011 N 01/25-616/41;

от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, -

Закрытое акционерное общество "Хладокомбинат N 1" (г. Санкт Петербург, ОГРН 1027804899737): Тамашев Константин Геннадьевич, - доверенность от 06.07.2011,

рассмотрев 13 декабря 2011 года в судебном заседании кассационные жалобы Закрытого акционерного общества "Хладокомбинат N 1" (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора), Закрытого акционерного общества "Холод Славмо" (заявитель)

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 08 июля 2011 года,

принятое судьёй В.А. Хохловым,

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 28 сентября 2011 года,

принятое судьями Е.В. Пронниковой, С.Л. Захаровым, В.А. Свиридовым,

по заявлению Закрытого акционерного общества "Холод Славмо"

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2011 N 2003502018/49 и оставлении в силе действия патента Российской Федерации на промышленный образец N 52995;

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Закрытое акционерное общество "Хладокомбинат N 1",

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Холод Славмо" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 24.01.2011 N 2003502018/49 и оставлении в силе действия патента Российской Федерации на промышленный образец N 52995.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Закрытое акционерное общество "Хладокомбинат N 1".

Решением от 08.07.2011 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2011 решение оставлено без изменения.

Требования о проверке законности решения от 08.07.2011, постановления от 28.09.2011 в кассационной жалобе, поданной ЗАО "Холод Славмо" основаны на том, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о применении норм права не соответствуют установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нормы права судами применены неправильно. Решение, постановление подлежат отмене с принятием нового судебного акта.

ЗАО "Хладокомбинат N 1" в порядке кассационного производства обжаловало мотивировочную часть постановления апелляционного суда от 28.09.2011: подтвердив вывод суда первой инстанции о том, что "наличие зарегистрированных товарных знаков не влияет на вывод об отсутствии оригинальности промышленного образца, поскольку при оценке охраноспособности товарных знаков применяются другие критерии, изложенные в Законе Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и в соответствующих статьях Гражданского кодекса Российской Федерации", апелляционный суд не сослался на конкретные нормы права. Поэтому в указанной части постановление подлежит уточнению.

Отзывы на кассационные жалобы не направлены.

В судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационных жалоб, состоявшееся 13.12.2011 в 10 часов 20 минут, явились представители всех лиц, участвующих в деле. При этом представителем ЗАО "Хладокомбинат N 1" в устной форме заявлено об отказе от кассационной жалобы.

Представитель Роспатента, представитель ЗАО "Холод Славмо", каждый в отдельности, заявил, что не возражает против удовлетворения названного ходатайства.

Обсудив заявленное ходатайство, принимая во внимание, что право отказа от кассационной жалобы не подтверждено в установленном законом порядке, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения.

Относительно кассационной жалобы, поданной ЗАО "Холод Славмо", даны следующие объяснения:

- представитель названного лица, участвующего в деле, объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает;

- представитель Роспатента, представитель ЗАО "Хладокомбинат N 1", каждый в отдельности, объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, по мотиву неосновательности этих доводов.

Относительно кассационной жалобы, поданной ЗАО "Хладокомбинат N 1" даны следующие объяснения:

- представитель упомянутого лица, участвующего в деле, объяснил, что на доводах, содержащихся в кассационной жалобе, не настаивает;

- представитель Роспатента объяснил, что вопрос о результате рассмотрения кассационной жалобы оставляет на усмотрение суда;

- представитель ЗАО "Холод Славмо" объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде являлась законность принятого Роспатентом по результатам рассмотрения возражения, поданного ЗАО "Хладокомбинат N 1", решения от 24.01.2011 N 2003502018/49 N 1", которым Патент Российской Федерации на промышленный образец N 56754 "Упаковка для мороженного "Трубочка сахарная в шоколадной глазури" признан недействительным полностью.

Названное решение Роспатентом обосновано ссылками на Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 N 22 - ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 N 84, (далее - Правила ПО), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС). При этом промышленный образец по оспариваемому патенту признан несоответствующим такому условию патентоспособности как "оригинальность".

Суд первой инстанции, апелляционный суд пришли к выводу о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта закону и о доказанности Роспатентом обстоятельств, послуживших основанием для его принятия ввиду следующего.

Названный патент по заявке N 2003502018 с приоритетом от 05.09.2003, установленным по дате подачи указанной заявки, выдан на имя ЗАО "Холод Славмо".

Пунктом 1 стати 6 Закона, действовавшего на момент выдачи упомянутого патента к существенным признакам промышленного образца отнесены признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Промышленный образец согласно пункту 19.5.2 Правил ПО признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. В соответствии с подпунктом 4 того же пункта Правил ПО не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца и (или) не подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия в ответе на запрос экспертизы, предусмотренный подпунктом (1.1) пункта 19.6 настоящих Правил, или на уведомление экспертизы, предусмотренное подпунктом 2 пункта 19.8 настоящих Правил. При признании несоответствия заявленного промышленного образца условию оригинальности на вышеизложенных основаниях экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в том числе, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения). При этом при оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Промышленному образцу предоставлена охрана в объеме следующего перечня признаков, отображенных на изображении изделия: "Упаковка, характеризующаяся: выполнением в виде прямоугольного вертикально ориентированного пакета; наличием спаек на коротких сторонах; наличием на лицевой стороне раппортно повторяющихся изобразительных элементов со шрифтовой графикой; выполнением пакета из пленочного материала с блестящей поверхностью; отличающаяся: наличием дополнительной спайки на оборотной стороне, выполнением спаек с рифлением, ориентированным вдоль длинной стороны, выполнением изобразительного элемента на лицевой стороне в виде наклонно расположенного рожка с глазурью на фоне товарного знака производителя в виде синих и золотых волнистых полос переменной ширины и окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись названия фирмы производителя, выполненные в сине-бело-красном цвете; расположением на изобразительном элементе надписи названия продукта, выполненной в три строки: первая наклонно крупным шрифтом типа "рукописный" красного цвета с двойной контурной обводкой золотого и белого цветов, вторая и третья мелким наклонным шрифтом в выворотку с контурной обводкой красного цвета; выполнением надписи наименования продукта рисованным шрифтом в выворотку с контурной обводкой красного цвета и расположением под изобразительным элементом; расположением шрифтовой графики информационного характера на оборотной стороне на двух полях разного цвета, один из которых совпадает с цветом одной группы волнистых полос, а другой цвет совпадает с цветом другой группы полос".

В подтверждение довода о несоответствии промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" в Роспатент были представлены Газета "Петербургское качество", N 6 (44), июнь 2002; Газета "Петербургское качество", N 13 (63), июль 2003; Газета "Петербургское качество", N 15 (65), август 2003, - три номера газеты "Петербургское качество" за 2002 год и 2003 год (до даты приоритета оспариваемого промышленного образца), содержащие идентичные изображения мороженого в упаковке производства ЗАО "Хладокомбинат N 1".

В газетах раскрыто художественно-конструкторское решение внешнего вида упаковки для мороженого, имеющей то же назначение, что и промышленный образец по оспариваемому патенту. Газеты являются общедоступными источниками информации, поскольку все указанные номера газет содержат указание ее названия, номер, дату издания, дату подписания в печать, тираж, название издательства, в котором она отпечатана, почтовый адрес и телефон редакции, а также схему распространения газеты. Кроме того, в каждом представленном номере содержится информация о том, каким образом оформляется подписка на газету "Петербургское качество".

По результатам проведенного сравнительного анализа изображения промышленного образца по оспариваемому патенту и изображения изделия, известного из газет, Роспатентом установлено, что представленные на изображениях изделия характеризуются совокупностью признаков, формирующих одинаковое зрительное впечатление, а именно: обе упаковки выполнены в виде вертикально ориентированного пакета; обе упаковки имеют спайки на коротких сторонах; спайки выполнены с рифлением, ориентированным вдоль длинной стороны; обе упаковки имеют на лицевой стороне раппортно повторяющиеся изобразительные элементы; у обеих упаковок основным фоном является сочетание синих и золотистых волнообразных полос; надписи названия продукции выполнены на обеих упаковках полностью идентичными сочетаниями шрифтов, как в части основного названия ("Трубочка" и "Пломбир") - жирный курсив красного цвета, обрамленный золотой и белой каймой, так и в части конкретизирующего названия (2, 3, 4 строки) - рубленным шрифтом в выворотку, обрамленным красной каймой; обе упаковки содержат идентичные изображения (вафельная трубочка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью) и изображение трубочки мороженого занимает около 50% лицевой части упаковок.

При этом названные признаки отражают форму упаковки, решение фона, характер шрифтовой проработки надписей, изображение товара, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, и поэтому являются существенными в художественно-конструкторском решении упаковок для мороженого. К отличительным признакам относятся признаки оборотной стороны упаковки по оспариваемому патенту, а именно, наличие дополнительной спайки на оборотной стороне и наличие на оборотной стороне шрифтовой графики на двух полях разного цвета, один из которых совпадает с цветом одной группы волнистых полос, а другой совпадает с цветом другой группы полос. Эти признаки выполняют в композиции упаковки вспомогательную роль, и поэтому не могут быть признаны существенными, т.е. формирующими зрительный образ.

Обе упаковки содержат товарные знаки производителей (ЗАО "Холод Славмо" и Хладокомбината N 1), которые расположены на упаковках между третьей и четвертой строками надписи. При этом изображения товарных знаков производителей различаются (изображение Деда Мороза на известной упаковке и изображение окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись названия фирмы производителя, выполненные в сине-бело-красном цвете в промышленном образце по оспариваемому патенту), однако изображения товарных знаков являются значительно меньшими по размеру, чем основные доминирующие элементы.

Изображение товарного знака заявителя не может быть признано существенным признаком в оспариваемом промышленном образце, поскольку не влияет на создание иного зрительного впечатления, отличающего упаковку для мороженого по оспариваемому патенту от известной из представленных газет упаковки для мороженого.

Приведенные отличительные особенности не могут быть отнесены к существенным признакам, так как не являются зрительно активными, не влияют на создание иного зрительного впечатления, отличающего упаковку для мороженого по оспариваемому патенту от известной из представленных газет упаковки для мороженого, и, следовательно, промышленный образец по оспариваемому патенту имеет сходство до степени смешения с решением внешнего вида упаковки для мороженого, известной из газет.

Таким образом, при известности упаковки для мороженого из газет, особенности промышленного образца по оспариваемому патенту не могут быть признаны имеющими творческий характер, поскольку они сходны до степени смешения с особенностями известной упаковки (имитируют известную упаковку), и, следовательно, промышленный образец по оспариваемому патенту не может быть признан удовлетворяющим условию патентоспособности "оригинальность".

Законность решения от 08.07.2011, постановления от 28.09.2011 проверена в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также с учетом объяснений, которые были даны относительно каждой кассационной жалобы.

Судебные разбирательства по делу судом первой инстанции. апелляционным судом произведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. Оснований полагать, что выводы судов о применении норм права применительно к установленным ими по данному делу фактическим обстоятельствам ошибочны, не усматривается.

Все доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, как показала проверка материалов дела, были предметом судебных разбирательств и отклонены судами по мотиву несостоятельности.

В частности, апелляционный суд, отклоняя довод ЗАО "Холод Славмо" в силу положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ссылалось на представление номеров упомянутой газеты лишь в копиях, исходил из того, что доказательств, подтверждающих отсутствие соответствующих номеров газет, не представлено, в то время как представленные документы содержат все необходимые реквизиты. Отсутствие оригиналов в данном случае не свидетельствует о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта.

Сославшись на положения части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд исходил также и из того, что предмет заявленного требования - законность решения, принятого Роспатентом (органа, который уполномочен законом, в том числе, на проведение экспертиз заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на него), в рамках которого и устанавливалось соответствие оспариваемого промышленного образца пункту 1 статьи 6 Закона, а именно, является ли он оригинальным. Подходы к оценке оригинальности регламентированы Правилами ПО.

Довод ЗАО "Холод Славмо" о том, что для признания патента несоответствующим условию патентоспособности "оригинальность" необходимо, чтобы противопоставляемое изделие содержало все признаки, описанные в патенте, в то время как в рассматриваемом случае только два признака спорного патента отражены в представленных газетных публикациях, а восемь признаков не отображены или отображены частично, апелляционный суд, сославшись на положения пункта 1 статьи 6 Закона, исходил из того, что наличие всех признаков устанавливается при оценке новизны промышленного образца, но не его оригинальности. Промышленный образец может включать признаки, отличные от известного изделия, однако вся совокупность признаков может быть такова, что не позволит зрительно отличить два изделия. При этом общие признаки отражают форму упаковки, решение фона, характер шрифтовой проработки надписей, изображение товара, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, и поэтому являются существенными в художественно-конструкторском решении упаковок для мороженого.

Оснований полагать, что названные выводы о применении норм материального права, норм процессуального права не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не имеется.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2011 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2011 года по делу N А40-33556/11-110-262 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий

М.В. Борзыкин

Судьи

Е.Ю. Воронина В.А. Долгашева