Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2011 г. N 09АП-22924/11

г.Москва

Дело N А40-33556/11-110-262

28 сентября 2011 г.

N 09АП-22924/2011-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 21.09.2011.

Постановление в полном объеме изготовлено 28.09.2011

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей: Захарова С.Л., Свиридова В.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Холод СЛАВМО"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 08.07.2011

по делу N А40-33556/11-110-262 судьи Хохлова В.А.,

по заявлению ЗАО "Холод СЛАВМО" (ОГРН 1021000507340; 185035, Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.35)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент),

третье лицо: ЗАО "Хладокомбинат N 1",

о признании решения недействительным,

при участии в судебном заседании:

представителей заявителя Ермаковой Е.А., Вербицкой Л.В. по доверенности от 18.02.2011,

представителя ответчика Сычева А.Е. по доверенности от 24.03.2011,

представителя третьего лица Смехова Д.Е. по доверенности от 20.05.2011,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 08.07.2011, принятым по настоящему делу, ЗАО "Холод СЛАВМО" отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2011 N 2003502018/49 и оставлении в силе действия патента на промышленный образец N 56754.

При принятии данного решения суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение вынесено уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя. Суд посчитал обоснованным вывод ответчика о том, что особенности промышленного образца по оспариваемому патенту сходны до степени смешения с особенностями известной упаковки (имитируют известную упаковку), в связи с чем данный промышленный образец не может быть признан удовлетворяющим условию патентоспособности "оригинальность".

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, заявитель в апелляционной жалобе просит его отменить. При этом податель жалобы указывает, что положенные в основу решения суда первой инстанции номера газет "Петербургское качество" N 6(44), N 13 (63), N 15 (65) за 2002-2003 годы были представлены в копиях, без предоставления оригиналов, что исключает возможность их рассмотрения в качестве достоверных доказательств по делу. Считает, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы в области художественного конструирования, дизайна. Указывает, что ЗАО "Холод СЛАВМО" образовано путем реорганизации Петрозаводского молочного комбината, который первым начал выпуск продукции с использованием спорного дизайна. Настаивает на том, что для признания патента несоответствующим условию патентоспособности "оригинальность" необходимо, чтобы противопоставляемое изделие содержало все признаки, описанные в патенте.

Представитель ответчика в судебном заседании и письменных пояснениях на апелляционную жалобу с изложенными в ней доводами не согласился, просил оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения. При этом сослался на законность оспариваемого решения Роспатента. Указывает, что при вынесении оспариваемого решения Роспатент руководствовался положениями п.1 ст.6 Патентного закона РФ, в соответствии с которым промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенности изделия.

Представитель третьего лица в судебном заседании и отзыве на апелляционную жалобу с изложенными в ней доводами не согласился, просил оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения. Поддержал правовую позицию ответчика.

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, патент РФ N 56754 на промышленный образец "Упаковка для мороженого "Трубочка сахарная в шоколадной глазури" выдан по заявке N 2003502018 с приоритетом от 05.09.2003, установленным по дате подачи указанной заявки, на имя ЗАО "Холод СЛАВМО".

15.02.2010 в Палату по патентным спорам при Роспатенте поступило возражение ЗАО "Хладокомбинат N 1" против выдачи патента РФ N 56754 на промышленный образец.

В обоснование возражений ЗАО "Хладокомбинат N 1" указало, что данный патент не соответствует условиям патентоспособности "новизна", "оригинальность", а также противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом от 24.01.2011 было принято решение о его удовлетворении, патент РФ N 56754 на промышленный образец был признан недействительным полностью в связи с его несоответствием условию патентоспособности "оригинальность" (том 1 л.д.16).

ЗАО "Холод СЛАВМО", не согласившись с данным решением, оспорило его в судебном порядке.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности оспариваемого ненормативного акта.

В соответствии с ч.1 ст.6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1, действовавшего на момент выдачи спорного патента, в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия.

При этом названная норма к существенным признакам промышленного образца относит признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно п.19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец и отмене ранее действовавших правил, утвержденных приказом Роспатента от 17.04.1998 N 84, в соответствии с п.1 ст.6 Закона промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с п.п.4 указанного пункта Правил не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца и (или) не подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия в ответе на запрос экспертизы, предусмотренный подпунктом (1.1) пункта 19.6 настоящих Правил, или на уведомление экспертизы, предусмотренное подпунктом 2 пункта 19.8 настоящих Правил.

При признании несоответствия заявленного промышленного образца условию оригинальности на вышеизложенных основаниях экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в том числе, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения).

При этом при оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Как усматривается из материалов дела, промышленному образцу по патенту РФ N 56754 предоставлена охрана в объеме следующего перечня признаков, отображенных на изображении изделия:

"Упаковка, характеризующаяся:

выполнением в виде прямоугольного вертикально ориентированного пакета;

наличием спаек на коротких сторонах;

наличием на лицевой стороне раппортно повторяющихся изобразительных элементов со шрифтовой графикой;

выполнением пакета из пленочного материала с блестящей поверхностью; отличающаяся: наличием дополнительной спайки на оборотной стороне, выполнением спаек с рифлением, ориентированным вдоль длинной стороны, выполнением изобразительного элемента на лицевой стороне в виде наклонно расположенного рожка с глазурью на фоне товарного знака производителя в виде синих и золотых волнистых полос переменной ширины и окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись названия фирмы производителя, выполненные в сине-бело-красном цвете;

расположением на изобразительном элементе надписи названия продукта, выполненной в три строки: первая наклонно крупным шрифтом типа "рукописный" красного цвета с двойной контурной обводкой золотого и белого цветов, вторая и третья мелким наклонным шрифтом в выворотку с контурной обводкой красного цвета;

выполнением надписи наименования продукта рисованным шрифтом в выворотку с контурной обводкой красного цвета и расположением под изобразительным элементом;

расположением шрифтовой графики информационного характера на оборотной стороне на двух полях разного цвета, один из которых совпадает с цветом одной группы волнистых полос, а другой цвет совпадает с цветом другой группы полос".

В подтверждение довода о несоответствии промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" заявителем были представлены следующие материалы:

- Газета "Петербургское качество", N 6 (44), июнь 2002;

- Газета "Петербургское качество", N 13 (63), июль 2003;

- Газета "Петербургское качество", N 15 (65), август 2003.

Указанные материалы представляют собой три номера газеты "Петербургское качество" за 2002 год и 2003 год (до даты приоритета оспариваемого промышленного образца), и содержат идентичные изображения мороженого в упаковке производства ЗАО "Хладокомбинат N 1".

В газетах раскрыто художественно-конструкторское решение внешнего вида упаковки для мороженого, имеющей то же назначение, что и промышленный образец по оспариваемому патенту (том 1 л.д.145).

При этом, как верно указал суд первой инстанции, данные газеты являются общедоступными источниками информации, поскольку все указанные номера газет содержат указание названия газеты, номер, дату выхода в свет, дату подписания в печать, тираж, указание названия издательства, в котором отпечатана газета, почтовый адрес и телефон редакции, а также указание схемы распространения газеты. Кроме того, в каждом представленном номере газеты содержится информация о том, как можно оформить подписку на газету "Петербургское качество".

Роспатентом по результатам проведенного сравнительного анализа изображения промышленного образца по оспариваемому патенту и изображения изделия, известного из газет, установлено, что представленные на изображениях изделия характеризуются совокупностью признаков, формирующих одинаковое зрительное впечатление, а именно: обе упаковки выполнены в виде вертикально ориентированного пакета; обе упаковки имеют спайки на коротких сторонах; спайки выполнены с рифлением, ориентированным вдоль длинной стороны; обе упаковки имеют на лицевой стороне раппортно повторяющиеся изобразительные элементы; у обеих упаковок основным фоном является сочетание синих и золотистых волнообразных полос; надписи названия продукции выполнены на обеих упаковках полностью идентичными сочетаниями шрифтов, как в части основного названия ("Трубочка" и "Пломбир") - жирный курсив красного цвета, обрамленный золотой и белой каймой, так и в части конкретизирующего названия (2, 3, 4 строки) - рубленным шрифтом в выворотку, обрамленным красной каймой; обе упаковки содержат идентичные изображения (вафельная трубочка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью) и изображение трубочки мороженого занимает около 50% лицевой части упаковок.

При этом указанные признаки отражают форму упаковки, решение фона, характер шрифтовой проработки надписей, изображение товара, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, и поэтому являются существенными в художественно-конструкторском решении упаковок для мороженого.

К отличительным признакам относятся признаки оборотной стороны упаковки по оспариваемому патенту, а именно, наличие дополнительной спайки на оборотной стороне и наличие на оборотной стороне шрифтовой графики на двух полях разного цвета, один из которых совпадает с цветом одной группы волнистых полос, а другой совпадает с цветом другой группы полос. Эти признаки выполняют в композиции упаковки вспомогательную роль, и поэтому не могут быть признаны существенными, т.е. формирующими зрительный образ.

Обе упаковки содержат товарные знаки производителей (ЗАО "ХолодСлавмо" и Хладокомбината N 1), которые расположены на упаковках между третьей и четвертой строками надписи. При этом изображения товарных знаков производителей различаются (изображение Деда Мороза на известной упаковке и изображение окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись названия фирмы производителя, выполненные в сине-бело-красном цвете в промышленном образце по оспариваемому патенту), однако изображения товарных знаков являются значительно меньшими по размеру, чем основные доминирующие элементы.

Изображение товарного знака заявителя не может быть признано существенным признаком в оспариваемом промышленном образце, поскольку не влияет на создание иного зрительного впечатления, отличающего упаковку для мороженого по оспариваемому патенту от известной из представленных газет упаковки для мороженого.

Следует согласиться с выводом Роспатента о том, что приведенные отличительные особенности не могут быть отнесены к существенным признакам, так как не являются зрительно активными, не влияют на создание иного зрительного впечатления, отличающего упаковку для мороженого по оспариваемому патенту от известной из представленных газет упаковки для мороженого, и, следовательно, промышленный образец по оспариваемому патенту имеет сходство до степени смешения с решением внешнего вида упаковки для мороженого, известной из газет.

Таким образом, представляется правильным вывод суда о том, что при известности упаковки для мороженого из газет, особенности промышленного образца по оспариваемому патенту не могут быть признаны имеющими творческий характер, поскольку они сходны до степени смешения с особенностями известной упаковки (имитируют известную упаковку), и, следовательно, промышленный образец по оспариваемому патенту не может быть признан удовлетворяющим условию патентоспособности "оригинальность".

При этом суд первой инстанции правомерно отклонил как не состоятельный довод заявителя о том, что на основании п.п.2 п.19.4 Правил экспертиза не может давать оценку влиянию приведенных заявителем признаков на внешний вид изделия (промышленного образца).

В соответствии с п.19.1 Правил при экспертизе заявки на промышленный образец по существу проводят: установление приоритета промышленного образца, если он испрашивается в соответствии с пунктами 2 - 6 статьи 19 Закона; проверку представленного заявителем перечня существенных признаков промышленного образца в соответствии с пунктом 19.4 настоящих Правил; проверку дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, если такие материалы представлены заявителем; проверку соответствия промышленного образца, представленного на изображении изделия и охарактеризованного в перечне существенных признаков, установленным Законом условиям патентоспособности на основании результатов информационного поиска с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

Пункт 19.4 Правил относится к стадии экспертизы, на которой проводится проверка изложенных заявителем существенных признаков промышленного образца.

Согласно п.п.2 п.19.4 Правил при проверке перечня существенных признаков промышленного образца устанавливается наличие в нем существенных признаков заявленного промышленного образца, совокупность которых достаточна для формирования внешнего вида изделия, нашедшего отражение на его изображениях, с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями.

Недопустимо исключение из рассмотрения каких-либо признаков, относящихся к внешнему виду изделия, нашедших отражение на изображениях изделия и включенных заявителем в перечень существенных признаков, на основании иного мнения экспертизы, чем мнение заявителя, о влиянии этих признаков на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

После завершения проверки перечня существенных признаков, экспертиза проводит проверку указанных заявителем признаков на их соответствие условиям патентоспособности. Данная стадия экспертизы регулируется пунктом 19.5 Правил.

Как указывалось выше, в соответствии с пунктом 19.5.2.4 Правил промышленный образец может быть признан несоответствующим условию патентоспособности "оригинальность", если будет установлено, что промышленный образец воплощен в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца и (или) не подтверждено их влияние на указанные особенности этого изделия.

При этом экспертиза может признать, что промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения.

Апелляционная коллегия считает необходимым согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что заключение экспертизы, проведенной в рамках дела N А26-5745/03-12, не является относимым доказательством на основании п.1 ст.67 АПК РФ.

Как следует из судебных актов (том 2 л.д.47), а также названного экспертного заключения, в рамках данного дела сравнивались иной промышленный образец по патенту N 52995 с иной этикеткой.

Более того, предметом рассмотрения по указанному делу N А26-5745/03-12 являлось нарушение исключительного права на патент (незаконное использование патента), которое регулируется статьей 10 Патентного закона.

При установлении незаконного использования патента на промышленный образец не проводится оценка законности выдачи такого патента, в частности на основании его соответствия условиям патентоспособности, а при проведении судебной экспертизы по указанному делу перед экспертом не ставился вопрос о том, соответствуют ли существенные признаки промышленного образца условию оригинальности.

Также суд первой инстанции правомерно указал на то, что наличие зарегистрированных товарных знаков не влияет на вывод об отсутствии оригинальности промышленного образца, поскольку при оценке охраноспособности товарных знаков применяются другие критерии, изложенные в Законе Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", и в соответствующих статьях Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, апелляционный суд считает обоснованным поддержанный судом первой инстанции вывод ответчика о том, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "оригинальность".

В апелляционной жалобе заявитель указывает на то, что положенные в основу решения суда первой инстанции номера газеты "Петербургское качество" N N 6 (44), 13 (63) и 15 (65) за 2002-2003 годы были представлены в копиях, без представления оригиналов, что исключает возможность их рассмотрения в качестве достоверных доказательств по делу.

При этом заявитель ссылается на п.6 ст.71 АПК РФ, согласно которому арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Заявитель апелляционной жалобы указывает также на возможность подачи им в суд первой инстанции заявления о фальсификации указанных доказательств, которая не была им реализована в связи с отсутствием оригиналов газет.

Между тем заявителем не были представлены доказательства, на которых он основывает свои сомнения в достоверности указанных доказательств, ни в суд первой инстанции, ни при рассмотрении дела апелляционным судом.

Представленные документы содержат все необходимые реквизиты и отсутствие оригиналов газет не может быть основанием для отмены оспариваемого решения суда первой инстанции.

В апелляционной жалобе заявитель также указывает на необоснованность отказа судом в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы.

Согласно ч.1 ст.82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Предметом настоящего спора является проверка соответствия действующему законодательству оспариваемого решения Роспатента (органа, уполномоченного в силу закона в том числе на проведение экспертиз заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на него, и т.д.), в рамках которого устанавливалось соответствие оспариваемого промышленного образца п.1 ст.6 Патентного закона, а именно, является ли он оригинальным.

При этом Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 N 84, подробно регламентируют подходы к оценке оригинальности.

Таким образом, по существу, требуется определить правомерности подхода заявителя и Роспатента к оценке условию патентоспособности "оригинальность". Для разрешения данного вопроса каких-либо специальных знаний не требуется.

При таких обстоятельствах отказ суда в проведении дизайнерской экспертизы не привел к принятию неправильного решения.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что ЗАО "Холод СЛАВМО" образовано путем реорганизации Петрозаводского молочного комбината, который первым начал выпуск продукции с использованием спорного дизайна в 1996-1997 годах, несостоятелен, поскольку в соответствии с п.19.5.2 Правил при признании несоответствия заявленного промышленного образца условию "оригинальность" на вышеизложенных основаниях, экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в частности, в случае, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения). При этом при оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Таким образом, наличие на рынке изделия, сходного до степени смешения с промышленным образцом, независимо от его принадлежности тем или иным лицам, позволяет признать такой промышленный образец недействительным в связи с несоответствием условию патентоспособности "оригинальность".

В апелляционной жалобе заявитель настаивает на том, что для признания патента несоответствующим условию патентоспособности "оригинальность" необходимо, чтобы противопоставляемое изделие содержало все признаки, описанные в патенте, в то время как в рассматриваемом случае только два признака спорного патента отражены в представленных газетных публикациях, а восемь признаков не отображены или отображены частично.

Между тем согласно п.1 ст.6 Патентного закона РФ, наличие всех признаков устанавливается при оценке новизны промышленного образца, но не его оригинальности.

При этом промышленный образец может включать признаки, отличные от известного изделия, однако вся совокупность признаков может быть такова, что не позволит зрительно отличить два изделия.

При этом общие признаки отражают форму упаковки, решение фона, характер шрифтовой проработки надписей, изображение товара, придают решению характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, и поэтому являются существенными в художественно-конструкторском решении упаковок для мороженого.

Учитывая изложенное, оспариваемое решение Роспатента об удовлетворении возражения на патент Российской Федерации на промышленный образец N 56754 и признании указанного патента недействительным является законным и обоснованным, в связи с чем вывод суда первой инстанции о необходимости отказа в удовлетворении заявленных ЗАО "Холод СЛАВМО" требований, правомерен.

Неправильное указание в тексте обжалуемого решения наименования заявителя (вместо ЗАО "Холод СЛАВМО" - ООО "Юридический центр "ПРИС"), на что указывает заявитель жалобы, является опечаткой суда, которая может быть исправлена в порядке ст.179 АПК РФ, и не привела к принятию неправильного решения, в связи с чем не является основанием для его отмены либо изменения.

Принимая во внимание сказанное, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 08.07.2011 по делу N А40-33556/11-110-262 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Е.В.Пронникова

Судьи

С.Л.Захаров В.А.Свиридов