Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 января 2012 г. N Ф05-13608/11 по делу N А40-32618/2011

23 января 2012 г.

Дело N А40-32618/11-27-281

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 января 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Дунаевой Н.Ю.,

судей: Петровой Е.А., Барабанщиковой Л.М.,

при участии в заседании:

от истца - Сафонов Э.В. - доверен. от 11.01.2012 г.

от ответчика

рассмотрев 16.01.2012 в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт стали"

на решение от 08.06.2011 года

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьёй Хатыповой Р.А.,

на постановление от 15.09.2011 года

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Солоповой А.А., Лаврецкой Н.В., Трубицына А.И.,

по иску ФГУ "ФАПРИД"

к открытому акционерному обществу "Научно-исследовательский институт стали",

третьи лица: Министерство финансов РФ, Министерство обороны РФ, ФГУП "Рособоронэкспорт",

об истребовании отчетной документации, взыскании штрафа

Федеральное государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее - ФГУ "ФАПРИД") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "Научно-исследовательский институт стали" (далее - ОАО "Научно-исследовательский институт стали") об обязании представить отчетную документацию по договору от 30 марта 2007 года N 1-01-07-00108 и взыскании штрафа в размере 400 000 рублей.

Решением от 08.06.2011 Арбитражный суд города Москвы обязал ОАО "Научно-исследовательский институт стали" представить в ФГУ "ФАПРИД" отчеты о выполнении лицензионного договора от 30 марта 2007 года N 1-01-07-00108 согласно форме, установленной разделом 15 договора, за отчетные периоды: с 30 декабря 2009 года по 31 марта 2010 года, с 01 апреля 2010 года по 30 июня 2010 года, с 01 июля 2010 года по 30 сентября 2010 года, с 01 октября 2010 года по 30 декабря 2010 года; копию экспертной лицензии на поставку продукции по контракту; копию оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копии грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту.

Суд взыскал с ОАО "Научно-исследовательский институт стали" в пользу ФГУ "ФАПРИД" штраф в размере 50 000 рублей, а также взыскал с ОАО "Научно-исследовательский институт стали" государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 6 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением от 15.09.2011 года Девятого арбитражного апелляционного суда, решение Арбитражного суда города Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. В связи с переименованием истца Апелляционный суд признал истцом Федеральное бюджетное учреждение "Федеральное Агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Не согласившись с вышеназванными судебными актами ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В качестве оснований кассационной жалобы заявитель ссылается на недействительность заключенного между сторонами лицензионного договора, так как договор не зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент); у Российской Федерации отсутствует исключительное право на предмет лицензионного договора и соответствующего правоустанавливающего документа - патента.

Надлежащим образом извещенный о дате и месте рассмотрения кассационной жалобы заявитель не явился в суд кассационной инстанции, жалоба рассмотрена в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании Федерального арбитражного суда Московского округа представитель истца доводы заявителя опроверг, считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Изучив доводы кассационных жалоб, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого постановления, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что вышеназванные судебные акты подлежит оставлению без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения по следующим основаниям:

Из материалов дела следует и установлено судами, что между Российской Федерацией (лицензиар), от имени которой выступает ФГУ "ФАПРИД", и ответчиком (лицензиат) заключен лицензионный договор от 30.03.2007 N 1-01-07-00108 о предоставлении лицензиату неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (пункт 1.1 договора), а лицензиат обязался уплачивать лицензиару денежную сумму в соответствии с разделом 7 договора за право пользования результатами интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктом 9.1 договора предусмотрено, что лицензиат в течение 10 дней, следующих за отчетным периодом, представляет лицензиару отчетную документацию. Под "отчетным периодом" в соответствии с пунктом 1.9 договора подразумеваются каждые три месяца деятельности лицензиата по выполнению условий договора, начиная с даты заключения договора.

По условиям договора (пункт 1.10 договора) отчетная документация включает в себя: отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в приложении к договору; копию экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копию оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копию грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту.

Согласно пункту 1 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Если в лицензионном договоре отсутствует условие о сроке и порядке представления указанных отчетов, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Суды пришли к обоснованному выводу, что ответчик при использовании РИД в обязательном порядке должен был представлять отчетную документацию каждые три месяца деятельности.

В соответствии с пунктом 5.3 договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензиатом обязанностей в соответствии с разделом 9 договора лицензиат уплачивает лицензиару штраф в размере 1 000 минимальных размеров оплаты труда, что составляет 100 000 рублей.

Судами правомерно было установлено, что за период с 30 марта 2007 года по 30 августа 2007 года и за период с 4 квартала 2007 года по 4 квартал 2009 года отчеты ответчиком были представлены в несогласованной сторонами форме, которые истцом, тем не менее, были приняты.

По состоянию на 28.03.2011 ответчиком не представлены отчеты по утвержденной договором форме за 4 отчетных периода: с 30 декабря 2009 года по 31 марта 2010 года, с 01 апреля 2010 года по 30 июня 2010 года, с 01 июля 2010 года по 30 сентября 2010 года, с 01 октября 2010 года по 30 декабря 2010 года.

Доказательств исполнения ответчиком надлежащим образом обязательств, предусмотренных пунктом 9.1 договора, суду не представлено, в связи с чем требование истца об обязании представить отчетную документацию обоснованно удовлетворено судом первой инстанции.

Отсутствие доказательств исполнения ответчиком обязанности по представлению отчетной документации за 4 отчетных периода послужило основанием для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика с учетом уменьшения штрафа за не представление отчетов по форме за 4 отчетных периода в размере 50 000 рублей.

Кассационный суд соглашается с выводами апелляционного суда, что предметом спорного лицензионного договора является передача неисключительного права на использование секрета производства (ноу-хау) за вознаграждение

В период заключения договора право на секрет производства было отнесено к объектам гражданского оборота статьей 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и Республик, статьей 139 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

В силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Вводный закон) она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.20

Суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда апелляционной инстанции, что приведенным нормам права техническая, организационная или коммерческая информация, необходимая для организации производства конкурентоспособной продукции или ее реализации, признавалась секретом производства при условии, что эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней не было свободного доступа на законном основании, а обладатель информации принимал надлежащие меры к охране этой информации.

Сходное определение ноу-хау приводится в статье 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона "О коммерческой тайне".

В данном случае по спорному лицензионному договору ответчику передано неисключительное право на использование технического ноу-хау - технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе выполнения ОКР по разработке алюминиевых сплавов марок ABT 101, ABT 102 и PAS, а также титанового сплава марки BT-6 и сталей марок "44" и "56", содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации и используемые в процессе производства.

Правообладателем исключительного права на секрет производства полученных в ходе проведения ОКР по разработке алюминиевых сплавов марок ABT 101, ABT 102 и PAS, а также титанового сплава марки BT-6 и сталей марок "44" и "56" является Российская Федерация.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 года N 1132 права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего Постановления они не являлись объектами исключительного права физических и юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

Аналогичная норма содержится в пункте 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.1999 N 982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности".

Судами сделан правомерный вывод, что передача результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам, заключенным истцом с контрагентами, не является передачей прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец и не подлежит регистрации в Роспатенте, подтверждается письмом Роспатента от 20.10.1999 N 10/34-412/ДСП, ранее действовавшей нормой статьи 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и Республик, а также действующей нормой статьи 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В суде кассационной инстанции представителем Федерального бюджетного учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ "ФАПРИД") заявлено ходатайство о процессуальном правопреемстве со ссылкой на статью 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и факт переименования на Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное Агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения". В обоснование ходатайства истец представил копию приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам. и товарным знакам от 25.11.2011 N 134, копию Устава ФГБУ "ФАПРИД".

Согласно правовой позиции ВАС РФ, содержащейся в Определении ВАС РФ от 11 мая 2011 г. N ВАС-5932/11 поскольку в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует специальная процессуальная норма, регламентирующая действия арбитражного суда при изменении наименования юридического лица, участвующего в деле, суды осуществляют процессуальную замену взыскателя по настоящему делу применительно к статье 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, заявленное ходатайство о процессуальном правопреемстве" со ссылкой на пункт 6 статьи 13, статью 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению судом кассационной инстанции.

Руководствуясь ст.ст. 48, 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

произвести замену Федерального бюджетного учреждения "Федеральное Агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации на Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное Агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения".

Решение от 08.06.2011 Арбитражного суда города Москвы и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2011 по делу N А40-32618/11-27-281 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

Дунаева Н.Ю.

Судьи

Петрова Е.А. Барабанщикова Л.М.