Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 августа 2012 г. N Ф05-8747/12 по делу N А40-114115/2011

г. Москва

29 августа 2012 г.

Дело N А40-114115/11-51-1022

Резолютивная часть постановления объявлена 22 августа 2012.

В полном объеме постановление изготовлено 29 августа 2012.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Барабанщиковой Л.М.,

судей Дунаевой Н.Ю., Комоловой М.В.,

при участии в заседании:

от истца - Захаревич Е.Н. по дов. от 06.06.2012

от ответчиков: ЗАО "КТБ натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" - не явилось, извещено

ЗАО "Конструкторско-Технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона - Бондо О.Н. по дов. от 21.11.2011" -

рассмотрев 22.08.2012 в судебном заседании кассационную жалобу ОАО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона"

на решение от 06.02.2012

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Васильевой Т.В.,

на постановление от 04.05.2012

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Левченко Н.И., Валиевым В.Р., Расторгуевым Е.Б.,

по иску открытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое

бюро бетона и железобетона"

к закрытому акционерному обществу "Конструкторско-технологическое Бюро

натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН

1117746650350), закрытому акционерному обществу "Конструкторско-

технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и

железобетона" (ОГРН 1105029013077)

о запрете использовать товарный знак, взыскании компенсации

УСТАНОВИЛ: открытое акционерное общество "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (далее - ОАО "КТБ ЖБ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Конструкторско-технологическое Бюро натуральных изысканий и исследований бетона и железобетона" (далее - ЗАО "КТБ НИИЖБ") и закрытому акционерному обществу "Конструкторско-технологическое Бюро натуральных изысканий и исследований бетона и железобетона" (далее - ЗАО "КТБ НИИЖБ") об обязании ответчиков прекратить незаконное использование товарного знака "КТБНИИЖБ" по свидетельству N 417719, в том числе в сокращенном фирменном наименовании, а также о взыскании со второго ответчика 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака N 417719.

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) и мотивированы тем, что ответчики нарушают исключительные права истца на товарный знак, поскольку незаконно используют сходное до степени смешения с товарным знаком словесное обозначение "КТБНИИЖБ" в своем фирменном наименовании и при оказании однородных услуг.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2012, оставленным без изменения постановлением от 04.05.2012 Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказано, что спорное обозначение используется ответчиками для товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров (услуг), а также не доказано, что ответчики являются администратором домена. Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводом суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований, указал, что используемое ответчиками словесное обозначение не тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку не совпадает с ним во всех перечисленных элементах. Кроме того, суд апелляционной инстанции указал на недоказанность осуществления однородной деятельности истца и второго ответчика.

Не согласившись с судебными актами, ОАО "КТБ ЖБ" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит судебные акты отменить, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на то, что вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и сокращенными фирменными наименованиями ответчиков не соответствует фактическим обстоятельствам дела, сделан без учета положений Правил составления и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, а также разъяснений, содержащихся в п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

По мнению заявителя, суды проверяли обозначение на предмет их тождественности, в то время как согласно Правилам составления и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков проверке подлежит наличие либо отсутствие схожести обозначений до степени смешения, при этом обозначения подразумеваются сходными до степени смешения при наличии общего сходства, несмотря на отдельные различия.

Кроме того, заявитель указывает на то, что нарушением прав на товарный знак является уже сам факт регистрации сходного обозначения ответчиками в качестве своих фирменных наименований, независимо от обстоятельств, касающихся вопросов фактического использования обозначения.

Также заявитель указывает на то, что отсутствие определенного вида деятельности в уставе второго ответчика не означает наличие запрета на ее осуществление, поскольку в силу ст. 49 ГК РФ юридическое лицо по общему правилу обладает универсальной правоспособностью, что не учтено судами.

В отзыве на кассационную жалобу второй ответчик просит оставить судебные акты без изменения, как законные и обоснованные.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, представитель второго ответчика возражал против удовлетворения жалобы, представитель первого ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не явился, что с учетом ч. 3 ст. 284 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на неё, выслушав представителей истца и второго ответчика, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения арбитражными судами норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что обжалуемые решение и постановление подлежат отмене в связи со следующим.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Исходя из указанных норм ГК РФ, в предмет доказывания в рамках заявленных исковых требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак, какое средство индивидуализации имеет преимущество, то есть исключительное право на какое средство индивидуализации возникло ранее, является ли обозначение, используемое ответчиками в сокращенном фирменном наименовании, тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, используется ли обозначение для продажи тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг, могут ли быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты в результате тождества или сходства оспариваемых обозначений.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, сокращенные фирменные наименования ответчиков включены в единый государственный реестр юридических лиц в следующем виде - ЗАО "КТБ НИИЖБ", товарный знак истца по свидетельству N 417719 представляет собой словесное обозначение "КТБНИИЖБ".

Делая вывод об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и сокращенными фирменными наименованиями ответчиков, суды не учли, что при оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Делая вывод о несовпадении смыслового элемента сравниваемых обозначений, суд апелляционной инстанции не указал, какую смысловую нагрузку несут обозначения и в чем именно имеется смысловая разница обозначения, использованного в товарном знаке истца, и обозначения, содержащегося в произвольной части сокращенных фирменных наименований ответчиков.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанции надлежащим образом не исследовали входящий в предмет доказывания вопрос о возможности в результате сходства двух средств индивидуализации введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, о возможности использования спорного обозначения в определенных видах деятельности, а именно тех, при осуществлении которых под фирменным наименованием ЗАО "КТБ НИИЖБ" создается конкуренция с товарным знаком.

В этой связи суду необходимо было установить используется ли спорное обозначение при осуществлении однородных видов деятельности, необходимо было провести анализ услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "КТБНИИЖБ" и видов деятельности, осуществляемых ответчиками и указанными в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц и отразить соответствующие мотивированные выводы в судебных актах.

Таким образом, обстоятельства дела, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для настоящего дела, судами надлежащим образом не исследовались, что могло привести к принятию неправильного судебного акта.

Учитывая изложенное, кассационная инстанция полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права, что привело к неполному выяснению обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, в связи с чем, в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные акты подлежат отмене.

Так как для принятия обоснованного и законного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 названного Кодекса подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела арбитражному суду первой инстанции следует учесть изложенно; предложить истцу уточнить (конкретизировать) исковые требования в части запрета использования ответчиками обозначения "КТБНИИЖБ"; установить обстоятельства дела, имеющие значение для разрешения настоящего спора, исходя из предмета заявленного иска; в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценить имеющиеся в материалах дела доказательства, дать оценку всем доводам участвующих в деле лиц и с надлежащим применением норм права принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2012 по делу N А40-114115/11-51-1022 отменить.

Дело N А40-114115/11-51-1022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий судья

Л.М. Барабанщикова

Судьи

Н.Ю. Дунаева М.В. Комолова