Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 октября 2012 г. N Ф05-10811/12 по делу N А40-86264/2011

г. Москва

03 октября 2012 г.

Дело N А40-86264/11-27-717

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2012 г.

Полный текст постановления изготовлен 03 октября 2012 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Власенко Л.В.,

судей Барабанщиковой Л.М., Комоловой М.В.,

при участии в заседании:

от заявителя - Зуйков С.А. (дов. от 12.09.12 г.), Юрьева О.Е. (дов. 12.09.12 г.), Квашнин В.П. и Куликова Н.С. (дов. от 09.02.12 г.), Еньков И.Н. (дов. от 24.05.12 г.), Сазонов В.Е. (дов. от 11.06.12 г.),

ООО "Генфа" - Баландина Л.А. (дов. от 23.01.12 г.), Безрукова О.М. (дов. от 27.01.12 г.), Бейлин Н.А. (дов. от 19.03.12 г.),

ООО "Биотэк" - Аббакумова А.Г. (дов. от 04.10.11 г. N 20-37/039-2011), Лапин С.Ю. (дов. от 18.06.12 г. N 17), Архипов Д.А. (дов. от 03.05.12 г. N 31-37/113-12), Голубев Д.В. (дов. от 03.05.12 г. N 31-37/114-12),

от ФТС - Морозова М.С. (дов. от 10.08.11 г. N 15-46/63-11д),

от Минздрава - Ерохина Ю.В. (дов. от 04.07.12 г. N ПД-МЗ-5),

рассмотрев 26 сентября 2012 года в судебном заседании кассационную жалобу Ф.ХОФФМАНН-Ля Рош АГ, Швейцария,

на решение от 02.04.2012

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей Хатыповой Р.А.,

на постановление от 26.06.2012

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Верстовой М.Е., Лаврецкой Н.В., Солоповой А.А.,

по иску Ф.ХОФФМАНН-Ля Рош АГ, Швейцария

о запрете совершать действия, нарушающие исключительные права владельца патента

к ООО "Генфа", ООО "БИОТЭК"

третьи лица - Министерство здравоохранения и социального развития России, Федеральная таможенная служба России, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

УСТАНОВИЛ:

Компания Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ, Швейцария (F.Hoffmann-La Roche AG, Switzerland) (далее - Компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском (с учетом объединения дела N А40-86264/11-27-717 с делом N А40-87361/11-27-723) к Обществу с ограниченной ответственностью "Генфа" (далее - ООО "Генфа", ответчик-1) и Обществу с ограниченной ответственностью "БИОТЭК" (далее - ООО "БИОТЭК", ответчик-2) о запрете совершать действия, нарушающие исключительные права владельца патента, а именно:

- запретить ответчикам и иным лицам без согласия патентообладателя (Компании) совершать любые действия, направленные на ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей лекарственного препарата "Тутабин", в котором использовано запатентованное изобретение Компании, удостоверенное патентом Российской Федерации RU 2135511 С1;

- обязать ответчиков опубликовать решение суда о допущенном правонарушении с указанием имени действительного правообладателя в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатенте).

Иск основан на статьях 1252, 1345, 1354, 1358, 1359, 1406, 1407 ГК РФ.

В качестве третьих лиц участие в деле принимают Минздравсоцразвития России, Федеральная таможенная служба России и Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.04.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2012, в удовлетворении иска отказано.

При этом суды исходили из того, что представленными доказательствами нарушение исключительного права истца, удостоверяемое патентом Российской Федерации на изобретение, не подтверждается.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить в связи с нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права, несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам дела и направить дело на повторное рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В обоснование чего приводятся доводы о неправильном истолковании ст. 1358 ГК РФ, нарушении статей 13, 15, 65, 68, 71, 86, 87, 168, 169, 170, 309 АПК РФ. Истец считает, что имеют место неустановление использования признаков изобретения в продукте, не применение нормы права, подлежащей применению, а именно п.п.10.17, 10.38 -10.45 Руководства РСТ, и установление нарушения зависимых пунктов, при неустановлении нарушения независимого пункта.

Истец высказывает доводы относительно непринятия судами выводов (заключения) одного эксперта и принятие выводов (заключения) другого эксперта, а также считает, что судом апелляционной инстанции неправомерно не принято во внимание обстоятельство признания Роспатентом частично недействительным патента истца.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца поддержали доводы кассационной жалобы, представители ответчика приводили возражения относительно них по мотивам, содержащимся в обжалуемых судебных актах и отзывах на кассационную жалобу, считая, что выводы судов основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, присутствующие представители третьих лиц оставили разрешение вопроса по кассационной жалобе на усмотрение суда.

Третье лицо Роспатент направило в суд кассационной инстанции ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений относительно них, выслушав явившихся представителей сторон и третьих лиц, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, установленным по делу, суд кассационной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судами установлено, что Компании принадлежит исключительное право на изобретение согласно патенту RU N 2135511 С1 на изобретение "N-оксикарбонилзамещенные 5'-деокси-5-фторцитидины и фармацевтический препарат" по заявке N 93056196/04 от 16.12.1993 с приоритетом 18.12.1992, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.08.1999, при этом срок действия патента истекает 16.12.2013.

26.08.2010 Росздравнадзором оформлено регистрационное удостоверение лекарственного средства N ЛСР-008789 с торговым названием "Тутабин".

Компания полагает, что объектом изобретения, принадлежащего ей, является капецитабин и фармацивтичсекая композиция на его основе, охраняемые патентом, поэтому лекарственное средство "Тутабин" произведено с использованием элементов запатентованного изобретения истца, а ввоз на территорию Российской Федерации данного лекарственного средства для введения его в гражданский оборот осуществляется без согласия истца как патентообладателя.

Считая, что его исключительные права на изобретение по указанному патенту нарушены действиями декларантов и импортеров данного лекарственного препарата ООО "Генфа" и ООО "БИОТЭК", Компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Суд первой инстанции для решения возникших вопросов, в том числе вопроса о наличии в спорном лекарственном препарате каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, определением от 24.11.2011 назначил проведение судебной комиссионной экспертизы экспертам Шимановскому Н.Л. и Пятину Б.М.

В экспертном заключении от 08.12.2011 эксперт Пятин Б.М. сделал выводы о том, что в лекарственном средстве "Тутабин", таблетки, покрытые оболочкой 500 мг, использованы каждые признаки изобретения, включенные в независимый пункт 1 формулы и в независимый пункт 6 формулы изобретения по патенту RU N 2135511 С1 на изобретение "N-оксикарбонилзамещенные 5'-деокси-5-фторцитидины и фармацевтический препарат". В лекарственном средстве "Тутабин" используется как активное вещество, соединение (капецитабин), являющееся объектом изобретения по пунктам 1 - 5 патента RU N 2135511 С1.

В заключении же эксперта Шимановского Н.Л. от 29.12.2011 содержатся выводы о том, что в лекарственном средстве "Тутабин" не содержится вся совокупность признаков, включенных в пункт 1 формулы изобретения по патенту N 2135511, поскольку пункт 1 не содержит вещество капецитабин. С учетом выводов, сделанных в отношении пункта 1 формулы изобретения, в лекарственном средстве не содержится каждый признак, включенный в пункт 6 формулы изобретения. Вещество капецитабин, используемое в лекарственном средстве "Тутабин", в патенте идентифицировано только в пунктах 3 и 5 патента, в то время как остальные пункты патента указания на вещество капецитабин не содержат.

Суд руководствовался последним экспертным заключением, посчитав, что выводы эксперта Шимановского Н.Л. соответствуют материалам дела, подтверждены его пояснениями в судебном заседании и не противоречат действующему законодательству.

Суд апелляционной инстанции, проверяя доводы Компании относительно ошибочности выводов эксперта Шимановского Н.Л., признал их необоснованными и не соответствующими материалам дела.

При этом судами учтено, что допрошенный в судебном заседании эксперт Пятин Б.М. давал противоречивые пояснения, в связи с чем к выводам этого эксперта суды отнеслись критически.

Суды сочли, что Компанией доказательств, опровергающих выводы эксперта Шимановского Н.Л., не представлено.

Судами указаны мотивы, по которым ими отдано предпочтение одним доказательствам перед другими, что соответствует требованиям процессуального закона (ст. 71 АПК РФ).

Доводы кассационной жалобы истца фактически сводятся к несогласию с результатами заключения указанного эксперта и направлены на переоценку его результатов.

Между тем, ходатайства о проведении повторной экспертизы Компания не заявляла, а суд, оценив спорное доказательство по правилам ст. 71 АПК РФ, исходил из того, что подготовленное экспертом Шимановским Н.Л. заключение опровергает использование в лекарственном средстве "Тутабин" каждого признака, приведенного в независимом пункте 1 и независимом пункте 6 содержащейся в патенте формулы изобретения "N-оксикарбонилзамещенные 5'-деокси-5-фторцитидины и фармацевтический препарат".

Согласно положениям статей 168, 268 АПК РФ полномочиями по оценке и переоценке фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств наделены суды первой и апелляционной инстанций.

Доводы Компании, изложенные в кассационной жалобе, подлежат отклонению, так как были известны арбитражному суду первой или апелляционной инстанций и им дана надлежащая правовая оценка, с учетом представленных и оцененных в совокупности доказательств по делу. Основания для их переоценки у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Так, судом проверены и обоснованно отклонены доводы Компании о том, что приведенная в пункте 1 формулы изобретения структурная формула представляет собой группу альтернативных признаков (альтернативных форм выполнения изобретения), при этом в любой форме выполнения изобретения (в любом конкретном химическом соединении) используется каждый признак изобретения, включенный в пункт 1 формулы изобретения. Каждое соединение, объединенное в обобщенную структурную формулу по пункту 1, представляет альтернативу решения одной и той же задачи с достижением одного и того же результата.

Компания также указывала на определение существенных признаков, полагая, что техническим результатом является расширение ассортимента N-оксикарбонил замещенных-5'-деокси-5-фторцитидинов и получение фармацевтического препарата, обладающего противоопухолевым действием, на их основе (как следует из описания к указанному патенту, техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является получение противоопухолевых соединений с необходимыми фармакокинетическими показателями и меньшей токсичностью). То есть соединения в целом, заявленные в пределах обобщенной структуры по п. 1, должны иметь одинаковое назначение, а именно, быть применимыми в качестве противоопухолевых средств, что возможно только при наличии противоопухолевой активности у всех соединений по п. 1.

Судом установлено, что в описании к патенту RU 2135511 отсутствуют сведения, подтверждающие наличие противоопухолевой активности у всех соединений, охарактеризованных обобщенной структурной формулой по п. 1.

В связи с этим суд признал, что признаки изобретения по п. 1 не представляют собой совокупность существенных признаков, достаточную для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, в связи с чем довод Компании относительно существенности признаков признал ошибочным.

Основываясь на экспертном заключении, суд указал, что обоснованность использования группы альтернативных признаков в отношении многих соединений определяется наличием одинаковых свойств у таких соединений в целом, заявленных в пределах общей структурной формулы, т.е. все химические соединения, заявленные в пределах обобщенной структуры, должны иметь одинаковое назначение, в данном случае, быть применимыми в качестве противоопухолевых средств, что возможно только при наличии у указанных соединений противоопухолевой активности.

Судом учтен пункт 10.8 (7) Приказа Минобрнауки России от 29.10.2008 N 327 "Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение", согласно которому признаки изобретения могут быть выражены в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Судом сделан вывод, что такой признак, как противоопухолевая активность, отсутствует в независимом пункте 1 формулы изобретения, что делает невыполнимым условие одинакового назначения у соединений в целом, заявленных в пределах обобщенной структуры. Независимый пункт 6 формулы изобретения касается фармацевтического препарата, содержащего активный компонент и фармацевтически приемлемый носитель, отличающийся тем, что в качестве активного компонента содержит соединение общей формулы 1 по пункту 1. Сущность независимого пункта 6 полностью основывается на применении указанного соединения общей формулы 1 по пункту 1.

На основании вышеизложенного суд пришел к выводу, что представленными доказательствами нарушение исключительного права истца, удостоверяемого патентом РФ на изобретение, не подтверждается, в связи с чем исковые требования Компании не подлежат удовлетворению.

Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке выводов суда о представленных в материалы дела доказательствах.

Компетенция же суда кассационной инстанции определена статьями 286, 287 АПК РФ, согласно которым суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права установленным обстоятельствам и доказательствам, имеющимся в деле.

В силу части 1 статьи 288 АПК РФ основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Между тем, выводы арбитражных судов о применении норм права соответствуют установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений судами при рассмотрении дела норм процессуального и материального права не усматривается.

В кассационной жалобе также приводится довод о том, что руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности 04.05.2012 утверждено решение Палаты по патентным спорам о признании патента Российской Федерации на изобретение N 2135511 "N-оксикарбонил замещенные 5'-деокси-5-фтороцидины и фармацевтический препарат" недействительным частично и выдаче патента на изобретение с формулой, уточненной патентообладателем и представленной на заседании коллегии 20.03.2012.

Истец указывает на то, что данное решение вступило в силу с даты его утверждения и отсутствовало на дату принятия решения судом первой инстанции, однако апелляционная инстанция, зная об имеющемся решении Роспатента о признании патента недействительным частично и выдаче нового патента с уточненной формулой, безосновательно не приняла данное обстоятельство во внимание.

Истец считает, что апелляционная инстанция должна была проверить нарушение изобретения в объеме формулы, уточненной патентообладателем и представленной на заседании коллегии 20.03.2012, а не указывать на то, что стороны (например, истец) может обратиться с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Данный довод также не может служить основанием для отмены судебных актов. Указанное решение Палаты по патентным спорам не было и не могло быть предметом исследования и оценки суда первой инстанции, поскольку не существовало на момент принятия судом первой инстанции решения. Ходатайств о приобщении к материалам дела данного доказательства в суд апелляционной инстанции не было заявлено.

Из буквального толкования положений статьи 268 АПК РФ следует, что в основу судебного акта суда апелляционной инстанции могут быть положены доказательства, удостоверяющие факты, которые имели место до вынесения решения первой инстанции.

Поэтому полагать, что суд апелляционной инстанции должен был проверить нарушение изобретения в объеме формулы, уточненной патентообладателем и представленной на заседании коллегии 20.03.2012, правовых оснований не имеется.

В соответствии с частью 2 статьи 287 АПК РФ арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанций.

Исходя из содержания названных норм, суд кассационной инстанции не вправе считать установленными обстоятельства, не признанные таковыми судом нижестоящей инстанции, основываясь лишь на доказательствах, которые не были предметом исследования и оценки судов.

Указание же суда на возможность обращения с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам не нарушает положений статьи 309 АПК РФ.

Основания для отмены судебных актов, о чем просит истец, отсутствуют.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 02 апреля 2012 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2012 года по делу N А40-86264/11-27-717 оставить без изменения, а кассационную жалобу Ф.ХОФФМАНН-Ля Рош АГ - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Л.В. Власенко

Судьи

Л.М. Барабанщикова М.В. Комолова