Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 октября 2012 г. N Ф05-11799/12 по делу N А40-14437/2012

г.Москва

25 10 2012 г.

Дело N А40-14437/12-19-129

Резолютивная часть постановления объявлена 18.10.2012.

В полном объеме постановление изготовлено 25.10.2012.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего - судьи Петровой Е.А.

судей Бусаровой Л.В. и Ядренцевой М.Д.

при участии в заседании:

от истца - Борисов Ю.К. по дов. от 10.09.2012 N 19;

от ответчиков: от ООО "Литературное агентство Сергея Грачева" - Потапенко А.А. по дов. от 17.06.2010, Захаров А.Ю. по дов. от 09.08.2012 N 431-ю, от ООО "ПРОСПЕКТ" - адвокат Клейменов А.Я. по дов. от 12.02.2012,

рассмотрев в судебном заседании 18.10.2012 кассационную жалобу

ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения"

на решение от 23.04.2012 Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Каревой Н.Ю.,

на постановление от 26.07.2012 Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Верстовой М.Е., Расторгуевым Е.Б., Солоповой А.А.,

по иску ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения"

к ООО "Литературное агентство Сергея Грачева", ООО "БУКет", ООО "ПрофЛит", ООО "КноРус", ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", ГУП г.Москвы "Объединенный центр "Московский дом книги", ООО "КНИГА.ру", ООО "Спринтер", ЗАО "Библион-Русская книга", ООО "ЦУПЛ"

о взыскании 10 878 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Литературное агентство Сергея Грачева" (далее - первый ответчик), ООО "БУКет", ООО "ПрофЛит", ООО "Издательство СИМВОЛ-ПЛЮС", ООО "Торговый Робот", ООО "Проспект", ООО "КноРус", ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", ГУП г. Москвы "Объединенный центр "Московский дом книги", ООО "КНИГА.ру", ООО "Спринтер", ЗАО "Библион-Русская книга", ООО "ЦУПЛ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение "Налоговый кодекс с постатейными материалами" в виде взыскания двукратной стоимости экземпляров указанного произведения, изданных в печатном формате с произведениями на CD-диске.

Исковые требования заявлены на основании ст.ст.1225, 1235, 1238, 1270, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положений п. 1.4 лицензионного договора заказа от 10.02.2010, заключенного между истцом и первым ответчиком, и мотивированы тем, что первый ответчик в нарушение условий лицензионного договора осуществил воспроизведение созданного истцом произведения "Налоговый кодекс с постатейными материалами" не только печатным (типографским) способом, но и в электронном виде в формате CD-ROM, что является нарушением условий лицензионного договора.

Истец также указал на то, что первый ответчик передал право на воспроизведение произведения по сублицензионным договорам второму и третьему ответчикам, которыми также было нарушено условие о нераспространении лицензии на воспроизведение в электронном виде.

Требования к остальным ответчикам мотивированы распространением незаконно изданных экземпляров произведения в электронном виде.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2012, в удовлетворении исковых требований отказано.

Суды пришли к выводу о том, что лицензионный договор заказа от 10.02.2010 не содержит ограничения в виде запрета лицензиату осуществлять воспроизведение созданного лицензиаром произведения в электронном виде на CD-ROM, в связи с чем посчитали, что издание и распространение произведения "Налоговый кодекс с постатейными материалами" с приложением произведения на CD-ROM осуществлено ответчиками правомерно.

Указанный вывод сделан судами на основании п. 1.7 лицензионного договора заказа от 10.02.2010, предоставляющего лицензиату право на распространение электронных копий произведения.

Также суды сослались на то, что произведение в печатном виде и произведение в электронном виде на CD-ROM в любом случае являются одним и тем же произведением, отличаются лишь сами материальные носители, что не является нарушением исключительных прав истца, поскольку право на воспроизведение произведения в целом передано первому ответчику.

Не согласившись с решением и постановлением, истец обратился с кассационной жалобой, в которой просит судебные акты отменить, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, полагая, что выводы судов, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на неправильном применении норм материального права: ст.ст.431, 1236, 1252, 1270, 1285, 1301 ГК РФ и неправильном толковании условий лицензионного договора.

Заявитель указывает, что в силу требований ст.ст.1235, 1286 ГК РФ лицензионный договор в качестве существенного условия должен содержать конкретный перечень способов использования произведения, которыми наделяется лицензиат, при этом способы использования произведения, прямо не упомянутые в лицензионным договоре, считаются не переданными.

Заявитель считает, что судами не дана оценка п. 1.4 лицензионного договора заказа от 10.02.2010, содержащему прямую оговорку о нераспространении действия лицензии на электронную версию произведения, поскольку первому ответчику передается право на воспроизведение произведения исключительно печатным (типографским) способом.

В этой связи истец полагает, что положения п. 1.7 договора, на котором основаны выводы об отказе в иске, судам необходимо было толковать по правилам ст. 431 ГК РФ путем системного толкования с п. 1.4 договора и смыслом и духом договора в целом.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Проспект" и ООО "Литературное агентство Сергея Грачева" возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, на вопрос суда о причинах имеющегося, по мнению истца, запрета на воспроизведение ответчиком произведения в электронном в виде на CD-ROM, пояснил, что истец при заключении лицензионного договора имел намерение самостоятельно воспроизводить и распространять произведение в электронном виде на диске, либо передать соответствующее полномочие иным, чем первый ответчик, лицам.

Представители ООО "Литературное агентство Сергея Грачева", ООО "Проспект" возражали против удовлетворения жалобы, отметив, что положение п. 1.4 лицензионного договора заказа о не распространении его действия на электронную версию произведения следует толковать как ограничение на использование произведения в сети Интернет, но не в формате CD-ROM.

Представители остальных ответчиков, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, не явились, что с учетом ч. 3 ст. 284 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзывов на неё, выслушав явившихся представителей, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в оспариваемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения и постановления в связи со следующим.

Как установлено судами обеих инстанций, следует из материалов дела и не оспорено ответчиками, истец является обладателем исключительных имущественных авторских прав на произведение "Налоговый кодекс с постатейными материалами".

В материалы дела представлены доказательства создания указанного произведения в порядке служебного задания работниками истца с передачей последнему исключительных прав на него (том 4, л.д.69-134).

Спор по настоящему делу возник в связи с заключением и исполнением лицензионного договора заказа между истцом (лицензиаром) и ООО "Литературное агентство Сергея Грачева" (лицензиат).

Согласно условиям указанного договора истец создал произведение "Налоговый кодекс с постатейными материалами" на материальном носителе и передал первому ответчику материальный носитель произведения в собственность, а также исключительную лицензию на использование произведения сроком на 5 лет с даты подписания акта сдачи-приема произведения.

Судами установлено, что акт сдачи-приемки подписан 15.03.2010, произведение на материальном носителе передано лицензиату.

Настаивая на удовлетворении исковых требований, истец сослался на нарушение первым ответчиком условий лицензионного договора в части ограничения на воспроизведение произведения в электронном виде на компакт-диске.

Отказывая в удовлетворении иска, суды пришли к выводу, что первый ответчик не нарушал условий лицензионного договора от 10.02.2010, заключенного с истцом, и правомерно передал право на воспроизведение спорного произведения в электронном виде по сублицензионным договорам.

Суд кассационной инстанции не может признать указанный вывод судов соответствующим нормам материального права в связи со следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Исходя из п. 6 ст. 1235 ГК РФ предметом и условиями, названными законом существенными или необходимыми для лицензионного договора, т.е. существенными в силу закона, являются: 1) предмет договора, а именно, указание на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется по договору; 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности.

При этом в силу п.3 ст. 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз.2 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса).

Перечисленные нормы ГК РФ с учетом их разъяснений Высшим Арбитражным Судом РФ устанавливают положения о том, что, во-первых, способы использования произведения являются существенным условием лицензионного договора, во-вторых, выход лицензиата за пределы указанных способов использования произведения признается нарушением исключительных прав и влечет предусмотренную договором и законом ответственность.

В этой связи при рассмотрении споров, возникающих из лицензионных договоров, суду необходимо анализировать предмет договора с точки зрения установления его существенных условий в части определения способов использования произведения, которым наделяется лицензиат.

Примерный (открытый) перечень возможных способов использования произведений содержится в ст. 1270 ГК РФ.

В частности, к способам использования произведения отнесено:

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего сведения;

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Из указанной нормы ст.1270 ГК РФ следует, что запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, выделена в качестве самостоятельного (отдельного) способа использования - воспроизведения произведения.

Норма ст.1270 ГК РФ не была применена судами при толковании условий лицензионного договора заказа от 10.02.2010.

Поскольку запись произведения на электронном носителе является самостоятельным способом использования - воспроизведения произведения, вывод судов о том, что, получив право на воспроизведение произведения в печатном (типографском) виде, ответчик автоматически приобретает право и на воспроизведение произведения в электронном виде (на электронном носителе) не может быть признан обоснованным.

Следует также отметить, что нормы ГК РФ не содержат запрета для правообладателя ограничить способы использования произведения при заключении лицензионного договора, не обязывают лицензиата передавать по лицензионному договору права на использование произведения исключительно в полном объеме всеми возможными способами.

В данном случае объем передаваемых по лицензионному договору заказа от 10.02.2010 прав определен в п.1.4 договора, согласно которому лицензиату передаются следующие права:

- на воспроизведение и распространение произведения на русском языке типографским способом (издание);

- в печатном виде лицензиат имеет право воспроизвести до 40.000 экземпляров произведения;

- право распространять экземпляры (под экземпляром для целей Договора понимается текст произведения на материальном носителе) произведения или его части любым способом, не противоречащим законодательству РФ;

- право экспортировать и импортировать экземпляры произведения или его части в целях распространения;

- коммерческие права (использование отдельных частей произведения в качестве элементов рекламы) и права, не запрещенные законодательством РФ.

Кроме того, в данном пункте содержится отдельная оговорка о том, что действие лицензии не распространяется на электронную версию произведения.

Также в договоре имеется п. 1.7, согласно которому "право на распространение произведения или его части на территории Российской Федерации и за рубежом лицензиар передает лицензиату на весь срок реализации лицензиатом отпечатанных в течение срока действия настоящего договора тиражей произведения или его части, а также на весь срок реализации лицензиатом воспроизведенных в течение срока действия настоящего договора электронных копий произведения или его части".

Основываясь на том, что п. 1.7 содержит указание на право лицензиата на распространение электронных копий произведения, суды пришли к выводу о правомерности издания ответчиком приложения к печатному изданию произведения в формате CD-ROM и отказали в удовлетворении иска.

Между тем, осуществленное судами толкование условий лицензионного договора не может быть признано достаточно обоснованным, поскольку судами не были применены правила толкования условий договора, установленные ст. 431 ГК РФ.

Оценивая условия договора, суды основывались только на положениях п.1.7.

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части 1 настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Суды не учли, что п. 1.4 и п. 1.7 противоречат друг другу и содержат неясности в части определения способов использования произведения, которыми лицензиар наделил лицензиата.

При наличии подобных противоречий анализу подлежат условия п. 1.4 договора, включая положение о нераспространении лицензии на электронную версию произведения.

В данном случае, наличие противоречий между п.1.4, 1.7 (запрет воспроизведения произведения в электронном виде и право на распространение электронном версии) является препятствием для толкования условий договора только по общим правилам п. 1 ст. 431 ГК РФ.

В этой связи суд кассационной инстанции полагает возможным применить подлежащую применению норму материального права о правилах толкования договора (п. 2 ст.431 ГК РФ), согласно которой оценка условий договора, помимо буквального толкования содержащихся в нем слов и выражений, в случае наличия противоречий, производится также с учетом системного, логического и последовательного толкования его условий.

В пункте 1.7 договора имеется указание на передачу лицензиату права на распространение произведения, однако нигде в остальных положениях договора не имеется указаний на передачу ответчику права на воспроизведение произведения на электронном носителе.

Между тем, возможность правомерного распространения произведения в том или ином виде обусловлена легальным воспроизведением произведения в соответствующей форме.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции полагает, что вывод судов о том, что лицензионный договор не содержит ограничений по способам использования произведения и что первым ответчиком не были нарушены условия лицензионного договора заказа от 10.02.2010 в части использования произведения в электронном виде на CD-ROM, сделан при неправильном применении (толковании) норм ст.ст. 431, 1235, 1237, 1270 ГК РФ, что согласно ч.1 ст. 288 АПК РФ является основанием для отмены судебных актов.

Системное, логическое и последовательное толкование условий п.1.4, 1.7 лицензионного договора заказа от 10.02.2010, наряду с толкованием условий и духа договора в целом, позволяют суду кассационной инстанции сделать вывод о том, что в данном случае воля лицензиара была направлена на передачу права на воспроизведение произведения определенным способом - путем издания произведения в печатном (типографическом) виде.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не имеет процессуальной возможности принять новый судебный акт по делу, так как судами не проверялись обоснованность начисления истцом конкретного размера компенсации, наличие и степень вины каждого из соответчиков в нарушении прав истца, в связи с чем дело подлежит направлению на новое рассмотрение в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 287 АПК РФ.

При новом рассмотрении судам следует учесть изложенное, проверить обоснованность и размер заявленной ко взысканию компенсации применительно к каждому из ответчиков, в том числе с учетом норм п.п.3, 4 ст.1238 ГК РФ об ответственности по сублицензионным договорам.

Поскольку истцом выбран способ защиты в виде взыскания компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведения, судам при определении стоимости экземпляров произведения необходимо учесть, что в данном случае нарушение лицензионного договора касается только приложения к печатному произведению "Налоговый кодекс с постатейными материалами" в виде компакт-диска (CD-ROM).

По результатам исследования и оценки всех имеющихся в деле доказательств, суду необходимо будет принять новый судебный акт, отразив в нем мотивы, по которым суд согласится с доводами и возражениями лиц, участвующих в деле, а также представленными ими доказательствами, или отклонит их.

Руководствуясь ст. ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2012 по делу N А40-14437/12-19-129 отменить, дело передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.А. Петрова

Судьи

Л.В. Бусарова М.Д. Ядренцева